Bundespatentgericht, Beschluss vom 19.04.2021, Az. 26 W (pat) 578/18

Das Wortzeichen

[X.]

ist am 3. Dezember 2017 unter der Nummer 30 2017 237 116.8 zur Eintragung als Marke in das beim [X.] ([X.]) geführte Register angemeldet worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 4: Holzkohle für [X.]serpfeifen;

Klasse 34: [X.]erartikel; [X.]erwaren aus Edelmetall; [X.]erwaren, nicht aus Edelmetall; [X.]tabak; Tabak; Tabak und Tabakwaren, einschließlich Tabakersatzstoffe; Tabak zum Drehen von Zigaretten; Tabak, lose, zum selbst drehen und für die Pfeife; Tabakaufbewahrungsdosen; [X.]; [X.]; [X.]; Tabakersatzstoffe; Tabakerzeugnisse; Tabakpfeifen; Tabakpfeifen aus Edelmetall; Tabakpfeifen, nicht aus Edelmetall; Verdampfer zum Inhalieren für [X.]er; [X.]serpfeifen [orientalische]; [X.]serpfeifentabak;

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Artikel zur Verwendung mit Tabak; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Tabak; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Artikel zur Verwendung mit Tabak; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Tabak.

Mit Beschluss vom 19. September 2018 hat die Markenstelle für Klasse 34 des [X.] durch eine Beamtin des gehobenen Dienstes die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 [X.] sowie mangels Verkehrsdurchsetzung (§ 8 Abs. 3 [X.]) zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Weglassen von Vokalen, das sog. „[X.]“, sei ein beliebtes Wortspiel, das nicht nur Merkmal der [X.] sei, sondern sich zu einem beliebten Abkürzungstrend auch in der [X.] entwickelt habe. Daher seien die angesprochenen Verkehrskreise im Lesen von Wörtern ohne Vokale geübt, stellten das Anmeldezeichen mit „[X.]“ im Sinne von „wasserfrisch; frisch, belebend, erfrischend, rein/sauber wie [X.]ser“ gleich und verstünden es als beschreibenden Hinweis auf die Geschmacksrichtung der damit gekennzeichneten [X.]waren. Der Verkehr sei in der [X.]erbranche sowohl an eine Vielzahl von Geschmacksnoten als auch an ständig neue Aromakreationen sowie Wortneuschöpfungen und blumige Ausdrücke gewöhnt. Bei den [X.]erartikeln gebe das Anmeldezeichen deren [X.] an, nämlich dass diese sich zur Aufbewahrung von Tabak mit diesem Aroma eigneten. Bei den Handelsdienstleistungen weise es auf deren Spezialisierung auf diese Geschmacksrichtung hin. Ferner bestehe ein Freihaltebedürfnis, da auch die Konkurrenten der Anmelderin auf das Aroma und die Bestimmung ihrer Waren sowie die Ausrichtung ihrer Dienstleistungen hinweisen können müssten. Die Anmelderin habe eine Verkehrsdurchsetzung nur unzureichend dargelegt. Zum einen zeigten die Unterlagen das Anmeldezeichen stets in Kombination oder räumlicher Nähe zu dem als Dachmarke bezeichneten Wort „Dschinni“. Zum anderen seien ihre Angaben zu vage, auch wenn sich aus ihnen eine beachtliche Marktpräsenz in den elektronischen Medien ergebe. Es fehlten Angaben zur langjährigen Benutzung, zu konkreten Umsätzen, getätigten [X.] und zum potenziellen Feedback bei den Verbraucherkreisen.Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, nur in einfach gelagerten Fällen des sog. „[X.]s“ könnten die angesprochenen Verkehrskreise auf den dahinter stehenden Begriff schließen. „[X.]“ werde nicht automatisch mit „[X.]“ assoziiert, sondern es kämen noch andere Begriffe, wie z. B. „[X.] Frisch“ oder „[X.]“, in Betracht, so dass es sich um einen Fantasiebegriff handele und es mehrerer Gedankenschritte bedürfe, um zur Bedeutung „frisches [X.]ser“ zu gelangen. Die [X.] Wortfolge „[X.]“ finde sich in keinem [X.] Lexikon und sei mit „Süßwasser“ zu übersetzen. Aber selbst wenn das Anmeldezeichen schutzunfähig wäre, sei es verkehrsdurchgesetzt. Zur Feststellung der Verkehrsdurchsetzung werde die Durchführung einer Verbraucherbefragung angeregt.Nachdem mit gerichtlichem Schreiben vom 5. März 2021 unter Beifügung von [X.] (Anlage 1, [X.]. 19 – 24 GA) sowie unter Bezugnahme auf das im Verfahren 26 W (pat) 576/18 – [X.] erzielte [X.] darauf hingewiesen worden ist, dass das angemeldete Wortzeichen ganz überwiegend weder für schutzfähig noch für verkehrsdurchgesetzt erachtet werde, hat die Anmelderin das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wie folgt beschränkt:

Klasse 4: Holzkohle für [X.]serpfeifen.

   Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 34 des [X.] vom 19. September 2018 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die gemäß §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 [X.] statthafte Beschwerde ist zulässig und auf der Grundlage des im Beschwerdeverfahren beschränkten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses begründet.

Der Eintragung des angemeldeten Wortzeichens „[X.]“ als Marke stehen für die noch beanspruchte Ware der Klasse 4 keine Schutzhindernisse entgegen, insbesondere fehlt es dem Zeichen weder an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.], noch handelt es sich um eine freihaltebedürftige Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.].

1. a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet ([X.] GRUR 2015, 1198 [X.]. 59 f. – [X.]/[X.]]; [X.], 932 [X.]. 7 – #darferdas? I; GRUR 2018, 301 [X.]. 11 – [X.]; [X.], 934 [X.]. 9 – [X.]). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten ([X.] GRUR 2010, 228 [X.]. 33 – [X.]/[X.] [Vorsprung durch Technik]; [X.] – #darferdas? I; a. a. O. – [X.]). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden ([X.] – [X.]). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen ([X.] GRUR 2004, 428 [X.]. 53 – [X.]; [X.] [X.]. 15 – [X.]).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt ([X.] GRUR 2013, 1143 [X.]. 15 – [X.] werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist ([X.] GRUR 2006, 411 [X.]. 24 – [X.]/[X.]; [X.] GRUR 2014, 376 [X.]. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen ([X.] GRUR 2004, 674, [X.]. 86 – Postkantoor; [X.] [X.]. 8 – #darferdas? I; [X.], 270 [X.]. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der [X.] Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden ([X.] – #darferdas? I; a. a. [X.]. 12 – [X.]; GRUR 2014, 872 [X.]. 21 – [X.]). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt ohne weiteres erfasst und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für deren Herkunft sieht ([X.] – #darferdas? I; a. a. O. – [X.]). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann ([X.] GRUR 2004, 146 [X.]. 32 – [X.]; [X.] GRUR 2014, 569 [X.]. 18 – [X.]); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer [X.] entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der [X.] wegführt ([X.] [X.] 2007, 204 [X.]. 77 f. – [X.]; [X.] GRUR 2014, 1204 [X.]. 16 – DüsseldorfCongress).

b) Diesen Anforderungen hat das angemeldete Wortzeichen „[X.]” zum maßgeblichen Anmeldezeitpunkt am 3. Dezember 2017 genügt, weil es weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt für die noch verfahrensgegenständliche Ware „Holzkohle für [X.]serpfeifen“ der Klasse 4 aufgewiesen, noch einen engen beschreibenden Bezug zu ihr hergestellt hat.

aa) Von dem vorgenannten Produkt werden sowohl der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher als auch der [X.]erartikel- und [X.]serpfeifenfachhandel angesprochen.

bb) Das Anmeldezeichen setzt sich aus dem Wort „[X.]“ und der Konsonantenfolge „[X.]“ zusammen.

aaa) Die Konsonantenfolge „[X.]“ ist lexikalisch nicht nachweisbar. Gleichwohl ist erkennbar, dass sie durch das Weglassen eines Vokals entstanden ist. Dabei handelt es sich um das Phänomen des sogenannten „[X.]s“. Tests haben ergeben, dass das menschliche Gehirn nicht notwendigerweise Vokale für das Verständnis eines Textes bedarf. Die Sprachen des semitischen Sprachkreises wie u. a. [X.] und [X.] kommen völlig ohne Vokale aus (www.wikipedia.de Stichwort „Konsonantenschrift“, Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis im Verfahren 26 W (pat) 576/18 – [X.]). Dieser schriftsprachliche Abkürzungstrend hat sich, wie die Internetrecherchen der Markenstelle und des Senats gezeigt haben, bereits zum Anmeldezeitpunkt, dem 3. Dezember 2017, etabliert (vgl. [X.], „Leben ohne Vokale: [X.], [X.] cht kmplzrt!“, 2014; [X.], Ohne Vokale zur Marke, 18. Juni 2015, Anlagen 2 und 4 zum gerichtlichen Hinweis im Verfahren 26 W (pat) 576/18 – [X.]).

bbb) Insbesondere in der [X.] wird diese Art der Wortbildung bei der Kennzeichnung der Tabakprodukte benutzt, weil es aufgrund der [X.] (Richtlinie 2014/40/[X.] des [X.] und des Rates vom 3. April 2014 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/37/[X.]), die durch das Gesetz über Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse ([X.]) sowie die Verordnung über Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse ([X.]) umgesetzt worden ist, seit dem 20. Mai 2016 nicht mehr erlaubt ist, auf geschmackliche oder aromatische Eigenschaften von Tabakerzeugnissen, wie z. B. Früchte, Gewürze, Kräuter, Alkohol, Süßigkeiten, Menthol oder Vanille hinzuweisen (vgl. https://ec.europa.eu/germany/news/neue-tabak-regeln-gelten-allen-eu-ländern_de, Anlage 5 zum gerichtlichen Hinweis). Die Tabakindustrie hat darauf reagiert und verwendet entweder Zahlen oder Fantasienamen, wie [X.]“ für das Aroma „[X.]“ oder [X.]“ für den Geschmack „Traube“, oder sie lässt bestimmte Buchstaben weg, wie z. B. „[X.]“ für „[X.]“ (vgl. [X.], [X.] nur noch Zahlen statt Namen?, 7. April 2017; [X.], [X.] ist mit Nakhla los?, 13. März 2018; [X.] DELUXE BLOX, Gesetzesänderung zum Verkauf von Tabak, 13. September 2016; [X.], [X.] 2017; [X.], 9. Juli 2017, Anlagen 6 – 10 zum gerichtlichen Hinweis im Verfahren 26 W (pat) 576/18 – [X.]).

ccc) Das zum [X.]n Grundwortschatz gehörende Substantiv „water“ hat in seiner Bedeutung „[X.]ser“ [X.], Grund- und Aufbauwortschatz [X.], 2. Aufl. 1977, [X.]) weitgehend Eingang in den [X.] Sprachgebrauch gefunden (BPatG 30 W (pat) 22/14 – [X.]) und ist den angesprochenen Verkehrskreisen auch aufgrund der in den [X.] aufgenommenen Begriffe wie Tonicwater, [X.]bike, [X.]kant oder waterproof geläufig. Die Recherche des Senats hat zudem ergeben, dass „water“ in der [X.]serpfeifentabak- und [X.] den Begriff „water“ als Abkürzung von „water melon“ für die Geschmacksnote „[X.]sermelone“ benutzt (Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis).

ddd) Vor diesem Hintergrund hat zumindest der inländische [X.], dessen Verständnis für sich allein von ausschlaggebender Bedeutung sein kann ([X.] GRUR 2006, 411 [X.]. 24 – [X.]; [X.] GRUR 2004, 682 [X.]. 26 – [X.]), das Anmeldezeichen als Hinweis auf eine Geschmacksrichtung der Tabakprodukte erkannt.

(1) Er hat die Konsonantenfolge „[X.]“ weder buchstabiert noch im Zusammenhang ausgesprochen, sondern ihr gedanklich den Vokal „e“ hinzugefügt, um sie artikulieren zu können und weil andere Vokale keinen sinnvollen [X.] oder [X.]n Geschmacksbegriff ergeben.

(2) Der auf diese Weise ergänzte Begriff „Fresh“ entspricht dem [X.]n Adjektiv „fresh“, wird mit „frisch“ übersetzt ([X.] (pat) 153/01 – crisp’n fresh; BPatG 26 W (pat) 512/16 – [X.]), gehört ebenfalls zum [X.]n Grundwortschatz [X.], a. a. O., S. 48) und kommt dem [X.] Begriff sehr nahe, so dass es auch für den Durchschnittsverbraucher sofort verständlich ist. Das [X.] Wort „frisch“ bedeutet „(besonders von Lebensmitteln) nicht alt; unverbraucht; gesund; kühl“ (https://www.duden.de/rechtschreibung/frisch). In der Werbesprache wird es als positives Eigenschafts-, Qualitäts- und Wertversprechen eingesetzt (BPatG 26 W (pat) 512/16 – [X.]).

(3) Im Zusammenhang mit Tabakwaren weist „fresh“ auf den frischen Geschmack von Menthol oder Minze hin (s. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis).

cc) In der Gesamtheit hat der [X.] das angemeldete Wortzeichen „[X.]“ zum Anmeldezeitpunkt daher problemlos mit der [X.]n Wortfolge „[X.]“ gleichgesetzt und in Verbindung mit [X.]waren als die Geschmacksangabe „[X.]sermelone Menthol“, „[X.]sermelone Minze“ oder „frische [X.]sermelone“ aufgefasst.

dd) Für die allein noch beschwerdegegenständliche Ware „Holzkohle für [X.]serpfeifen“ der Klasse 4 ist das Anmeldezeichen im Sinne von „[X.]“ weder vor noch nach dem Anmeldetag als Geschmacksangabe in Betracht gekommen. Auf dem entsprechenden Markt konnten keine Holzkohleprodukte mit Geruchsstoffen ermittelt werden. Die angesprochenen Verkehrskreise erwarten von Holzkohle nicht, dass sie beim Brennen einen aromatisierten Geruch entwickelt. Im Gegenteil soll Holzkohle für [X.]serpfeifen möglichst geruchsarm sein, damit der [X.]serpfeifenraucher nur den Geschmack der ausgesuchten Tabake wahrnimmt und [X.] oder Asche der verwendeten Kohle. Als verkehrswesentliche Eigenschaften von „Holzkohle für [X.]serpfeifen“ stehen vor allem die lange Brenndauer, das Anzündverhalten, die [X.] und die [X.] im Vordergrund (vgl. https://shishatempel.de/die-unterschiedlichen-arten-der-shishakohle/; [X.]/; https://www.kaya-shisha.de/Kaufberatung-Kohle:_:240.html.).

2. Wegen der fehlenden Eignung des Anmeldezeichens zur unmittelbaren Beschreibung der beanspruchten Ware kann auch ein Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] nicht bejaht werden.

3. Das Anmeldezeichen stellt für die Ware „Holzkohle für [X.]serpfeifen“ der Klasse 4 auch keine ersichtlich täuschende Angabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 4 [X.] dar.

Nach der Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 4 [X.] sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen. Die Täuschungseignung muss dabei ersichtlich sein (§ 37 Abs. 3 [X.]). Diese Eignung ist hier zu verneinen.

Der normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher kennt entweder die Bedeutung des Anmeldezeichens „[X.]“ nicht oder er ist ebenso wie der [X.] über die neuen Kennzeichnungsgewohnheiten der [X.] zur Angabe der Geschmacksrichtung informiert und entnimmt dem Anmeldezeichen den Hinweis auf ein frisches Fruchtaroma. Dann weiß er aber genauso wie die Fachkreise, dass auf dem einschlägigen Markt keine aromatisierte Holzkohle angeboten wird, sondern „Holzkohle für [X.]serpfeifen“ geschmacksneutral sein soll, um den Geschmack der (aromatisierten) Tabake nicht zu beeinträchtigen. Ferner darf sie keinen unangenehmen Nebengeschmack nach [X.] oder Asche hervorrufen ([X.]/). Die Gefahr einer Irreführung ist daher ausgeschlossen.