Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 17.02.2004, Az. X ZB 9/03

BUNDESGERICHTSHOFBESCHLUSS[X.]vom17. Februar 2004in der [X.] die Gebrauchsmusteranmeldung 200 08 040.7Nachschlagewerk:ja[X.]Z:ja[X.]R: ja[X.][X.] § 2 Nr. 3Aus dem Fehlen eines beständigen körperlichen Substrats bei einer [X.] angemeldeten Erfindung folgt nicht notwendig, daß die Er-findung rechtlich als Verfahren im Sinn des § 2 Nr. 3 [X.] einzuordnen ist.Einen Schutzausschluß für einen solchen Gegenstand sehen die §§ 1, 2[X.] seit In[X.]treten des [X.] nicht vor.Einem auf eine [X.], die ein Programm zum Ablauf auf einem Rechnerdarstellt, gerichteten Schutzanspruch steht der Schutzausschluß des § 2 Nr. 3[X.] nicht entgegen.[X.], [X.]. v. 17. Februar 2004 - [X.] - [X.] -Der X. Zivilsenat des [X.] hat durch den [X.] [X.], [X.], die Richterin [X.] und [X.] [X.] und [X.] 17. Februar 2004beschlossen:Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der [X.]uß des5. [X.]s (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespa-tentgerichts vom 21. März 2003 aufgehoben.Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung andas Patentgericht zurückverwiesen.Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird [X.] Gründe:Die Anmelderin stellte am 4. Mai 2000 Antrag auf Eintragung des [X.] mit der Bezeichnung "Systeme, [X.]e und [X.] zur variablen Tarifierung von Inter-netgebühren in Abhängigkeit von gewählten [X.]angeboten". Die [X.] 3 -dung umfaßte 37 Seiten Beschreibung sowie 28 [X.]; die unab-hängigen [X.] 1, 2, 11, 12, 21 und 22 lauteten wie folgt:" 1.System zur variablen Tarifierung von [X.]gebühren in [X.] von gewählten [X.]angeboten, umfassend [X.] einen [X.] und ein Tarifierungsserversy-stem, wobei der [X.] mit einem [X.] ausgerüstet ist, welches vom [X.] auszusen-dende Anfragen nach [X.]angeboten auf [X.]überwacht und im Fall von [X.] eine bisher beste-hende [X.] des [X.]s zu einem [X.] zum [X.] trennt und eine neue [X.] zum [X.] aufbaut, wenn die Wähl-verbindung nicht bereits zum [X.] [X.] hat, wonach die Anfrage von dem Tarifierungsserver-system zu dem das gewählte [X.]angebot bereitstellenden[X.] gelangt, wobei das [X.] eingerichtet ist, daß es tarifrelevante Daten der [X.], und wobei der [X.] und das Tarifie-rungsserversystem so eingerichtet sind, daß eine Tarifände-rung ohne Trennung der bestehenden [X.] auf-grund der Protokollierung der tarifrelevanten Daten ermöglichtist. [X.] zur variablen Tarifierung von [X.]gebühren in [X.] von gewählten [X.]angeboten, umfassend [X.] einen [X.] und ein Tarifierungsserversy-stem, wobei der [X.] mit einem [X.] ausgerüstet ist, welches vom [X.] auszusen-dende Anfragen nach [X.]angeboten auf [X.]überwacht und im Fall von [X.] über das [X.] eineUmleitung der Anfrage über das [X.]veranlaßt, wobei das [X.] so eingerichtetist, daß die Anfrage von ihm zu dem das gewählte [X.]an-gebot bereitstellenden [X.] gelangt, wobei das Tari-fierungsserversystem tarifrelevante Daten der Anfrage [X.]. 11.Computerprogramm-Produkt zum Ablauf mit einem [X.]-Browser auf einem [X.] als Teil eines Systems zur- 4 -variablen Tarifierung von [X.]gebühren in [X.] gewählten [X.]angebot, wobei das [X.] ein Tarifierungshilfsprogramm umfaßt, wel-ches vom [X.] auszusendende Anfragen nach [X.] auf [X.] überwacht, und im Fall von[X.] eine zum [X.] bestehende [X.]des [X.]s trennt und eine neue [X.] zueinem [X.] des Systems zur variablenTarifierung aufbaut, wenn die [X.] nicht bereits zudem [X.] bestanden hat, wobei das Tari-fierungshilfsprogramm die zum [X.] [X.] nicht trennt, wenn eine Anfrage nacheinem anderen [X.]angebot mit einem anderen Tarif aus-zusenden ist, soweit der Benutzer nicht ausdrücklich einenBefehl für eine derartige Trennung gibt. 12.Computerprogramm-Produkt zum Ablauf mit einem [X.]-Browser auf einem [X.] als Teil eines Systems zurvariablen Tarifierung von [X.]gebühren in [X.] gewählten [X.]angebot, wobei das [X.] ein Tarifierungshilfsprogramm umfaßt, wel-ches vom [X.] auszusendende Anfragen nach [X.] auf [X.] überwacht, und im Fall von[X.] über das [X.] eine Umleitung der Anfrageüber ein [X.] veranlaßt. 21.[X.] zur variablen Tarifierung von Inter-netgebühren in Abhängigkeit von gewählten [X.]angebo-ten, die von einem [X.] gewählt werden, umfassendeinen [X.] und einer Einrichtung für ei-nen Zugang einer [X.] vom [X.], [X.] so eingerichtet ist, daß es [X.] nach [X.]angeboten diese an den [X.] weiterleitet und auf [X.] überprüft undtarifrelevante Daten der Anfragen protokolliert, ohne daß [X.] [X.] übermittelt bekommt, wobei ein Tarif-wechsel innerhalb eines [X.]angebots oder aufgrund einesWechsels zu einem anderen [X.]angebot unter [X.] der bestehenden [X.] möglich ist.- 5 - 22.[X.] zur variablen Tarifierung von Inter-netgebühren in Abhängigkeit von gewählten [X.]angebo-ten, welches so eingerichtet ist, daß es aus dem [X.] an esgerichtete Anfragen nach [X.]angeboten jeweils an denbetreffenden [X.] weiterleitet und auf [X.]überprüft und tarifrelevante Daten der Anfragen protokolliert,ohne daß das [X.] anfragebezogene Ta-rifierungsdaten vom [X.] übermittelt [X.] der auf die genannten [X.] rückbezogenen weite-ren [X.] 2 bis 10, 13 bis 20 und 23 bis 28 wird auf die Anmelde-unterlagen verwiesen.Nach Beanstandung der Anmeldung durch die [X.] die Anmelderin 28 [X.] gemäß Hilfsantrag eingereicht, in [X.] in den [X.]n 1 bis 4 und 9 jeweils das Wort "[X.]"durch das Wort "[X.]" ersetzt wurde, wobei die [X.] und 12 wie folgt formuliert waren:"11.[X.] mit einem mit einem [X.]-Browser undeinem Tarifierungshilfsprogramm als Teil eines Systems zurvariablen Tarifierung von [X.]gebühren in [X.] gewählten [X.]angebot, wobei das [X.] vom [X.] auszusendende Anfra-gen nach [X.]angeboten auf [X.] überwacht, undim Fall von [X.] eine zum [X.] bestehende Wähl-verbindung des [X.]s trennt und eine neue Wähl-verbindung zu einem [X.] des [X.] variablen Tarifierung aufbaut, wenn die [X.]nicht bereits zu dem [X.] bestanden hat,wobei das Tarifierungshilfsprogramm die zum Tarifierungsser-versystem aufgebaute [X.] nicht trennt, wenn eineAnfrage nach einem anderen [X.]angebot mit einem ande-ren Tarif auszusenden ist, soweit der Benutzer nicht aus-drücklich einen Befehl für eine derartige Trennung [X.] - 12.[X.] mit einem [X.]-Browser und einem Tari-fierungshilfsprogramm als Teil eines Systems zur variablenTarifierung von [X.]gebühren in Abhängigkeit vom ge-wählten [X.]angebot, wobei das Tarifierungshilfsprogrammvom [X.] auszusendende Anfragen nach [X.] auf [X.] überwacht, und im Fall von[X.] über das [X.] eine Umleitung der Anfrageüber ein [X.] veranlaßt."Die nachgeordneten [X.] 13 bis 20 wurden entsprechendangepaßt. In Patentanspruch 21 wurde ebenfalls das Wort "[X.]"durch "[X.]" ersetzt.Die Gebrauchsmusterstelle des [X.] hatdie Anmeldung zurückgewiesen, und zwar nach Hauptantrag, weil die Anmel-dung teilweise auf den Schutz von Gegenständen gerichtet sei, die dem Ge-brauchsmusterschutz nicht zugänglich seien. Bei den in den [X.] bis 10 definierten Systemen handle es sich um dem Schutzausschlie-ßungsgrund des § 2 Nr. 3 [X.] unterfallende Verfahren. Durch die [X.] des Begriffs "[X.]" durch "[X.]" nach [X.] die Verfahrensmerkmale nicht beseitigt worden.Gegen den [X.]uß der Gebrauchsmusterstelle hat die [X.] eingelegt, mit der sie den Eintragungsantrag in geänderter [X.] hat. Sie hat im Beschwerdeverfahren die unabhängigen Schutz-ansprüche nach dem Hauptantrag wie folgt formuliert:" [X.] zur variablen Tarifierung von [X.]gebührenin Abhängigkeit von gewählten [X.]angeboten, umfassendwenigstens einen [X.] und einen Tarifierungsser-verrechner, wobei der [X.] mit einem Tarifie-rungshilfsprogramm so programmiert ist, daß er vom [X.] -zerrechner auszusendende Anfragen nach [X.]angebotenauf [X.] überwacht und im Fall von [X.] einebisher bestehende [X.] des [X.]s zueinem Zugangsserver zum [X.] trennt und eine neue[X.] zum [X.] aufbaut, wenndie [X.] nicht bereits zum Tarifierungsserverrech-ner bestanden hat, wobei der [X.] ist, daß er tarifrelevante Daten der Anfrage [X.] und die Anfrage zu dem das gewählte [X.]angebotbereitstellenden [X.] weiterleitet, und wobei der[X.] und der [X.] so einge-richtet sind, daß eine Tarifänderung ohne Trennung der be-stehenden [X.] aufgrund der Protokollierung dertarifrelevanten Daten ermöglicht ist. [X.] zur variablen Tarifierung von [X.]gebührenin Abhängigkeit von gewählten [X.]angeboten, umfassendwenigstens einen [X.] und einen Tarifierungsser-verrechner, wobei der [X.] mit einem Tarifie-rungshilfsprogramm so programmiert ist, daß er vom [X.] auszusendende Anfragen nach [X.]angebotenauf [X.] überwacht und im Fall von [X.] überdas [X.] eine Umleitung der Anfrage über den Tarifie-rungsserverrechner veranlaßt, wobei der Tarifierungsserver-rechner so eingerichtet ist, daß er die Anfrage zu dem dasgewählte [X.]angebot bereitstellenden [X.]weiterleitet, wobei der [X.] tarifrelevanteDaten der Anfrage protokolliert. 11.Datenträger mit darauf gespeicherten Daten oder für [X.] über das [X.] geeignete, Daten repräsentie-rende [X.], wobei die Daten ein [X.] zum Ablauf mit einem [X.]-Browser auf einem [X.] als Teil einer Rechneranlage zur variablen Tari-fierung von [X.]gebühren in Abhängigkeit vom gewählten[X.]angebot darstellen, wobei das [X.] so ausgebildet ist, daß es beim Ablauf auf dem [X.] von diesem auszusendende Anfragen nach [X.] auf [X.] überwacht, und im Fall von[X.] eine zum [X.] bestehende [X.]des [X.]s trennt und eine neue [X.]- 8 -zu einem [X.] der Rechneranlage zurvariablen Tarifierung aufbaut, wenn die [X.] nichtbereits zu dem [X.] bestanden hat, wo-bei das Tarifierungshilfsprogramm die zum Tarifierungsserver-rechner aufgebaute [X.] nicht trennt, wenn eineAnfrage nach einem anderen [X.]angebot mit einem ande-ren Tarif auszusenden ist, soweit der Benutzer nicht aus-drücklich einen Befehl für eine derartige Trennung gibt. [X.] mit darauf gespeicherten Daten oder für [X.] über das [X.] geeignete, Daten repräsentie-rende [X.], wobei die Daten ein [X.] zum Ablauf mit einem [X.]-Browser auf einem [X.] als Teil einer Rechneranlage zur variablen Tari-fierung von [X.]gebühren in Abhängigkeit vom gewählten[X.]angebot darstellen, wobei das [X.] so ausgebildet ist, daß es beim Ablauf auf dem [X.] von diesem auszusendende Anfragen nach [X.] auf [X.] überwacht, und im Fall von[X.] über das [X.] eine Umleitung der Anfrageüber einen [X.] veranlaßt. 21.[X.] zur variablen Tarifierung von Inter-netgebühren in Abhängigkeit von, von einem über eine Wähl-verbindung gekoppelten [X.] gewählten [X.]-angeboten, wobei der [X.] so einge-richtet ist, daß er bei Anfragen nach [X.]angeboten [X.] den betreffenden [X.] weiterleitet und auf [X.] überprüft und tarifrelevante Daten der Anfragen [X.], ohne daß der [X.] anfragebe-zogene Tarifierungsdaten vom [X.] übermittelt [X.]. 22.[X.] zur variablen Tarifierung von Inter-netgebühren in Abhängigkeit von gewählten [X.]angebo-ten, welcher so eingerichtet ist, daß er aus dem [X.] an ihngerichtete Anfragen nach [X.]angeboten jeweils an denbetreffenden [X.] weiterleitet und auf [X.]überprüft und tarifrelevante Daten der Anfragen protokolliert,ohne daß der [X.] anfragebezogene Ta-rifierungsdaten vom [X.] übermittelt bekommt."- 9 -Wegen der auf die vorstehend wiedergegebenen [X.]rückbezogenen weiteren [X.] wird auf die Gründe des angefoch-tenen [X.]usses verwiesen.Die [X.] 11 bis 20 nach dem ersten Hilfsantrag unterschei-den sich von denen nach dem Hauptantrag dadurch, daß sie nicht (auch) [X.] gerichtet sind.Die Anmelderin hat beantragt, unter Aufhebung des angefochtenen [X.] die Erfindung mit den [X.]n 1 bis 29 nach [X.] mit der Beschreibung vom 21. Juni 2002 und den Zeichnungen vom16. Dezember 2002, hilfsweise mit den [X.]n und den [X.] nach Hilfsantrag 1, weiter hilfsweise mit den Unterlagen nach [X.] 2 bis 5 einzutragen. Die Beschwerde hatte insoweit Erfolg, alsdas Beschwerdegericht unter Zurückweisung der weitergehenden [X.] Beschwerde die Eintragung des Gebrauchsmusters mit den [X.] ersten [X.] angeordnet hat. Mit der zugelassenen Rechtsbe-schwerde verfolgt die Anmelderin den Antrag, den angefochtenen [X.]ußaufzuheben und die Sache an das Beschwerdegericht zurückzuverweisen.[X.] Die [X.] Zulassung statthafte und auch sonst zulässige Rechtsbe-schwerde führt zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur [X.] an das Patentgericht (§ 18 Abs. 4 [X.] [X.] 108 Abs. 1 [X.] Das Beschwerdegericht hat ausgeführt, zwar beträfen die [X.] bis 10 nach dem Hauptantrag Erzeugnisse und keine Verfahren, je-- 10 -doch hätten die [X.] 11 bis 20 Verfahrenscharakter, soweit sie [X.] gerichtet seien. In diesem Umfang beziehe sich der [X.] auf nach § 2 Nr. 3 [X.] vom Gebrauchsmusterschutz ausge-schlossene Gegenstände. Eine teilweise Eintragung unter Zurückweisung derAnmeldung im Umfang der nicht eintragungsfähigen [X.] scheideaus, weil der Eintragung keine vom Eintragungsantrag abweichenden Unterla-gen zugrunde gelegt werden dürften. Die in den [X.]n 11 bis 20alternativ beanspruchte [X.] müsse als Verfahren angesehen werden.2. [X.] macht demgegenüber geltend, bei dem aufdem Datenträger gespeicherten Programm und bei dem von der [X.]repräsentierten Programm handle es sich um ein und dasselbe technischeProgramm, das lediglich zum Zweck seines Transports in einem unterschiedli-chen Transportgewand in Erscheinung trete. Eine unterschiedliche Behandlungder beiden Transportausformungen sei aus Rechtsgründen nicht gerechtfertigt,weil sie nicht die der Anmeldung zugrundeliegende technische Lehre, sonderneine Nebensächlichkeit in das Zentrum der Betrachtung stelle. Die [X.] setze nicht voraus, daß ein Schutzgegenstanddauerhaft existiere. Ein Programm sei kein Verfahren, sondern ein sich [X.] in einer Daten- oder [X.] verkörperndes Erzeugniszum Einrichten eines Universalrechners. Das Beschwerdegericht verstehe [X.] in § 2 Nr. 3 [X.] offenbar dahin, daß nur körperlich[X.] Erzeugnisse eintragbar seien. Eine solche Auslegung der maßgebli-chen Bestimmung widerspreche deren Sinn und Zweck, der darin bestehe,durch das frühere [X.] vom Gebrauchsmusterschutz ausge-schlossene Gegenstände dem Schutz zuzuführen, ohne aber hinsichtlich [X.] von Verfahren mit dem Patent gleichzuziehen. Der [X.] sei als Ausnahmeregelung eng auszulegen. Somit seien auch- 11 -nicht [X.], sich aber in technisch-physikalischen Erscheinungsformen [X.], Energie, Impulse, Polarisierung verkörpernde Gegenstände dem Ge-brauchsmusterschutz zugänglich, soweit es sich nicht um Verfahren handle.Soweit das Beschwerdegericht den durch die [X.] definierten Gegen-stand - irrtümlich - dahin verstanden habe, daß er sowohl vorrichtungs- alsauch verfahrensmäßige Ausformungen zulasse, stelle dies keinen hinreichen-den Grund dar, einen solchen Gegenstand mit Doppelcharakter bereits von derEintragung als Gebrauchsmuster auszuschließen.3. Bei dem Gegenstand, für den mit Schutzanspruch 11 in seiner zwei-ten Alternative Schutz begehrt wird, handelt es sich um eine [X.], die fürdie Übersendung über das [X.] geeignet ist und Daten repräsentiert, wobeidiese Daten ein in bestimmter Weise ausgebildetes Tarifierungshilfsprogrammdarstellen, das auf einem [X.] als Teil einer Rechneranlage miteinem [X.]-Browser ablaufen soll und zur variablen Tarifierung von Inter-netgebühren in Abhängigkeit vom gewählten [X.]angebot dient. Eine solche(elektromagnetische) [X.] kann, worauf die Rechtsbeschwerde [X.] hinweist, ein und dasselbe Programm wie die auf einem Datenträgergespeicherte Datenfolge der ersten Anspruchsalternative enthalten, es stellt indiesem Sinn nur eine andere "Verpackung" desselben Programminhalts dar.Unter der Geltung der Rechtslage vor In[X.]treten des [X.], durch das die geltende Regelung eingeführt worden ist, waren derartige[X.]n durch das "[X.]" (vgl. [X.], GRUR 1990, 10,11 ff.) vom Gebrauchsmusterschutz ausgenommen. Dieses Erfordernis istdurch die erst im Lauf der parlamentarischen Beratungen in das [X.] eingestellten neuformulierten §§ 1 und 2 [X.] als Voraussetzungder Gebrauchsmusterfähigkeit abgeschafft worden. Im Bericht der [X.] und [X.] (BT-Drucks. 11/5744, [X.] ff. = [X.] 1990, 195, 197)- 12 -ist hierzu in Übereinstimmung mit einem Vorschlag des [X.] vom Juni 1989 ausgeführt, es sei kein rechtspolitischer Grund mehr er-sichtlich, das das Patent ergänzende Schutzrecht Gebrauchsmuster auf ge-genständlich konkretisierte Erfindungen zu beschränken. Die Öffnung des [X.] solle allerdings dort ihre Grenze haben, wo das unge-prüfte Schutzrecht Gebrauchsmuster die Rechtssicherheit erheblich gefährdenwürde. Diese Grenze ist nach Auffassung des Berichts bei den [X.] überschritten. Tatsächlich müßten eingetragene ungeprüfte "Verfah-rensgebrauchsmuster", die wegen des Fehlens von Zeichnungen oder vonDarstellungen chemischer Formeln von [X.] in keiner Weise auch nur eini-germaßen zuverlässig auf ihre Schutzfähigkeit und ihren Schutzumfang geprüftwerden könnten, zu einer erheblichen Marktbeunruhigung führen. In [X.] hat der [X.] auf das [X.] "weitgehend" ver-zichtet; der Verzicht bedeute, daß alle technischen Erfindungen, also z.B. [X.], als Gebrauchsmuster geschützt werden könnten, wobei [X.] ausgeschlossen bleiben sollten, da sie sich mangelskonkreter Darstellbarkeit für ein ungeprüftes Schutzrecht nicht eigneten ([X.]). Auch vor dem Hintergrund dieser Begründung trifft die [X.] in § 2 Nr. 3 [X.] keine Bestimmung dahin, daß nur Erzeugnisse miteinem beständigen körperlichen Substrat gebrauchsmusterfähig seien, sie [X.] damit ihrem Wortlaut nach vielmehr umgekehrt (nur) an, [X.] als Gebrauchsmuster nicht geschützt werden. Diese vom [X.] bewußt und eindeutig getroffene Entscheidung ist von der Rechtsprechunghinzunehmen. Sie verstößt - entgegen einer gelegentlich in der Literatur ver-tretenen Auffassung [X.], GRUR 2001, 948; hiergegen Busse, [X.], 6. Aufl.[X.]. 6 zu § 2 [X.]) - schon wegen der verbleibenden Möglichkeit [X.] von Verfahrenserfindungen auch nicht gegen [X.] 13 -Die der Gebrauchsmusteranmeldung, soweit diese im Streit steht,zugrundeliegende [X.] stellt kein Verfahren im Sinn der Ausschlußbe-stimmung des § 2 Nr. 3 [X.] dar. Dabei ist schon mangels für ein abwei-chendes Ergebnis sprechender Anhaltspunkte und insbesondere in Anbetrachtder Formulierungen in § 9 [X.] einerseits und in § 11 Abs. 1 [X.] ande-rerseits davon auszugehen, daß der in § 2 Nr. 3 [X.] verwendete Verfah-rensbegriff der herkömmlichen Verfahrensdefinition bei den [X.] entspricht und insbesondereArbeitsverfahren und Herstellungsverfahren einschließt.Ein Verfahren in diesem Sinn stellt eine für die Übersendung über das[X.] geeignete, Daten repräsentierende [X.] nicht dar. Die [X.] in diesem Zusammenhang angesprochene [X.] von den Daten dargestellten Programms durch den Rechner erfolgt zumin-dest in ähnlicher Weise auch bei der auf einem Datenträger gespeichertenDatenfolge und verleiht dieser keinen Verfahrenscharakter. Entsprechendes [X.] die für die Übersendung über das [X.] geeignete Datenfolge, der einbeständiges körperliches Substrat fehlt, ohne daß sie deshalb als Verfahreneinzustufen wäre. Einen Schutzausschluß für solche Gegenstände sehen [X.] 1, 2 [X.] seit In[X.]treten des [X.] nicht vor.Das [X.] wird deshalb die Zurückweisung von Anmel-dung und Beschwerde nach dem Hauptantrag der Anmelderin nicht weiterhinauf den Schutzausschluß nach § 2 Nr. 3 [X.] stützen können. Es wird [X.] zu prüfen haben, ob mit den in Streit stehenden [X.]n einProgramm für Datenverarbeitungsanlagen als solches beansprucht wird (vgl.[X.]Z 149, 68 - Suche fehlerhafter Zeichenketten).- 14 -I[X.] Eine Kostenentscheidung ist nicht veranlaßt, weil sich die [X.] unmittelbar aus dem Gesetz ergibt (vgl. Busse, [X.], 6. Aufl. [X.]. 8 zu§ 109 [X.] m.w.N.). Eine mündliche Verhandlung hat der [X.] nicht als er-forderlich angesehen (§ 18 Abs. 4 [X.] i.V.m. § 107 Abs. 1 [X.]).Melullis[X.][X.]Meier-BeckAsendorf