Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 18.01.2001, Az. I ZR 187/98

[X.] DES VOLKESURTEIL[X.]Verkündet am:17. Mai 2001Führinger[X.]ustizangestellteals Urkundsbeamtinder Geschäftsstellein dem [X.]:ja[X.]Z:[X.]: ja[X.][X.] §§ 26, 42, 43, 44, 49 Abs. 1 und Abs. 3, § 51 Abs. 1, § 55 Abs. [X.], 153, 161 Abs. 2a)Auch nach Inkrafttreten des [X.]es setzt die Entscheidung überdie auf zeichenrechtliche Gründe gestützte [X.](§ 44 [X.]) voraus, daß das [X.] zuvor [X.] (§ 42 [X.]) die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1Nr. 1 oder 2 [X.] bejaht hat. Eine [X.] vor [X.] ist jedoch zulässig, wenn es auf [X.] der genannten [X.]utzhindernisse nicht ankommt, weil dieses zwi-schen den Parteien außer Streit steht oder die [X.]- 2 -bei Unterstellung der Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 [X.]aufgrund bestehender Löschungsreife der älteren Marke wegen Nichtbenut-zung Erfolg haben kann.b)Bei der [X.] (§ 44 [X.]) steht dem [X.] auf Eintragung gegen den Inhaber des [X.] zu,wenn der Kläger die Löschung des [X.] wegen Nichtbe-nutzung beantragen könnte oder wenn für sein Zeichen ein Recht auf Koexi-stenz neben der Widerspruchsmarke besteht.c)Die Prüfung des Verfalls wegen mangelnder Benutzung darf nicht auf [X.] der Löschungsreife des älteren Zeichens vor der [X.] derangemeldeten Marke beschränkt werden. Es reicht aus, wenn der [X.]raumder fünfjährigen Nichtbenutzung nach § 49 Abs. 1 Satz 1, § 26 [X.]nach Klageerhebung und vor der letzten mündlichen Verhandlung endet.d)Die Einschränkung eines im [X.] eingetragenen Oberbegriffskann auch unter der Geltung des [X.]es vorzunehmen sein, wenndie Marke nur für einen Teil der Waren benutzt wird, die unter den [X.] fallen (§ 49 Abs. 3 [X.]).e)Zu den Voraussetzungen und zum Umfang einer Einschränkung eines wei-ten Oberbegriffs im [X.].[X.], [X.]. v. 17. Mai 2001 - [X.] - [X.] Göttingen- 3 -Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche [X.] vom 18. [X.]anuar 2001 durch [X.] und [X.] v. Ungern-Sternberg, [X.], [X.] undDr. [X.] Recht erkannt:Auf die Revisionen der Klägerin zu 2 und der [X.] zu 3 wirdunter Zurückweisung der weitergehenden Revision der [X.] das [X.]eil des 13. Zivilsenats des [X.] 20. Mai 1998 hinsichtlich der Kostenentscheidung, soweitnicht die Erstattung der außergerichtlichen Kosten der [X.] und 2 durch die Klägerinnen zu 1 und 2 angeordnet ist, undinsoweit aufgehoben, als die Klage im Umfang des im Berufungs-verfahren gestellten Antrags zu [X.] 4. und die Widerklage abgewie-sen worden sind und als die Klägerin zu 2 auf den [X.]) zur Einwilligung in die teilweise Löschung der [X.]. 453 811 und auf den [X.] zu b) zur [X.] worden ist.Die Berufung der Klägerin zu 2 gegen das [X.]eil der [X.] [X.] des [X.] vom 16. [X.]anuar 1990wird zurückgewiesen, soweit sie sich gegen die Verurteilung [X.] in die Löschung der für sie beim [X.] 051 762 "[X.]" undNr. 1 055 530 "[X.]" [X.] -Im übrigen Umfang der Aufhebung (Klageantrag zu [X.] 4. und [X.] zu a), bezogen auf die Marke Nr. 453 811, sowie[X.] zu b)) wird die Sache zur anderweiten Verhand-lung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an [X.] zurückverwiesen.Von Rechts wegen- 5 -Tatbestand:Die Klägerin zu 1, die [X.]. S. Optische Werke AG, war Inhaberin [X.]"Chemische, geodätische, nautische, [X.] und [X.], -Instrumente und -Geräte, [X.]. Photogra-phische Erzeugnisse"seit 1933 eingetragenen [X.] Nr. 453 811 "[X.]". Über ihr Vermö-gen wurde im August 1982 das Konkursverfahren eröffnet.Die im November 1982 gegründete Klägerin zu 2, die u.a. elektrotechni-sche, elektronische und optische Geräte herstellt und vertreibt, erwarb [X.] wesentliche Teile des Betriebsvermögens einschließlich [X.] der Klägerin zu 1.Die Klägerin zu 2 ist weiter Inhaberin der Marken Nr. 1 051 762 "[X.]"(eingetragen am 1. August 1983) und Nr. 1 055 530 "[X.]" (eingetragen am2. November 1983). Die Marke Nr. 453 811 "[X.]" ist am 16. [X.]anuar 1984 [X.] als Inhaberin umgeschrieben worden.Am 14. März 1989 meldete sie die Marke "[X.]" ([X.] 35166/9 [X.]) beim[X.] für eine Vielzahl von Waren an, u.a. "Physikalische, op-to-elektronische (optronische), optische, fotografische und kinematografischeApparate, Instrumente und Geräte sowie Teile sämtlicher vorgenannten [X.] -ren; Zubehör für optische, fotografische und kinematografische Apparate, Ge-räte und [X.] Beklagte zu 1, die [X.]-Optische Werke GmbH, war eine Tochter-gesellschaft der Klägerin zu 1. Über das Vermögen der [X.] zu 1 wurdeim Oktober 1982 das Konkursverfahren eröffnet. Der Konkursverwalter über-trug im November 1982 der [X.] zu 3 die für "Optische und fotografischeApparate und Geräte und deren Teile, insbesondere fotografische und kine-matografische Objektive, Projektions- und Vergrößerungsobjektive" eingetra-genen Marken Nr. 654 780 "[X.]-Göttingen" (angemeldet am 20. [X.]uni 1953und eingetragen am 11. März 1954) und Nr. 722 114 "[X.]" (angemeldet [X.] [X.]anuar 1958 und eingetragen am 13. Februar 1959).Am 29. September 1984 meldete die Beklagte zu 3 u.a. für "Optische,fotografische und kinematografische Apparate und Geräte soweit in [X.]" die Marke [X.] "[X.]" an. Aufgrund dieser [X.] und ihrer Marken Nr. 654 780 "[X.]-Göttingen" und Nr. 722 114 "[X.]"erhob die Beklagte zu 3 Widerspruch gegen die Anmeldung der Marke "[X.]"([X.] 35166/9 [X.]) durch die Klägerin zu 2.Die Klägerinnen haben gegen die Beklagte zu 3 u.a. Ansprüche [X.] der Verwendung verschiedener Warenzeichen, Einwilligung indie Löschung der Firma [X.]-Optic GmbH, Rücknahme von [X.], Übertragung von Marken und [X.] geltend gemacht und die Feststellung der Verpflichtung der [X.] zu 3 zum [X.]adensersatz beantragt.Die Beklagte zu 3 hat gegen die Klägerin zu 2 Widerklage [X.] 7 -Das Berufungsgericht hat durch rechtskräftiges Teilurteil vom 18. [X.]uli1991 über einen Teil der wechselseitig geltend gemachten Ansprüche erkannt.Die Klägerin zu 2 hat im Anschluß an das Teilurteil - soweit für die Revi-sionsentscheidung noch von Bedeutung - beantragt,die Beklagte zu 3 zu verurteilen,[X.] 4.die aufgrund der Warenzeichen bzw. der [X.]) Nr. 654 780 "[X.]-Göttingen"b) Nr. 722 114 "[X.]"c) Nr. [X.] "[X.]"erhobenen Widersprüche gegen die Warenzeichenanmeldung[X.] 35166/9 [X.] "[X.]"der Klägerin zu 2 durch schriftliche Erklärung gegenüber [X.] Patentamt zurückzunehmen.Die Beklagte zu 3 ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht,sie habe ihre Marken Nr. 654 780 "[X.]-Göttingen", Nr. 722 114 "[X.]" und[X.] "[X.]", die gegenüber dem von der Klägerin zu 2 angemeldetenZeichen "[X.]" ([X.] 35166/9 [X.]) prioritätsälter seien, rechtserhaltend [X.] 8 -Das Warenzeichen Nr. 453 811 "[X.]" der Klägerin zu 2 sei dagegen [X.], weil es länger als fünf [X.]ahre nicht benutzt worden sei. Zentrier-prüfgeräte und [X.], auf deren rechtserhaltende Benutzung sichdie Klägerin zu 2 berufe, seien optische Geräte, die vom [X.] derMarke Nr. 453 811 nicht umfaßt würden. Die von der Klägerin zu 2 angemel-deten Marken Nr. 1 051 762 "[X.]" und Nr. 1 055 530 "[X.]" seien gegenüberden Marken "[X.]-Göttingen" und "[X.]" prioritätsjünger.Die Beklagte zu 3 hat widerklagend beantragt,die Klägerin zu 2 zu verurteilen,a)in die Löschung der für sie beim [X.] eingetra-genen Warenzeichen Nr. 1 051 762 "[X.]" sowie Nr. 1 055 530"[X.]" sowie Nr. 453 811 "[X.]" in vollem Umfang einzuwilligen,b)es zu unterlassen, die Bezeichnung "[X.]" und/oder damit [X.] gebildete Bezeichnungen im Geschäftsverkehr zuverwenden.Das [X.] hat die Klägerin zu 2 auf die Widerklage zur Einwilli-gung in die Löschung und zur Unterlassung verurteilt, hiervon jedoch bei demWarenzeichen Nr. 453 811 und bei der Verurteilung zur Unterlassung optische[X.] ausgenommen.Auf die Berufung der Klägerin zu 2 und die Anschlußberufung der [X.] zu 3 hat das Berufungsgericht den erstmals in der [X.] -verfolgten Antrag der Klägerin zu 2 auf Rücknahme der Widersprüche gegendie Warenzeichenanmeldung [X.] 35166/9 [X.] "[X.]" abgewiesen und der [X.] stattgegeben, soweit nicht die folgenden Waren betroffen sind: Opti-sche [X.], optische [X.], optische [X.]sowie optische [X.].Dagegen richten sich die Revisionen der Klägerin zu 2 und der [X.] zu 3. Die Klägerin zu 2 erstrebt mit ihrem Rechtsmittel weiterhin die Verur-teilung der [X.] zu 3 zur Rücknahme der Widersprüche gegen die Mar-kenanmeldung [X.] 35166/9 [X.] "[X.]" und die vollständige Abweisung der [X.]. Die Beklagte zu 3 verfolgt mit ihrer Revision die auf Einwilligung indie Löschung und Unterlassung gerichteten Widerklageanträge in vollem [X.] weiter. Die Klägerin zu 2 und die Beklagte zu 3 beantragen, die [X.] Gegenseite zurückzuweisen.Entscheidungsgründe:[X.] Das Berufungsgericht hat einen Anspruch der Klägerin zu 2 auf [X.] der Widersprüche gegen die angemeldete Marke [X.] 35166/9 [X.] "[X.]" verneint. Dazu hat es ausgeführt:Das von der Klägerin zu 2 angemeldete Zeichen stimme mit den priori-tätsälteren Widerspruchszeichen der [X.] zu 3 überein, die 1953, 1958und 1984 angemeldet worden seien. Daß diese Zeichen von der [X.] nicht benutzt worden und deshalb löschungsreif seien, habe die [X.] nicht bewiesen. Vielmehr stehe das Gegenteil [X.] 10 -Der auf Einwilligung in die Löschung und Unterlassung gerichteten [X.] hat das Berufungsgericht teilweise stattgegeben und hierzu ausge-führt:Der [X.] zu 3 stehe sowohl nach dem [X.] alsauch nach dem [X.] ein Anspruch auf Einwilligung in die teilweiseLöschung der Marke Nr. 453 811 "[X.]" zu. Die Beklagte zu 3 habe die Lö-schungsklage am 4. Oktober 1985 eingereicht. Entscheidend sei daher, ob dieKlägerin zu 2 oder ihre Rechtsvorgängerin die Marke von Oktober 1980 biszum Zugang der Löschungsandrohung am 1. November 1984 benutzt hätten.In diesem [X.]raum habe die Klägerin zu 2 die Marke für optische [X.], [X.], [X.] sowie [X.] benutzt,die unter die Waren fielen, für die die Marke eingetragen sei. Zu diesen [X.], wie das Berufungsgericht näher ausführt, [X.] und[X.], für die die Klägerin zu 2 die Marke Nr. 453 811 im Inland immaßgeblichen [X.]raum ernsthaft benutzt habe. Die Löschung der [X.] für die Waren ausgeschlossen, die nach der Verkehrsauffassung zum glei-chen Warenbereich gehörten wie die benutzten Waren. Dies seien optische[X.], -Instrumente und -Geräte sowie optische [X.].Ein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der Marken Nr. 1 051 762"[X.]" und Nr. 1 055 530 "[X.]" stehe der [X.] zu 3 im zuerkanntenUmfang nach § 12 BGB, § 16 UWG, § 15 Abs. 2 [X.] zu. Die [X.] habe im November 1982 wirksam von der [X.] zu 1 das Recht er-worben, den in der Firma enthaltenen Namensteil "[X.]", den die Beklagtezu 1 seit 1953 geführt habe, zu benutzen. Das Recht der [X.] zu 3 an [X.] und dem Namen, den diese seit 1982 führe, habe die Klägerin zu 2- 11 -durch die Anmeldung und Eintragung der Zeichen verletzt. Soweit die [X.] sich nicht auf das prioritätsältere Warenzeichen (Nr. 453 811 "[X.]") füroptische [X.], -Instrumente, -Geräte und optische [X.] berufen könne, verletzten die Marken Nr. 1 051 762 und Nr. 1 055 530schutzwürdige Interessen der [X.] zu 3. Der Unterlassungsanspruch seiim zuerkannten Umfang ebenfalls begründet, weil die Klägerin zu 2 das [X.] der [X.] zu 3 verletzt habe und eine Wie-derholungsgefahr nicht ausgeräumt sei.[X.] Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin zu 2und die Revision der [X.] zu 3 führen zur Aufhebung des angefochtenen[X.]eils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht, soweitdie Klage der Klägerin zu 2 gegen die Beklagte zu 3 auf Rücknahme der [X.] gegen die Warenzeichenanmeldung [X.] 35166/9 [X.] "[X.]" zu-rückgewiesen worden ist und soweit das Berufungsgericht unter Abweisung [X.] Widerklage die Klägerin zu 2 zur Einwilligung in die teilweiseLöschung der Marke Nr. 453 811 und zur Unterlassung der Verwendung [X.] "[X.]" verurteilt hat. Die Revision der Klägerin zu 2 gegen [X.] zur Einwilligung in die teilweise Löschung der MarkenNr. 1 051 762 "[X.]" und Nr. 1 055 530 "[X.]" ist zurückzuweisen. [X.] die Revision der [X.] zu 3 gegen die teilweise Abweisung der [X.] zur Einwilligung in die (vollständige) Löschung dieser Marken Erfolg.[X.] der Klägerin zu 2 gegen die Abweisung des Klageantrags zu[X.] 4.Die Verneinung eines Anspruchs der Klägerin zu 2 gegen die [X.] auf Rücknahme der Widersprüche aufgrund der Marken Nr. 654 780- 12 -"[X.]-Göttingen", Nr. 722 114 "[X.]" und [X.] "[X.]" gegen dieWarenzeichenanmeldung [X.] 35166/9 [X.] "[X.]" der Klägerin zu 2 ist nicht freivon Rechtsfehlern.1. Die Klage auf Rücknahme der Widersprüche stellt eine vor [X.] Widerspruchsverfahrens nach §§ 42, 43 [X.] erhobene [X.] (§ 44 [X.]) dar (vgl. [X.], Markenrecht, 2. Aufl., § 44Rdn. 16; [X.]/[X.], [X.], 6. Aufl., § 44 Rdn. 19).Auf diese finden im Streitfall die Bestimmungen des [X.]esAnwendung (§ 152 [X.]), auch wenn die sich gegenüberstehenden [X.] vor dem 1. [X.]anuar 1995 angemeldet worden sind, weil in den §§ 153 ff.[X.] keine Ausnahme angeordnet ist. Dies gilt auch, soweit die [X.] die [X.] auf die Löschungsreife der [X.] stützt. Die Bestimmung des § 161 Abs. 2 [X.], wonach [X.] sowohl nach den vor dem 1. [X.]anuar 1995 geltenden [X.] als auch nach den Vorschriften des [X.]es begründet seinmuß, gilt insoweit nicht. Sie greift nur bei vor dem 1. [X.]anuar 1995 erhobenenLöschungsklagen ein. Denn die Löschung wirkt auf den [X.]punkt der Klageer-hebung zurück (§ 52 Abs. 1 Satz 1 [X.]). Nur wenn die Einrede der [X.] die Feststellung eines Löschungszeitpunkts vor dem 1. [X.]anuar1995 voraussetzt, wovon im Streitfall nicht auszugehen ist, findet neben [X.] des [X.]es auch die Bestimmung des § 11 Abs. 1 Nr. 4[X.] Anwendung (vgl. [X.]/[X.], [X.], § 52 Rdn. 8).2. [X.] der Revision, das Berufungsgericht habe die sich gegen-überstehenden Zeichen zu Unrecht als übereinstimmend angesehen, greiftnicht [X.] 13 -Nach der Rechtsprechung des [X.] unter der Geltungdes [X.]es war anerkannt, daß die Entscheidung über die aufzeichenrechtliche Gründe gestützte [X.] grundsätz-lich voraussetzt, daß das [X.] zuvor im Widerspruchsverfahrenüber die Zeichenübereinstimmung entschieden hat, weil dieser Entscheidungfür das ordentliche Gericht Bindungswirkung zukomme. Eine Eintragungsbewil-ligungsklage vor Abschluß des Widerspruchsverfahrens war jedoch zulässig,wenn es auf die Frage der Zeichenübereinstimmung und der Warengleichartig-keit nicht ankam, weil diese zwischen den Parteien außer Streit standen oderdie [X.] bei unterstellter [X.] aufgrund bestehender Löschungsreife wegen Nicht-benutzung Erfolg haben konnte (vgl. [X.], [X.]. v. 4.7.1980 - [X.], [X.], 53, 55 - Arthrexforte, m.w.N.). Diese Grundsätze gelten nach Inkrafttre-ten des [X.]es für die [X.] entsprechend(vgl. [X.] aaO § 44 Rdn. 8; [X.]/[X.] aaO § 44 Rdn. 11; In-gerl/[X.] aaO § 44 Rdn. 31). Denn die Vorschrift des § 44 [X.] sollte,von der hier nicht interessierenden kürzeren Frist für die Erhebung der Eintra-gungsbewilligungsklage abgesehen, keine sachliche Änderung gegenüber [X.] unter Geltung des [X.]es herbeiführen (vgl. Begr.zum Regierungsentwurf, BT-Drucks. 12/6581, [X.] = [X.] 1994, Sonderheft,[X.]). Danach ist vor Abschluß des Widerspruchsverfahrens für die Klage aufRücknahme der Widersprüche im Streitfall die [X.] und die [X.]übereinstimmung zu [X.] Die Revision macht zutreffend geltend, das Berufungsgericht sei [X.] von einer rechtserhaltenden Benutzung der [X.] aus-gegangen.- 14 -Die [X.] nach § 44 [X.] dient dazu, denInhaber eines [X.] zur Bewilligung der Eintragung zu zwin-gen, wenn dem Kläger ein materiell-rechtlicher Anspruch auf Eintragung gegenden [X.] zusteht. Ein solches Recht hat die Klägerin zu 2, wenn sie [X.] der Widerspruchszeichen wegen Nichtbenutzung beantragen könnte(vgl. zu § 6 Abs. 2 [X.]: [X.], [X.]. v. 9.6.1978 - I ZR 67/76, [X.] 1978, 642,644 = WRP 1978, 814 - [X.]; [X.]/[X.] aaO § 44 Rdn. 9). Ein derartigesRecht steht der Klägerin zu 2 aber auch dann zu, wenn sie für ihr Zeichen ne-ben den [X.] der [X.] zu 3 ein Recht auf Koexistenz hat(vgl. hierzu [X.]/[X.] aaO § 49 Rdn. 19; [X.]/[X.] aaO § 22Rdn. 11).a) Ohne Erfolg rügt die Revision allerdings, das Berufungsgericht habenicht beachtet, daß es bei den Widerspruchszeichen Nr. 654 780 undNr. 722 114 auf einen Fünfjahreszeitraum für die Prüfung der Benutzung an-komme, der mit Klageerhebung am 24. [X.]uni 1985 geendet habe. Zwar hat dieKlägerin zu 2 gegen die Beklagte zu 3 bei Klageerhebung mit dem [X.] auch auf Löschung der Marken Nr. 654 780 und Nr. 722 114 geklagt.Diese Löschungsklage, die durch rechtskräftiges Teilurteil des Berufungsge-richts vom 18. [X.]uli 1991 abgewiesen worden ist, hat die Klägerin zu 2 jedochnicht auf eine Löschungsreife der [X.] wegen fehlender Be-nutzung nach § 11 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 [X.] gestützt, sondern auf einenrechtsmißbräuchlichen Erwerb der Zeichenrechte.Hat die Klägerin zu 2 aber keine auf Nichtbenutzung gestützte Klagegegen die [X.] Nr. 654 780 und Nr. 722 114 erhoben, kommtes auf die Frage, ob die Zeichen am 24. [X.]uni 1985 nach § 11 Abs. 1 Nr. 4 [X.]- 15 -löschungsreif waren, nicht entscheidend an. Denn die Löschungsreife wegenNichtbenutzung entfällt und die Zeichen erlangen erneut [X.]utz, wenn sie(wieder) benutzt werden. Nur gegenüber [X.], die während beste-hender Löschungsreife entstanden sind, ist der [X.]utz eingeschränkt (vgl. zum[X.]: [X.], [X.]. v. 28.4.1983 - I ZR 52/81, [X.] 1983, 764, 766 - [X.]. v. 16.12.1993 - I ZR 231/91, [X.] 1994, 288, 291 = [X.], 252- [X.]; [X.], UWG, § 16 Rdn. 255; [X.]/[X.],[X.], 12. Aufl., § 11 Rdn. 59). Zu Recht hat das Berufungsge-richt daher seiner Prüfung der Löschungsreife wegen Nichtbenutzung nicht [X.] vor der Erhebung der Klage am 24. [X.]uni 1985 zugrundegelegt, sondern auf die [X.] bis zur Anmeldung der Marke "[X.]"([X.] 35166/9 [X.]) am 14. März 1989 abgestellt. Denn eine bis zur Anmeldungder angegriffenen Marke aufgenommene rechtserhaltende Benutzung der Wi-derspruchszeichen reichte aus, deren [X.]utz jedenfalls erneut zu [X.] die Entstehung eines Zwischenrechts mit Priorität vor den Widerspruchs-zeichen zu verhindern.Das Berufungsgericht ist von einer rechtserhaltenden Benutzung [X.] zwischen dem 20. September 1984 und der Zeichenan-meldung am 14. März 1989 ausgegangen. Es hat aufgrund der vorgelegtenUnterlagen und der Aussage des Zeugen [X.]. den Verkauf einer Vielzahlvon Objektiven unter Verwendung von Verpackungskartons mit der Aufschrift"[X.]" festgestellt. Dies läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.b) Die Revision rügt jedoch mit Erfolg, daß das Berufungsgericht bei [X.] der rechtserhaltenden Benutzung der [X.] nur aufden [X.]raum bis zur Anmeldung des angegriffenen Zeichens [X.] 35166/9 [X.]- 16 -am 14. März 1989 abgestellt und die Regelungen des [X.]es dabeiunberücksichtigt gelassen hat.Nach der Vorschrift des § 49 Abs. 1 Satz 1 [X.] tritt [X.] ein, wenn die Marke nach dem [X.] ununterbrochenen [X.]raums von fünf [X.]ahren nicht gemäß § 26 [X.]benutzt wird. Das Berufungsgericht hätte daher auch prüfen müssen, ob seitdem 1. [X.]anuar 1995 Löschungsreife wegen Verfalls aufgrund mangelnder Be-nutzung der [X.] innerhalb der letzten fünf [X.]ahre nach § 49Abs. 1 Satz 1 i.V. mit § 26 [X.] eingetreten ist. Die Prüfung des Verfallswegen mangelnder Benutzung darf nicht auf den Eintritt der [X.] vor [X.] der angemeldeten Marke [X.]. Denn es reicht aus, wenn der [X.]raum der fünfjährigen Nichtbenut-zung nach Klageerhebung und vor der letzten mündlichen Verhandlung endet(vgl. [X.]/[X.] aaO § 49 Rdn. 8). Auch im Widerspruchsverfahren ist [X.] des § 43 Abs. 1 Satz 2 [X.] neben § 43 Abs. 1 Satz 1 Mar-kenG selbständig anwendbar (vgl. [X.], [X.]. v. 24.11.1999 - [X.]/97,[X.] 2000, 890 = [X.], 743 - [X.]/IMUKIN, m.w.N.) und [X.] der [X.] der Eintragung der angegriffenen Marke eine neueFünfjahresfrist. Für die rechtserhaltende Benutzung der älteren Widerspruchs-marken kann es nach § 43 Abs. 1 Satz 2 [X.] daher auch auf den [X.]-raum nach Eintragung der angegriffenen Marke ankommen.Das Berufungsgericht wird daher zu prüfen haben, ob die Wider-spruchsmarken während eines zwischen dem Inkrafttreten des [X.] am 1. [X.]anuar 1995 und dem [X.]punkt der mündlichen Verhandlung überdie [X.] endenden [X.]raums von fünf [X.]ahren nichtbenutzt worden sind und das Zeichen [X.] 35166/9 [X.] zu einem [X.] -recht erstarkt ist, gegen das die Beklagte zu 3 aus ihren prioritätsälteren [X.] nicht mehr vorgehen kann. Dies könnte entsprechend denobigen Ausführungen unter [X.] 3. zum einen der Fall sein, wenn die Wider-spruchsmarken zum [X.]punkt der letzten mündlichen Verhandlung löschungs-reif sind, und zum anderen dann gegeben sein, wenn das Zeichen[X.] 35166/9 [X.] ein Recht auf Koexistenz erlangt hat, weil die Benutzung [X.] nach vorausgegangener Löschungsreife wieder aufge-nommen worden ist (vgl. [X.]/[X.] aaO § 22 Rdn. 11 und § 49 Rdn. 21;[X.]/[X.] aaO § 49 Rdn. 19; zum [X.]: [X.], [X.]. v. 26.10.1973- I ZR 67/72, [X.] 1974, 276, 278 = [X.], 142 [X.]; [X.] aaO § 16 Rdn. 255 ff.; [X.]/[X.] aaO § 11Rdn. 64 f.).Im erneut eröffneten [X.] wird das Berufungsgericht ge-gebenenfalls auch der Frage nachzugehen haben, ob der Geltendmachungvon Rechten aus den [X.] gegen das von der Klägerin zu 21989 angemeldete Zeichen [X.] 35166/9 [X.] prioritätsältere Rechte der Kläge-rin zu 2 aus der Marke Nr. 453 811 entgegenstehen.B. Revision der Klägerin zu 2 und Revision der [X.] zu 3 gegendie Entscheidung über die Widerklage1. [X.] zu a)Die Annahme des Berufungsgerichts, die Klägerin zu 2 sei auf die [X.] der [X.] zu 3 verpflichtet, in die teilweise Löschung der MarkenNr. 453 811 "[X.]", Nr. 1 051 762 "[X.]" und Nr. 1 055 530 "[X.]" einzuwilli-gen, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die Revisionen der- 18 -Klägerin zu 2 und der [X.] zu 3 haben hinsichtlich der Marke Nr. 453 811Erfolg und führen insoweit zur Aufhebung und Zurückverweisung. Die [X.] [X.] zu 3 erweist sich auch hinsichtlich der beiden anderen Markenals begründet und führt insoweit zur Wiederherstellung des [X.].Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß die Kläge-rin zu 2 zur Einwilligung in die Löschung der Marken aufgrund der vor [X.] [X.]anuar 1995 erhobenen Klage nur verpflichtet ist, wenn der Klage [X.] den bis dahin geltenden Vorschriften als auch nach den Vorschriften des[X.]es stattzugeben ist (§ 161 Abs. 2 [X.]).- 19 -a) Marke Nr. 453 811 "[X.]"aa) Nach der Vorschrift des § 11 Abs. 1 Nr. 4 [X.] kann ein Dritter [X.] eines [X.] beantragen, wenn das Warenzeichen [X.] fünf [X.]ahre in der [X.] eingetragen ist und der Zeichenin-haber das Zeichen innerhalb der letzten fünf [X.]ahre vor dem Antrag auf Lö-schung nicht benutzt hat.(1) In der Sache hat das Berufungsgericht angenommen, daß die Kläge-rin zu 2 die Marke im maßgeblichen [X.]raum für [X.] und für [X.] verwendet hat. Hierzu hat es festgestellt, die Fachabkürzung"[X.]" stehe für "[X.]". Darunter sei jeder Einsatz [X.] zu verstehen, bei dem keine Sendungen für den öffentlichenEmpfang ausgestrahlt würden, sondern Programme nur auf speziellen [X.] gesehen werden könnten, die mit der Fernsehkamera durch [X.] verbunden seien. Derartige Kameras würden insbesondere zu [X.] beispielsweise in den [X.]alterräumen von Banken, als Eingangskon-trollen von öffentlichen und privaten Gebäuden und zur Überwachung [X.] Vorgänge eingesetzt. [X.]-Kameras würden nicht ausschließlich [X.] eingesetzt; hier liege allerdings ihr wesentliches [X.]. Der Annahme, daß [X.] optische [X.],-Instrumente oder -Geräte seien, stehe nicht entgegen, daß sie diese Funktionnur in Verbindung mit einer Kamera wahrnehmen könnten. Die Objektive stell-ten einen so wesentlichen Bestandteil der Überwachungseinheit dar, daß [X.] der Verkehrsauffassung selbst als Überwachungsapparate, -instrumenteoder -geräte anzusehen seien. Diese Objektive habe die Klägerin zu 2 bzw.ihre Rechtsvorgängerin in der [X.] von Oktober 1980 bis Oktober 1984 mit [X.] "[X.]" vertrieben. Darüber hinaus sei bewiesen, daß die [X.] 20 -zu 2 die Marke Nr. 453 811 im Mai und [X.]uni 1984 für den Verkauf von drei [X.] bestimmten [X.]n an die Firma [X.]und für ein weiteresan die Firma [X.]verkauftes Zentrierprüfgerät benutzt habe. Der [X.] an die Firma [X.]unter Verwendung der Markestelle eine ernsthafte Benutzung im Inland dar.Aufgrund dieser Feststellungen ist das Berufungsgericht von einerrechtserhaltenden Benutzung der Marke für optische [X.], opti-sche [X.], optische [X.] sowie optische [X.] ausgegangen und hat diese als von den im [X.] aufge-führten [X.]n, [X.]n und [X.]n sowie[X.]n umfaßt angesehen.(2) Das Berufungsgericht ist - ohne dies ausdrücklich anzuführen - zu-treffend davon ausgegangen, daß sich die Wörter "chemische, geodätische,nautische" im [X.] der Marke Nr. 453 811 nicht auf [X.] und[X.] beziehen, sondern wegen des vom [X.] vor[X.] und [X.] gesetzten Kommas, auf Apparate, [X.] Geräte. Dies entspricht dem Wortlaut des [X.]ses und [X.] des [X.]s vom 4. Dezember 1991 zu den üblichenFormulierungen und dem Verständnis von [X.]sen.(3) Im rechtlichen Ansatz zutreffend ist auch die Annahme des [X.], daß eine Einschränkung eines im Verzeichnis [X.] vorzunehmen sein kann, wenn die Marke nur für einen Teil [X.] benutzt wird, die unter den weiten Oberbegriff [X.] 21 -Wird eine Marke nur für einen Teil der Waren rechtserhaltend benutzt,so ist im Löschungsverfahren die Marke nicht zwingend auf die tatsächlich be-nutzten konkreten Waren zu beschränken. Die gebotene wirtschaftliche Be-trachtungsweise und das berechtigte Interesse des Zeicheninhabers, in seinergeschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht ungebührlich eingeengt zu werden,rechtfertigt es, im [X.] über die benutzte konkrete Ware hinausauch die Waren zu belassen, die nach Auffassung des Verkehrs gemeinhin alszum gleichen Warenbereich gehörend angesehen werden. Andererseits ist esnicht gerechtfertigt, einen Oberbegriff uneingeschränkt nur deshalb im Waren-verzeichnis zu belassen, weil die tatsächlich benutzte Ware unter diesen (wei-ten) Oberbegriff fällt. In diesem Fall kann eine Beibehaltung des [X.] Beschränkung auf die allein noch zulässigen, durch die Benutzung ge-deckten Waren in Betracht kommen (vgl. zum [X.]: [X.], [X.]. [X.]/76, [X.] 1978, 647, 648 = WRP 1978, 813 - [X.]; [X.]. v.13.7.1989 - I ZR 157/87, [X.] 1990, 39, 40 - [X.]; [X.]. v. 21.4.1994- I ZR 291/91, [X.] 1994, 512, 515 = [X.], 621 - [X.] Recht wenden sich - mit jeweils unterschiedlicher Zielrichtung - [X.] der Klägerin zu 2 und die Revision der [X.] zu 3 jedoch gegendie Annahme des Berufungsgerichts, die Verwendung der Marke Nr. 453 811für [X.] und ein Zentrierprüfgerät stelle eine rechtserhaltende Be-nutzung für optische [X.], optische [X.], optische[X.] und optische [X.] dar.Das Berufungsgericht konnte seine Feststellungen zur rechtserhalten-den Benutzung durch Verwendung der [X.] nicht auf die Auskunftdes [X.]s vom 4. Dezember 1991 stützen. Zu der Frage, ob[X.] den Waren des Verzeichnisses der Marke Nr. 453 811 zuzu-- 22 -ordnen sind, hat das Berufungsgericht die Auskünfte des [X.] vom 4. September und 4. Dezember 1991 eingeholt. Nach der Auskunftdes [X.]s vom 4. September 1991 fallen [X.]nicht unter die [X.] "chemische, geodätische, nautische, [X.]und [X.], -Instrumente und -Geräte, [X.]"; vielmehrsoll es sich bei [X.]n um optische Instrumente handeln. Nach derweiteren Auskunft des [X.]s vom 4. Dezember 1991 ist [X.] generell ausgeschlossen, daß es Objektive gibt, die technisch die Aufga-be der Kontrolle oder Überwachung wahrnehmen und daher (optische) Kon-troll-Apparate, -Geräte oder -Instrumente sein können. Das [X.] hat jedoch auch in der Auskunft vom 4. Dezember 1991 angegeben, daßdie wesentliche Funktion von [X.]n grundsätzlich nicht in [X.] besteht.Mit Recht rügt aber auch die Revision der Klägerin zu 2, das Berufungs-gericht habe nicht aufgezeigt, inwiefern die Benutzung der Marke für [X.] nicht nur, wie vom Berufungsgericht angenommen, eine Verwendungfür optische Geräte oder [X.] sei, und nicht auch für chemische,geodätische und nautische Apparate, Instrumente und Geräte.Das Berufungsurteil kann auch insoweit keinen Bestand haben, als [X.] von einer rechtserhaltenden Benutzung der [X.]. 453 811 für optische [X.] ausgegangen ist.Aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden ist allerdings die [X.], daß die Klägerin zu 2 die Marke Nr. 453 811 im [X.]uni1984 rechtserhaltend für [X.] benutzt [X.] -Die Anforderungen an Art, Umfang und Dauer einer Benutzung i.S. von§ 11 Abs. 1 Nr. 4 [X.] richten sich nach dem jeweils Verkehrsüblichen undwirtschaftlich Angebrachten. Dabei kommt es unter Zugrundelegung der wirt-schaftlichen Verhältnisse des Verwenders darauf an, ob bei objektiver Be-trachtung die als Benutzung in Anspruch genommenen Vertriebshandlungenauch ohne Berücksichtigung des Zwecks, den Bestand der Marke zu erhalten,als wirtschaftlich sinnvoll zu beurteilen sind (vgl. hierzu [X.], [X.]. v. 17.1.1985- I ZR 107/83, [X.] 1985, 926, 927 - topfitz/topfit; [X.]. v. 5.6.1985- I ZR 151/83, [X.] 1986, 168, 169 - [X.] hat festgestellt, daß die Klägerin zu 2 die Markeim [X.]uni 1984 für den Verkauf eines Zentrierprüfgeräts im Inland benutzt hat.Dabei handelte es sich um ein im Preis (81.500,-- DM zuzüglich Umsatzsteuer)hochliegendes Spezialprodukt für - im wesentlichen - industrielle Hersteller, diemeist nur ein Zentrierprüfgerät oder wenige Geräte benötigten. Außerdem [X.] Klägerin zu 2 nach den Feststellungen des Berufungsgerichts auch drei fürden Export bestimmte [X.] mit der Marke Nr. 453 811 versehen.Auch diese Benutzungshandlungen sind zu berücksichtigen; denn es genügt,wenn die Ware im Inland mit dem Zeichen versehen wird und hier die [X.] Sphäre verläßt, mag der Vertrieb wie bei einer nur für den Export be-stimmten Ware auch ausschließlich im Ausland erfolgen (vgl. Busse/[X.],[X.], 6. Aufl., § 5 Rdn. 53 m.w.N.; so jetzt auch ausdrücklich§ 26 Abs. 4 [X.]). Danach durfte das Berufungsgericht von einer [X.] Benutzung der Marke ausgehen.Dem Berufungsgericht kann allerdings nicht darin beigetreten werden,daß damit eine rechtserhaltende Benutzung für optische [X.] ge-geben ist. Sollte das Berufungsgericht bei der erneuten Prüfung wiederum zu- 24 -dem Ergebnis kommen, daß [X.] unter die Oberbegriffe der Kon-troll-Apparate, [X.] oder [X.] fallen, wird es [X.] haben, ob die Objektive nicht schwerpunktmäßig unter einen dieserOberbegriffe fallen. Denn in einem solchen Fall besteht kein Anlaß für die Bei-behaltung mehr als eines gegebenenfalls durch Bildung einer Untergruppe ein-zuschränkenden Oberbegriffs (vgl. zum [X.]: [X.] [X.] 1978, 647, [X.]; 1990, 39, 40 - [X.]; [X.] 1994, 512, 515 - [X.]). [X.] für die vom Berufungsgericht festgestellte rechtserhaltende Benutzungdurch Verwendung der Marke für [X.] entsprechend. Das [X.] wird auch insoweit festzustellen haben, ob [X.] unter einen (welchen?) der einheitlichen [X.] fallen.bb) Das Berufungsgericht wird in Betracht zu ziehen haben, daß die vor-stehenden Ausführungen im Streitfall jedenfalls grundsätzlich auch für eineLöschung der Marke Nr. 453 811 "[X.]" nach dem [X.], § 49 Abs. 1,Abs. 3, § 26 Abs. 1 [X.], zugrunde zu legen sind. Dies gilt auch - wie im[X.]rifttum vertreten - für die unter Geltung des [X.]es entwik-kelten Grundsätze der rechtserhaltenden Benutzung für einen Teil der untereinen weiten Oberbegriff fallenden Waren (vgl. [X.] aaO § 26 Rdn. 56; [X.]/[X.] aaO § 26 Rdn. 109; differenzierend für Löschungs- und Kolli-sionsverfahren [X.]/[X.] aaO § 25 Rdn. 23 ff., § 49 Rdn. 22 ff.). Die Ein-führung des Benutzungszwangs sollte unter Entlastung des [X.] im Interesse aller Neuanmelder von Warenzeichen und damit der ge-samten Wirtschaft die Möglichkeiten für die Eintragung neuer Warenzeichenverbessern. Um zu verhindern, daß entgegen dem Zweck des Benutzungs-zwangs ein Anreiz geschaffen wird, Warenzeichen nicht nur für Waren anzu-melden, für die das Zeichen benutzt werden soll, sondern auch für alle mit die-sem Zeichen gleichartigen Waren, sollte die Benutzung des Zeichens für be-- 25 -stimmte Waren nicht als Benutzung für die mit diesen Waren gleichartigen Wa-ren gelten (vgl. [X.] [X.] 1978, 647, 648 - [X.]; 1990, 39 - [X.]).Dieser Zweck des Benutzungszwangs liegt auch der [X.] und dem[X.] zugrunde. Die unter Geltung des [X.]es zuausgewogenen Ergebnissen führende Rechtsprechung ist nach der [X.] zum Regierungsentwurf im Ergebnis auch nach Inkrafttreten des [X.] zugrunde zu legen (vgl. hierzu Begründung zum Regierungsentwurf,BT-Drucks. 12/6581, S. 83 = [X.] 1994, Sonderheft [X.]). Dafür läßt sichauch die achte Begründungserwägung zur [X.] der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/[X.]) anführen, wonach verlangt werden muß, daß eingetragene Marken tat-sächlich benutzt werden, um nicht zu verfallen, um die Gesamtzahl der in [X.] eingetragenen und geschützten Marken und damit die [X.] zwischen ihnen möglichen Konflikte zu verringern, und Art. 10 der [X.] über die Benutzung der Marke, der durch § 26 [X.] umgesetzt wordenist.Danach wird das Berufungsgericht im erneut eröffneten [X.] - gegebenenfalls sachverständig beraten - festzustellen haben, unterwelche Waren des [X.]ses der Marke Nr. 453 811 [X.]-Objek-tive und [X.] einzuordnen sind.b) Marken Nr. 1 051 762 "[X.]" und Nr. 1 055 530 "[X.]"Die gegen eine teilweise Löschung der Marken Nr. 1 051 762 "[X.]" undNr. 1 055 530 "[X.]" gerichtete Revision der Klägerin zu 2 hat keinen Erfolg.Dagegen erweist sich die Revision der [X.] zu 3 als begründet, [X.] 26 -sie sich dagegen wendet, daß das Berufungsgericht die Klägerin zu 2 nicht [X.] in die vollständige Löschung der Marken verurteilt hat.Das Berufungsgericht hat angenommen, daß der [X.] zu 3 gegendie Klägerin zu 2 hinsichtlich der in Rede stehenden Marken ein Anspruch aufteilweise Löschung nach § 12 BGB, § 16 UWG, § 15 Abs. 2 [X.] zusteht,weil die Beklagte zu 3 von der [X.] zu 1 das Recht zur Führung des [X.] "[X.]" erworben hat.aa) Ohne Erfolg wendet sich die Revision der Klägerin zu 2 gegen dieseBeurteilung des Berufungsgerichts mit der Begründung, der Klägerin zu 2 ste-he aufgrund der Marke Nr. 453 811 ein Recht mit älterer Priorität gegenüberdem Firmenschlagwort "[X.]" der [X.] zu 3 mit der Priorität 1953 zu.Gegen einen Löschungsanspruch nach § 55 Abs. 1, § 51 Abs. 1, §§ 12, 5 Mar-kenG und § 16 UWG aufgrund eines gegenüber den Marken Nr. 1 051 762"[X.]" und Nr. 1 055 530 "[X.]" prioritätsälteren Firmenrechts der [X.] kann die Klägerin zu 2 aus ihrer Marke Nr. 453 811 keine Rechte ableiten.Denn aufgrund des Teilurteils des Berufungsgerichts vom 18. [X.]uli 1991 stehtrechtskräftig fest, daß der Klägerin zu 2 gegen die Beklagte zu 3 aufgrund ihrergegenüber dem Firmenrecht der [X.] zu 3 prioritätsälteren Marke keinRecht auf Unterlassung der Benutzung und auf Einwilligung in die [X.] Firma der [X.] zu 3 zusteht.Die Revision der Klägerin zu 2 beruft sich weiter ohne Erfolg darauf, [X.] habe keine Feststellungen zur [X.] getroffen.Für das Vorliegen einer unter § 16 UWG, § 15 Abs. 2 [X.] fallen-den Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne kommt es darauf an, ob der Ver-- 27 -kehr im Hinblick auf die Übereinstimmung oder Ähnlichkeit der beiderseitigenKennzeichen aus der Nähe bzw. der Verschiedenheit der beiderseitigen Warenund Branchen und aus dem Grad der Unterscheidungskraft der [X.] irrigerweise auf wirtschaftliche und organisatorische Zusammenhänge zwi-schen den Parteien schließt (vgl. [X.], [X.]. v. 7.6.1990 - I ZR 298/88, [X.]1990, 1042, 1044 = [X.], 83 - [X.]). Die für die Annahme einerVerwechslungsgefahr erforderliche Waren- und Branchennähe hat das [X.] rechtsfehlerfrei bejaht. In Anbetracht der Identität bzw. der fastvollständigen Übereinstimmung des Firmenschlagworts der [X.] zu 3 mitden Warenzeichen der Klägerin zu 2 und der vom Berufungsgericht festge-stellten Branchenidentität sind an die [X.] nur geringe [X.] stellen. Das Berufungsgericht konnte daher bei den [X.]sender Marken Nr. 1 051 762 und Nr. 1 055 530 von einer ausreichenden Waren-nähe ausgehen.bb) Demgegenüber erweist sich die Revision der [X.] zu 3 gegendie vom Berufungsgericht nur eingeschränkt ausgesprochene Verurteilung [X.] in die Löschung der Marken Nr. 1 051 762 und Nr. 1 055 530 alsbegründet, weil die Klägerin zu 2 - angesichts der insoweit rechtskräftig vorent-schiedenen Rechtslage - aufgrund ihrer prioritätsälteren Marke Nr. 453 811kein Recht gegenüber dem Firmenrecht der [X.] zu 3 ableiten kann. DasFirmenrecht der [X.] zu 3 ist prioritätsälter als die Marken Nr. 1 051 762und Nr. 1 055 530 der Klägerin zu 2. Die Marke Nr. 453 811 berechtigt die Klä-gerin zu 2 - unabhängig vom [X.]utzumfang dieser Marke - nicht zu weiterenmit dem Firmenrecht der [X.] zu 3 kollidierenden Markenanmeldungen.2. [X.] zu b)- 28 -Das Berufungsgericht hat die Verurteilung der Klägerin zu 2, es zu [X.], die Bezeichnung "[X.]" und/oder damit als Bestandteil gebildeteBezeichnungen im Geschäftsverkehr zu verwenden, soweit nicht folgende Wa-ren betroffen sind: optische [X.], optische [X.],optische [X.] sowie optische [X.], auf eine Verletzungdes Unternehmenskennzeichens "[X.]" und der Warenzeichen der [X.] gestützt.Die gegen diese Entscheidung gerichteten Revisionen der Klägerin zu 2und der [X.] zu 3 haben Erfolg.Ob ein Unterlassungsanspruch der [X.] zu 3 aus § 14 Abs. 2,Abs. 5, § 15 Abs. 2, Abs. 4, § 153 [X.], § 16 UWG, §§ 24, 31 [X.] gege-ben ist, hängt, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, vom [X.] der prioritätsälteren Marke Nr. 453 811 der Klägerin zu 2 ab. Da das Be-rufungsgericht hierzu weitere Feststellungen treffen muß, kann auch die [X.] zu 2 gemäß dem Antrag zu b) der Widerklage in [X.] Berufungsgericht ausgesprochenen Umfang keinen Bestand haben.I[X.] Danach war das Berufungsurteil auf die Revision der Klägerin zu [X.] des Klageantrags zu [X.] 4. aufzuheben und die Sache an das Be-rufungsgericht zurückzuverweisen. Hinsichtlich des auf die Marke Nr. 453 811bezogenen [X.]s zu a) und des [X.]s zu b) führtendie Revisionen der Klägerin zu 2 und die der [X.] zu 3 ebenfalls zur [X.] und Zurückverweisung. Hinsichtlich des auf die Marken Nr. 1 051 762- 29 -und Nr. 1 055 530 bezogenen [X.]s zu a) war das Berufungsur-teil auf die Revision der [X.] zu 3 unter Zurückweisung der Revision derKlägerin zu 2 aufzuheben und das landgerichtliche [X.]eil wieder herzustellen.[X.]. Ungern-Sternberg[X.][X.]Büscher