Bundespatentgericht, Beschluss vom 19.09.2017, Az. 27 W (pat) 525/12

Am 31. August 2011 ist das Zeichen

[X.]

von der [X.] für die nachfolgend genann-

Klasse 4: technische Öle und Fette; Schmiermittel; feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe) und Leuchtstoffe; Brennstoffmischungen, insbesondere Erdgas und Biogas; elektrische Energie; Erdöl, Heizöl, Gas, Erdgas und Flüssiggas;

Klasse 9: wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, photografische, Film-, optische, [X.], Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton, Bild und Daten; Datenträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Software; Feuerlöschgeräte; wiederbeschreibbare bzw. wiederaufladbare Datenträger wie Chipkarten und Magnetkarten, insbesondere als Wertkarten mit Guthaben bzw. Kreditrahmen; elektronische Apparate und Geräte; Zähler, insbesondere Strom-, Gas-, Wasser-, Abwasser-, Wärmezähler, insbesondere von vorgenannten Datenträgern gesteuerte Zähler mit Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmefrei- bzw. –abschaltung sowie Fernbedienungen dafür; Abrechnungssysteme; Schreib- und Lesegeräte für vorgenannte Datenträger;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen; Herausgabe von Statistiken; verwaltungstechnische Bearbeitung von Bestellungen; Öffentlichkeitsarbeit; Organisation und Durchführung von Ausstellungen und Messen für gewerbliche und Werbezwecke; Sponsoring in Form von Werbung; Aufstellung von Kosten-Preisanalysen; betriebswirtschaftliche Beratung; Beschaffungsdienstleistungen für Dritte im Bereich der Energie- und Wasserversorgung (Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen); Erteilung von Auskünften (Information) und Beratung für Verbraucher in Handels- und Geschäftsangelegenheiten; Systematisieren von Daten in Computerdatenbanken; Einzel- und Großhandelsdienstleistungen mit Abfall, wiederverwertbaren Stoffen, Strom oder Heizwärme; Vermittlung von Verträgen mit Stromlieferanten; Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen mit Waren der Klassen 4 und 9;

Klasse 36: Finanzwesen, Inkasso und Abrechnung; Ausgabe von Wert- und Kreditkarten, insbesondere von wiederaufladbaren Wertkarten für den Bezug von Strom, Gas, Wasser und Wärme; Verwaltung von Gebäuden und Grundstücken;

Klasse 37: Bauwesen; Reparatur der in Klasse 9 genannten Waren; Installationsarbeiten; Straßenreinigung; Vermietung von Reinigungsmaschinen und Straßenkehrmaschinen; Installation, Wartung und Reparatur von Erzeugnissen der Elektrotechnik und des Maschinenbaus; Entstörung in elektrischen Anlagen; Bau von Messeständen; Leitung von Bauarbeiten (Oberaufsicht); Abbrucharbeiten und Abdichtungsarbeiten an Gebäuden; Schacht- und Brunnenbohrungen; manuelle und maschinelle Reinigungsleistungen im kommunalen Bereich, insbesondere von Straßen und Plätzen, Entleeren von Papierkörben und Mülleimern; Reparatur, Installation und technische Wartung von Straßenbeleuchtungsanlagen; Errichtung, Unterhaltung und Reparatur von Bauten, Straßen, Brücken, Dämmen, Telekommunikationseinrichtungen, Anlagen, wie [X.] und -verteilungsanlagen, insbesondere von Kraftwerken, insbesondere Kohlekraftwerken, Gas- und Dampfturbinenkraftwerken, Heizkraftwerken, Blockheizkraftwerken und Deponiegaskraftwerken, sowie Müllverbrennungsanlagen, Müllheizkraftwerken und Trafostationen und Netzen, die der Versorgung mit Elektrizität, Gas, insbesondere Erdgas, Erdöl, Heiz- bzw. Fernwärme, der Wasserversorgung, Abwasserableitung und –behandlung, insbesondere im kommunalen Bereich, und der Telekommunikation dienen, insbesondere von Leitungen wie Elektrizitäts-, Gas-, Heiz- bzw. Fernwärme-, Wasser-, Abwasser- und Telekommunikationsleitungen;

Klasse 38: Telekommunikation, einschließlich Mobilfunkdienste und Leitungs-, [X.] und Verbindungsdienstleistungen für die Telekommunikation; Vermietung von Geräten für die Nachrichtenübertragung über elektrische und faseroptische Netzwerke; Telekommunikation, nämlich Errichtung und Betrieb von Anlagen und Netzen zur Telekommunikation;

Klasse 39: Transportwesen; Veranstaltung von Reisen; Verpackung und Lagerung von Waren; Verteilen von Energie und Elektrizität, Gas und Wasser; Pipeline-Transporte, einschließlich [X.]; Durchleitung und Transport von elektrischem Strom, Heizwärme, Gas oder Wasser; Versorgung von Verbrauchern durch Anlieferung von elektrischem Strom, Heizwärme, Gas oder Wasser; Wasserversorgung; Vermietung von Parkplätzen; Lagerung von elektronisch gespeicherten Daten und Dokumenten; Rettungsdienste [Transport], Lotsendienste; Abtransport und Lagerung von Abfall- und Recyclingstoffen; Logistik-Dienstleistungen auf dem Transportsektor; Transport und Lagerung von Müll; Verteilung von Heizwärme; Transport von Fäkalien und Abwasser für nicht an das Abwassernetz angeschlossene Haushalte; Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung, nämlich Einspeisung von Energie für Straßenbeleuchtungsanlagen;

Klasse 40: Materialbearbeitung; Erzeugung von Energie, einschließlich erneuerbarer Energien, insbesondere aus Solarkraft, Wind- und Wasserenergie; Holzfällen und -zuschneiden; Lötarbeiten; Luftreinigung und Luftauffrischung (Klimatisierung); [X.] (Umwandlung); Müll- und Abfallvernichtung sowie -sortierung, -verbrennung und -recycling; Wasserbehandlung, insbesondere Wasserenthärtung; Offsetdruckarbeiten; Gravuren; Sortierung von Müll und wiederverwertbaren Stoffen; Betrieb von Müllverbrennungsanlagen, insbesondere Verbrennung von Müll in Müllverbrennungsanlagen; Erzeugung von Energie; Erdöl- und Erdgasverarbeitung; Wasserbehandlung, insbesondere Gewinnung und Aufbereitung von Trinkwasser;

Klasse 41: Ausbildung; Erziehung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Veranstaltungen; Organisation und Veranstaltung von Kongressen und Ausstellungen; Online-Publikation von elektronischen Büchern und Zeitschriften und Stadtinformationsdokumenten; Veröffentlichung von Büchern und Zeitschriften und Videos; Betrieb von Sportanlagen und [X.]; Vermietung von Bühnendekoration; Aus- und Fortbildungsberatung, insbesondere im Bereich der örtlichen Infrastruktur; Platzreservierung für Unterhaltungsveranstaltungen;

Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistung; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Erstellen von technischen Gutachten; Bauberatung zur Infrastruktur-Anschluss-Planung und technische Projektplanung; Eichen (Kalibrieren), insbesondere von Messeinrichtungen, Dienstleistungen von Ingenieuren; Materialprüfung; Qualitätsprüfung, insbesondere von Wasser; technische Umweltschutzberatung; Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung; Beratung bei der Gestaltung von Homepages und Internetseiten; Beratung für Telekommunikationstechnik; technische Beratung; technische Beratung für den Betrieb und die Betriebsführung von [X.] und -verteilungsanlagen, insbesondere von Kraftwerken, insbesondere Kohlekraftwerken, Gas- und Dampfturbinenkraftwerken, Heizkraftwerken, Blockheizkraftwerken und Deponiegaskraftwerken, sowie Müllverbrennungsanlagen, Müllheizkraftwerken, Trafostationen und Verteilnetzen für elektrischen Strom oder Heizwärme; technische Beratung auf dem Gebiet der Erzeugung von elektrischer und thermischer Energie, insbesondere im Zusammenhang mit energiesparenden Maßnahmen und der Optimierung von Kraftwerken, insbesondere Kohlekraftwerken, Gas- und Dampfturbinenkraftwerken, Heizkraftwerken, Blockheizkraftwerken und Deponiegaskraftwerken, sowie Müllverbrennungsanlagen, Müllheizkraftwerken, Trafostationen und Verteilnetzen für elektrischen Strom oder Heizwärme; technische und ökologische Beratungsdienstleistungen im Energiebereich, insbesondere technische Energieberatung für Haushalt, Gewerbe und Industrie; Ingenieurdienstleistungen für elektrische Strom- und Fernwärmenetze; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; wissenschaftliche und industrielle Forschung und Entwicklung; Umweltdienstleistungen, nämlich umweltbezogene Beratung, technische Entwicklung von Konzepten für das Umweltrisikomanagement; Dienstleistungen eines Ingenieurs, insbesondere die Erbringung von Ingenieurdienstleistungen für Anlagen zur Umwandlung und Anwendung von Energie, insbesondere Kraftwerke, insbesondere Kohlekraftwerke, Gas- und Dampfturbinenkraftwerke, Heizkraftwerke, Blockheizkraftwerke und Deponiegaskraftwerke, sowie Müllverbrennungsanlagen, Müllheizkraftwerke, Trafostationen und Verteilnetze für elektrischen Strom oder Heizwärme; Planung von Straßenbeleuchtungsanlagen.

Das [X.], Markenstelle für Klasse 41, hat die Anmeldung mit Beschluss vom 20. Dezember 2011 wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen eines Freihaltebedürfnisses gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und [X.] [X.] i. V. m. § 37 Abs. 1 [X.] zurückgewiesen.

Gegen den ihr am 27. Dezember 2011 zugestellten Beschluss hat sich die ursprüngliche Anmelderin, die [X.], mit ihrer am 24. Januar 2012 eingelegten Beschwerde gewendet. Während des Beschwerdeverfahrens hat sie die Markenanmeldung auf die nunmehrige Anmelderin und Beschwerdeführerin übertragen.

Gesellschafter der Anmelderin sind neben der überwiegend in öffentlicher Hand befindlichen s… AG die [X.]… mbH ([X.]) und die [X.] ([X.]), deren Gesellschafter jeweils die [X.] zu 75 % und die [X.] zu 25 % sind. Die [X.] und die [X.] halten zusammen 1 % des Stammkapitals der Anmelderin. Einen weiteren Kapitalanteil von 24,1 % haben sie im Wege der stillen Beteiligung zur Verfügung gestellt. Der [X.] und der [X.] stehen gemeinsam die Rechte eines qualifizierten Minderheitsgesellschafters zu.

Der erkennende Senat hat mit Beschluss vom 7. Mai 2015 die Beschwerde der Anmelderin zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, dem angemeldeten Zeichen fehle zwar für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht die erforderliche Unterscheidungskraft, es sei aber gem. § 8 Abs. 2 Nr. 4 [X.] zur Täuschung des Publikums geeignet. Wenn sich ein Anmelder durch die Marke selbst einer staatlichen bzw. kommunalen Trägerschaft [X.], müsse die diesbezügliche Berechtigung bereits im Eintragungsverfahren geprüft werden. Hierfür spreche auch der Gedanke des § 8 Abs. 2 Nr. 6 [X.]. Die Wortkombination „[X.]“ bezeichne aus Sicht des Verbrauchers ein kommunales Versorgungsunternehmen, dessen Träger im Wesentlichen die [X.] sei und in dem diese die Verantwortung für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen trage. Eine solche Vorstellung sei ersichtlich unzutreffend, weil nach dem Vortrag der Anmelderin die [X.] an ihr nicht mehrheitlich beteiligt sei und deshalb keinen bestimmenden Einfluss auf die Unternehmenspolitik habe. Die unrichtige Annahme des Verbrauchers sei geeignet, ihn in seinen wirtschaftlichen Entschlüssen zu beeinflussen, weil er mit der kommunalen Trägerschaft die Erwartung verbinde, auf einen lokal engagierten Vertragspartner zu treffen, der eine besondere Versorgungs- und Insolvenzsicherheit gewährleiste.

 Auf die vom Senat zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin hin hat der [X.] mit Beschluss vom 9. November 2016 die Entscheidung des Senats aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das [X.] zurückverwiesen, da das Schutzhindernis der Täuschungseignung gem. § 8 Abs. 2 Nr. 4 [X.] ebenso wenig erfüllt sei wie die Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft gem. § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] und des Freihaltebedürfnisses gem. § 8 Abs. 2 [X.] [X.] ([X.], [X.], 186 – [X.]).

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

 den Beschluss des [X.] ([X.]), Markenstelle für Klasse 41, vom 20. Dezember 2012 aufzuheben.

Die Präsidentin des [X.] ist im Beschwerdeverfahren sowie im Rechtsbeschwerdeverfahren angehört worden und hat zum Verfahren Stellung genommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Nachdem der [X.] die erste instanzabschließende Senatsentscheidung vom 7. Mai 2015 auf die zugelassene Rechtsbeschwerde hin im Rechtsbeschwerdeverfahren mit Beschluss vom 9. November 2016 aufgehoben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwiesen hat, hatte der erkennende Senat des [X.]s unter Beachtung der Rechtsauffassung des [X.]s in der Sache erneut zu entscheiden (§ 89 Abs. 4 S. 2 [X.]).

Die zulässige, insbesondere gem. § 64 Abs. 6 [X.] i. V. m. § 66 Abs. 1 [X.] statthafte Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Da der Anmeldung keine Schutzhindernisse gem. §§ 8 Abs. 2, 37 Abs. 1 [X.] entgegenstehen, war der angegriffene Beschluss des [X.], Markenstelle für Klasse 41, aufzuheben. Insbesondere sind die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1, [X.] und Nr. 4 [X.] zu verneinen.

1. In Bezug auf das Schutzhindernis der Täuschungseignung gem. § 8 Abs. 2 Nr. 4 [X.] hat der [X.] festgestellt, dass die Ausführungen des erkennenden Senats im Beschluss vom 7. Mai 2015, nach denen das angemeldete Zeichen geeignet sei, über die Herkunft der beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus einem im Wesentlichen von der [X.] betriebenen Versorgungsunternehmen zu täuschen, rechtlicher Nachprüfung nicht standhielten.

Der [X.] führt hierzu in seinem Beschluss vom 9. November 2016 aus, dass zwar die Annahme des [X.]s, der Verbraucher halte die [X.] für den wesentlichen Träger eines mit „[X.]“ bezeichneten Unternehmens, nicht zu beanstanden sei, da die diesbezüglichen Feststellungen zum Verkehrsverständnis ohne Rechtsfehler getroffen worden seien. Jedoch wende sich die Rechtsbeschwerde mit Erfolg gegen die weitere Annahme des [X.]s, die Angabe „[X.]“ sei zur Täuschung des Verkehrs über die kommunale Trägerschaft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 4 [X.] geeignet, weil die [X.] aufgrund ihrer (mittelbaren) Minderheitsbeteiligung einen bestimmenden kommunalen Einfluss auf die Unternehmenspolitik der Anmelderin nicht sicherstellen könne.

Da ein Markeninhaber das nicht an einen bestimmten Geschäftsbetrieb gebundene Zeichen nicht nur selbst benutzen, sondern es gem. § 30 Abs. 2 [X.] lizenzieren oder nach § 27 Abs. 1 [X.] auf einen Dritten übertragen könne, sei eine in der angemeldeten Marke enthaltene unternehmensbezogene Angabe allenfalls dann zur Täuschung geeignet, wenn sie in Bezug auf den Geschäftsbetrieb sowohl des Markeninhabers als auch eines jeden Dritten irreführend sei.

Etwas anderes ergebe sich vorliegend auch nicht aus dem Gedanken der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 6 [X.], die den Ausschluss der Eintragung und Benutzung staatlicher Hoheitszeichen bezwecke, weil ihre Registrierung oder Benutzung als Marke die Rechte eines Staats auf Kontrolle seiner [X.] verletzen und die Öffentlichkeit über die Herkunft der mit solchen Marken gekennzeichneten Waren täuschen könne. Denn eine Marke, die – wie die Wortmarke „[X.]“ – auf die Führung oder Beherrschung eines Versorgungsunternehmens durch eine [X.] hinweise, diene nicht der Darstellung staatlicher Souveränität. Mit der Marke nehme der Anbieter der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen keine Hoheitsrechte für sich in Anspruch, sondern weise auf den bestimmenden Einfluss der [X.] auf die Geschicke des Unternehmens hin.

Auch wenn die [X.] an der Anmelderin nicht mehrheitlich beteiligt sei, könne eine generelle Eignung des Anmeldezeichens zur Täuschung nicht bejaht werden, da eine Benutzung in nicht irreführender Weise denkbar sei. So sei die Erlangung eines beherrschenden Einflusses der [X.] auf die Anmelderin im Zuge einer Rekommunalisierung oder die Übertragung der Marke durch die Anmelderin auf einen von der [X.] geführten [X.] bzw. die Lizenzierung an einen solchen denkbar.

Diesen gem. § 89 Abs. 4 S. 2 [X.] bindenden Ausführungen des [X.]s in seiner Entscheidung vom 9. November 2016 ist aus Sicht des erkennenden Senats nichts hinzuzufügen.

Da somit eine Benutzung der angemeldeten Wortkombination „[X.]“ in nicht irreführender Weise denkbar ist, kann ihr nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 [X.] von vornherein der Schutz versagt werden.

2. Wie bereits mit Beschluss des erkennenden Senats vom 7. Mai 2015 festgestellt, fehlt dem angemeldeten Wortzeichen auch nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] jegliche Unterscheidungskraft.

Der Begriff "Stadtwerke" weist auf ein Versorgungsunternehmen in kommunaler Hand hin und enthält in Verbindung mit einer geographischen Angabe eine eindeutige betriebliche Herkunftsangabe. Die angemeldete Wortmarke bringt somit zum Ausdruck, dass die beanspruchten Waren und Dienstleistungen von einem Versorgungsunternehmen in der Hand der [X.] stammen.

Dies hat auch der [X.] in seiner Rechtsbeschwerdeentscheidung – unter Zugrundelegung der vom [X.] getroffenen Feststellungen – bestätigt ([X.], [X.], 186, 2. Leitsatz – [X.]).

3. Schließlich steht der Eintragung des angemeldeten Zeichens ein gegenwärtiges oder künftiges Freihaltebedürfnis i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] nicht entgegen.

Auch wenn angesichts der Privatisierungstendenzen im kommunalen Bereich und der Liberalisierung des Energiemarkts weitere Anbieter von Leistungen der Daseinsvorsorge mit Sitz in [X.] auf dem Markt auftreten können, wird ein derartiger wirtschaftlicher Wettbewerb auf dem örtlichen Markt der Grundversorgung nicht mit einer kennzeichenmäßigen Konkurrenz um die angemeldete Wortmarke „[X.]“ einhergehen, weil es wettbewerbswidrig wäre, diesen Begriff ohne eine zumindest mehrheitliche Unternehmensbeteiligung der [X.] zu verwenden. Der Aussagegehalt der Bezeichnung „[X.]“ erschöpft sich somit nicht in einer freihaltebedürftigen Beschreibung von Grund[X.]leistungen im Einzugsbereich der [X.], sondern bezeichnet Versorgungsleistungen eines kommunalen Unternehmens, das zumindest mehrheitlich von der [X.] betrieben wird ([X.], [X.], 186, 3. Leitsatz – [X.]).

4. Die Präsidentin des [X.] hat im Verfahren vor dem [X.] zur Frage der (fehlenden) Unterscheidungskraft unter Beifügung diverser Belege neuen Tatsachenvortrag gebracht, der jedoch nicht zu einer abweichenden Bewertung dieses Schutzhindernisses oder auch eines (künftigen) Freihaltebedürfnisses durch den Senat führt.

So hat die Präsidentin des [X.] u. a. vorgetragen, dass sich in Folge der Privatisierung der kommunalen Grundversorgung die herkömmliche Bedeutung des Begriffs „Stadtwerke“ dahin geändert habe, dass dieser nunmehr als Synonym für (irgend)ein Energie([X.])unternehmen verstanden werde. Dementsprechend werde auch zwischen „kommunalen [X.]“ und „privaten [X.]“ differenziert. Hierbei handelt es sich um neues tatsächliches Vorbringen, das im Rechtsbeschwerdeverfahren grundsätzlich unzulässig ist ([X.], [X.], 186, Rn. 34 – [X.]) und dementsprechend nach Zurückverweisung des Verfahrens in der vorliegenden Tatsacheninstanz zu bewerten ist. Aus den vorgelegten Publikationen lässt sich ein dahingehend geändertes Begriffsverständnis des angesprochenen Verkehrs jedoch nicht belegen, wie bereits der [X.] in seinem diesbezüglichen obiter dictum ausgeführt hat ([X.] a. a. O.). Auch die eigenen Recherchen des Senats haben ein derartiges Begriffsverständnis im Sinne von „Energie[X.]unternehmen“ nicht ergeben.

5. Der Senat konnte nach Zurückverweisung der Sache durch den [X.] ohne (erneute) mündliche Verhandlung entscheiden, da die Anmelderin die Durchführung einer solchen für den Fall ihres Obsiegens nicht beantragt hat (§ 69 Nr. 1 [X.]) und der Senat eine mündliche Verhandlung auch nicht für geboten erachtet hat (§ 69 Nr. 3 [X.]).