Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 24.02.2011, Az. I ZR 181/09

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
I
ZR
181/09
Verkündet am:
24.
Februar 2011
Bürk
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

Kosten des Patentanwalts II
BGB §§ 677, 683 Satz 1, § 670; [X.] § 14 Abs. 6 Satz 1
Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der Abmahnung we-gen einer Markenverletzung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mit-wirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§
677, 683 Satz 1, §
670 BGB oder §
14 Abs. 6 Satz
1 [X.] nur beansprucht werden, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des [X.] erforderlich war. Diese Voraussetzung ist regelmäßig nur dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die -
wie etwa Re-cherchen zum [X.] oder zur Benutzungslage
-
zum typischen Arbeits-gebiet eines Patentanwalts gehören.
[X.], Urteil vom 24. Februar 2011 -
I [X.]/09 -
[X.] [X.]/Main

LG [X.]/Main

-
2
-
Der I. Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 24. Februar
2011
durch [X.] [X.] und [X.], [X.] und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandes-gerichts [X.] am Main vom 12.
November 2009 wird auf Kos-ten der Klägerin zurückgewiesen.
Von Rechts wegen

Tatbestand:
Die Klägerin ist Inhaberin der am 13.
Januar 2003 eingetragenen [X.]

, die unter anderem Schutz für Schmuckwaren beansprucht.
Die Beklagte bot im November 2007 auf der Internethandelsplattform [X.] un-ter der Bezeichnung P.

24 Paar Ohrstecker an. Die Klägerin mahnte
die
Beklagte mit Schreiben vom 12.
November 2008 wegen der
Verletzung ihrer Markenrechte ab
und verlangte die Abgabe einer strafbewehrten Un-terlassungserklärung. Die Abmahnung ist sowohl von einer Rechtsanwältin als auch von einem Patentanwalt unterzeichnet.

Die Klägerin hat die
Beklagte auf
Erstattung der ihr durch die [X.] entstandenen
Rechtsanwalts-
und [X.] in Höhe von ins-gesamt 4.161

nsen
in Anspruch genommen.

1
2
-
3
-
Das Landgericht hat die Beklagte zur Erstattung der Anwaltskosten in Höhe von 2.080,50

verurteilt und die weitergehende, auf Erstattung der [X.]kosten in Höhe von 2.080,50

gerichtete Klage abgewiesen. Die gegen die Teilabweisung ihrer Klage gerichtete Berufung der Klägerin ist ohne Erfolg geblieben ([X.] [X.] a.M., [X.], 127).

Mit ihrer vom Berufungsgericht zugelassenen Revision verfolgt die Klä-gerin ihren Klageantrag in vollem Umfang weiter. Die ordnungsgemäß geladene Beklagte war im Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Revisionsgericht nicht vertreten. Die Klägerin beantragt, über ihr Rechtsmittel durch Versäum-nisurteil zu entscheiden.

Entscheidungsgründe:
I.
Das Berufungsgericht
hat angenommen,
der Klägerin stehe kein
An-spruch auf Erstattung der durch die Abmahnung entstandenen [X.] zu. Es hat dazu ausgeführt:

Die Klägerin könne von der Beklagten zwar sowohl unter dem Gesichts-punkt der Geschäftsführung ohne Auftrag aus §§
677, 683 Satz
1, §
670 BGB als auch im Rahmen eines Schadensersatzanspruchs aus §
14 Abs.
6 Satz
1 [X.] Ersatz der durch die Markenverletzung verursachten erforderlichen Aufwendungen verlangen, zu denen grundsätzlich auch die Kosten der [X.] gehörten. Die durch die Abmahnung entstandenen [X.]
seien
im vorliegenden Fall jedoch nicht als erforderlich anzusehen.

Die Bestimmung des
§
140 Abs.
3
[X.], die
es generell entbehrlich mache, die Erforderlichkeit der Hinzuziehung des Patentanwalts zu prüfen, könne auf den
materiell-rechtlichen Anspruch auf Erstattung vorprozessualer 3
4
5
6
7
-
4
-
[X.] nicht entsprechend angewandt werden. Bei vorprozessua-len
Rechtsanwaltskosten beurteile
sich die Frage der Erstattungsfähigkeit nach der Erforderlichkeit der Hinzuziehung. Für vorprozessuale [X.] könne daher nichts anderes gelten. Andernfalls wären in [X.] die durch die Einschaltung eines Patentanwalts entstandenen Kosten un-ter leichteren Voraussetzungen zu erstatten als die durch die Einschaltung ei-nes Rechtsanwalts entstandenen Kosten. Für eine solche Privilegierung der patentanwaltlichen gegenüber der anwaltlichen Tätigkeit sei
kein Grund ersicht-lich.

Im vorliegenden Fall sei es nicht erforderlich gewesen, mit der [X.] zusätzlich zur Rechtsanwältin einen
Patentanwalt
zu beauftragen.
Die ergänzende Hinzuziehung eines Patentanwalts in [X.] könne nur dann als
erforderlich angesehen werden, wenn dieser Tätigkeiten übernehme, die -
wie etwa Recherchen zum [X.] oder zur Benut-zungslage
-
in das typische Arbeitsfeld des Patentanwalts gehörten. Die Kläge-rin habe nicht dargetan, dass ihr
Patentanwalt im vorliegenden Fall derartige Tätigkeiten ausgeführt
habe.

II.
Die Revision der
Klägerin ist nicht begründet.

1.
Über die Revision der Klägerin ist, obwohl die Revisionsbeklagte im Verhandlungstermin vor dem Senat nicht vertreten war, nicht durch Versäum-nisurteil, sondern in entsprechender Anwendung des §
539 Abs.
2 Satz
2 Halbs.
2
ZPO
durch streitiges Urteil (unechtes Versäumnisurteil) zu entschei-den, da sie sich auf der Grundlage des vom Berufungsgericht festgestellten Sachverhalts als unbegründet erweist.

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10
-
5
-
2.
Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass der von der Klägerin geltend gemachte
Anspruch auf Erstattung der Kosten, die durch die Mitwirkung des Patentanwalts an
der Abmahnung der Beklagten wegen der Markenverletzung entstanden sind, im Streitfall allein
unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§
677, 683 Satz
1, §
670 BGB)
oder als
Schadensersatzanspruch
(§
14 Abs.
6 Satz
1 [X.])
begründet sein kann. Die für das gerichtliche Verfahren geltende Bestimmung
des §
140 Abs.
3 Mar-kenG kann
dagegen weder in unmittelbarer
noch in entsprechender Anwen-dung als Anspruchsgrundlage herangezogen werden.

a)
Gemäß §
140 Abs.
3 [X.] sind von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, die Gebühren nach §
13 RVG
und außerdem die notwendigen Auslagen des [X.] zu erstatten.

b)
Die Regelung des §
140 Abs.
3 [X.] gilt unmittelbar nur für Kos-ten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einem Rechtsstreit ent-standen sind und nicht für Kosten, die -
wie hier die Abmahnkosten
-
durch die Mitwirkung eines Patentanwalts außerhalb eines Rechtsstreits angefallen sind. Die Vorschrift gibt
-
in Ergänzung zu §
91 Abs.
1 Satz
1, Abs.
2 Satz
1 ZPO
-
lediglich einen prozessualen
und keinen materiell-rechtlichen Kostenerstat-tungsanspruch
(vgl. [X.], [X.]. 2008, 561, 562; Omsels, [X.] 2009, 27, 31).

c)
Die Bestimmung
des §
140 Abs. 3 [X.] kann auch nicht in ent-sprechender Anwendung als Grundlage für einen Anspruch auf Erstattung der Kosten für die außergerichtliche
Tätigkeit eines Patentanwalts herangezogen werden. Voraussetzung für die
entsprechende Anwendung einer Vorschrift
ist
das Bestehen einer planwidrigen
Regelungslücke und einer vergleichbaren
In-11
12
13
14
-
6
-
teressenlage. Hier liegt schon
keine Regelungslücke vor.
Die materiell-rechtlichen
Anspruchsgrundlagen -
hier §§
677, 683 Satz
1, §
670 BGB und §
14 Abs.
6 Satz
1 [X.]
-
regeln
abschließend, unter welchen Vorausset-zungen
ein Anspruch auf
Erstattung außergerichtlicher Kosten der Rechtsver-folgung besteht (vgl. [X.], Urteil vom 12.
Dezember 2006 -
VI
ZR
224/05, NJW 2007, 1458 Rn.
22; [X.], [X.] 2009, 27, 32).

3.
Der Anspruch auf Erstattung der Kosten der Rechtsverfolgung ein-schließlich der Aufwendungen für eine Abmahnung ist unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§
677, 683 Satz
1, §
670 BGB) ebenso wie als Schadensersatzanspruch
(§
14 Abs.
6 Satz
1 [X.]) nur begründet, soweit diese Kosten erforderlich waren (vgl. [X.], Urteil vom 6.
Mai 2004 -
I
ZR
2/03, [X.], 789
f. = WRP
2004, 903 -
Selbstauftrag, mwN). Für den von der Klägerin geltend gemachten Anspruch auf Erstattung der Kosten, die durch die Mitwirkung des Patentanwalts an der Abmahnung der Beklagten wegen der Markenverletzung entstanden sind, gelten insoweit keine Besonder-heiten. Er ist daher nur begründet, soweit die Klägerin darlegt und nachweist, dass diese Kosten
zur Rechtsverfolgung erforderlich waren.

a)
Entgegen der Ansicht der Revision lässt sich der Regelung des §
140 Abs.
3 [X.] nicht die Wertung des Gesetzes entnehmen, dass die Kosten
für die außergerichtliche Mitwirkung eines Patentanwalts in einer kennzeichen-rechtlichen Angelegenheit ebenfalls ohne Prüfung der Erforderlichkeit stets
zu erstatten sind ([X.], [X.]. 2008, 561, 562; [X.], [X.] 2005, 3684, 3685; [X.], [X.], 354
f.; [X.], Urteil vom 24.
März 2009 -
2
O
62/09,
juris Rn.
23
ff.; Fezer/[X.], Handbuch der Markenpraxis, Bd.
I, [X.], 4.
Teil Rn.
85; [X.], [X.], 1059, 1063
ff.; [X.]/[X.], [X.], 708, 709
f.; [X.], [X.], 542, 543; [X.] [X.], GRUR 1991, 72; [X.], [X.], 343, 345
f.; [X.] 15
16
-
7
-
Hamburg, [X.], 370, 371
f.; [X.] Stuttgart, [X.], 1265, 1271; KG, [X.], 403
f.; [X.]/[X.], [X.], 3.
Aufl., §
140 Rn.
61
ff.; [X.]/[X.]/[X.], Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medienrecht, 2.
Aufl., §
140 [X.] Rn.
24; Fezer, Markenrecht, 4.
Aufl., §
14 Rn.
1076; Omsels, [X.]
2009, 27, 31
ff.; vgl. auch [X.] in [X.]/
[X.], [X.], 9.
Aufl., §
140 Rn.
53).

Die Kosten für die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichen-streitsache sind nach §
140 Abs.
3 [X.] allerdings ohne Prüfung der Erfor-derlichkeit stets zu erstatten. Es ist nicht zu prüfen, ob die Mitwirkung des [X.] zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidi-gung im Sinne des §
91 Abs.
1 Satz
1 ZPO notwendig war. Es kommt auch nicht darauf an, ob der Patentanwalt gegenüber dem Rechtsanwalt eine Mehr-leistung

erbracht hat
(vgl. [X.], Urteil vom 3.
April 2003 -
I
ZB
37/02, [X.], 639, 640 = [X.], 755 -
Kosten des Patentanwalts
I).

Daraus kann jedoch nicht im Wege einer wertenden Betrachtung [X.] werden, dass auch die Kosten für die außergerichtliche Mitwirkung
eines Patentanwalts
in einer kennzeichenrechtlichen Angelegenheit ohne Prü-fung der Erforderlichkeit immer zu erstatten sind, sofern ein materiell-rechtlicher Kostenerstattungsanspruch -
hier aus §§
677, 683 Satz
1, §
670 BGB oder §
14 Abs.
6 Satz
1 [X.]
-
dem Grunde nach gegeben ist. Dies hätte, wie das Berufungsgericht mit Recht angenommen hat, zur Folge, dass in [X.] die durch die Einschaltung eines Patentanwalts entstandenen au-ßergerichtlichen Kosten unter leichteren Voraussetzungen zu erstatten wären als die durch die Einschaltung eines Rechtsanwalts entstandenen außergericht-lichen Kosten. Für eine solche Privilegierung der patentanwaltlichen gegenüber der rechtsanwaltlichen Tätigkeit gibt es keinen
Grund ([X.], [X.]. 17
18
-
8
-
2008, 561, 562; [X.], Urteil vom 24.
März 2009 -
2
O
62/09, juris Rn.
30).

Die Kosten, die durch die außergerichtliche Tätigkeit eines Rechtsan-walts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, sind nur zu erstatten, soweit sie erforderlich waren. Dabei ist es Sache des Anspruchstellers, darzulegen und nachzuweisen, dass es erforderlich war, einen Rechtsanwalt mit der au-ßergerichtlichen Rechtsverfolgung zu beauftragen. Es gibt keinen Grund dafür, die außergerichtlichen [X.] anders als die außergerichtlichen
Rechtsanwaltskosten ohne Prüfung ihrer Erforderlichkeit zu ersetzen. Insbe-sondere kann
dies
nicht damit begründet werden, dass auch die gerichtlichen [X.] unter leichteren Voraussetzungen als die gerichtlichen Rechtsanwaltskosten zu erstatten sind. Die Kosten für die gerichtliche Tätigkeit eines Rechtsanwalts sind in [X.] -
wie die Kosten für die gerichtliche Mitwirkung
eines Patentanwalts
-
stets zu erstatten. Sie
sind immer zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung [X.] im Sinne des §
91 Abs.
1 Satz
1 ZPO. Abgesehen davon, dass die Tätigkeit eines Rechtsanwalts im Gerichtsverfahren grundsätzlich stets als notwendig anzusehen ist, folgt die Notwendigkeit der Tätigkeit eines Rechtsanwalts in ei-ner Kennzeichenstreitsache auch
daraus, dass für [X.] die Landgerichte ohne Rücksicht auf den Streitwert ausschließlich zuständig sind (§
140 Abs.
1 [X.]) und sich die Parteien vor den Landgerichten durch ei-nen Rechtsanwalt vertreten lassen müssen (§
78 Abs.
1 Satz
1 ZPO).

b)
Die Kosten für die
außergerichtliche
Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache sind auch
dann nicht ohne Prüfung ihrer [X.] zu erstatten, wenn
die Kosten für die außergerichtliche Tätigkeit
eines Rechtsanwalts in dieser
Kennzeichenstreitsache als erforderlich anzusehen und 19
20
-
9
-
daher zu ersetzen
sind
([X.], [X.]. 2008, 561, 562; [X.], Urteil vom 24.
März 2009 -
2
O
62/09, juris Rn.
32).

aa)
Aus dem Umstand, dass es
in einem konkreten
Fall erforderlich ist, einen Rechtsanwalt mit der Abmahnung einer [X.] zu be-trauen, folgt nicht ohne Weiteres, dass es notwendig
ist, daneben auch noch einen Patentanwalt mit
dieser
Abmahnung zu beauftragen. Ist ein
Rechtsanwalt nach seinen kennzeichenrechtlichen Fähigkeiten allein
dazu
imstande, den Fall rechtlich zu beurteilen und den Verletzer abzumahnen, ist es nicht nötig, zu-sätzlich noch einen Patentanwalt einzuschalten. Es bedarf daher grundsätzlich einer gesonderten Prüfung, ob es notwendig war, zur außergerichtlichen [X.] einer Markenverletzung neben einem
Rechtsanwalt auch noch einen
Patentanwalt
zu beauftragen.

bb)
Die Revision macht geltend, der Geschädigte könne zum maßgebli-chen Zeitpunkt der Auftragserteilung regelmäßig nur
überblicken, ob er die Ab-mahnung in einem einfach gelagerten Fall aufgrund eigener Sachkunde selbst aussprechen könne
oder zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung besser auf die Mitwirkung fachkundiger Dritter zurückgreifen solle. Für eine selektive Beauftragung entweder eines Rechtsanwalts oder eines Patentanwalts fehle ihm
die Sachkunde und zum Zeitpunkt der Auftragserteilung zudem regelmäßig die Beurteilungsgrundlage.
Die
Einschaltung eines Rechtsanwalts und eines Patentanwalts zur Wahrnehmung seiner Rechte sei
daher entweder insgesamt erforderlich oder nicht.

Dieser Einwand der Revision greift nicht durch. Derjenige, der im Falle einer [X.] zur vorgerichtlichen Verfolgung seiner Rechte die Mitwirkung fachkundiger Dritter für erforderlich hält, mangels eigener Sachkun-de aber nicht beurteilen kann, ob er hierzu sowohl einen Rechtsanwalt als auch 21
22
23
-
10
-
einen Patentanwalt benötigt, kann sich zunächst nur an einen Rechtsanwalt oder nur an einen Patentanwalt wenden und
sich von diesem sachkundig bera-ten lassen, ob es der Hinzuziehung eines weiteren Fachmanns bedarf.

c)
Hat neben einem Rechtsanwalt auch ein Patentanwalt an der
[X.] wegen einer Markenverletzung mitgewirkt, kann die Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nur beansprucht wer-den, wenn der Anspruchsteller darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Diese Voraussetzung ist
regelmäßig nur erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die -
wie etwa Re-cherchen zum [X.] oder zur Benutzungslage
-
zum
typischen
Arbeits-gebiet eines Patentanwalts gehören.

aa)
Der
Gesetzgeber hat allerdings mit der Regelung des §
140 Abs.
3 [X.] zum Ausdruck gebracht, dass er von einer besonderen Sachkunde des Patentanwalts im Kennzeichenrecht
ausgeht
([X.], Urteil vom 24.
März 2009 -
2
O
62/09, juris Rn.
33; Omsels, [X.], 27, 33; Günther/
[X.], [X.], 708, 710; aA [X.], [X.], 1059, 1063
f.).
Allein deswe-gen ist
es aber nicht erforderlich, bei einer Markenverletzung mit der
[X.] des
Verletzers zusätzlich zu einem Rechtsanwalt auch noch einen Pa-tentanwalt zu beauftragen.

Bei [X.] geht es nicht um naturwissenschaftliche oder technische Sachverhalte und die sich daraus ergebenden Rechtsfragen, die es regelmäßig nahelegen, neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Pa-tentanwalt einzuschalten. In [X.] wird es vielmehr oft ent-behrlich sein, zusätzlich zu einem Rechtsanwalt
auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen. Es gibt zahlreiche Rechtsanwälte, die über besondere Sach-kunde im Kennzeichenrecht verfügen und in der Lage sind, Mandanten ohne 24
25
26
-
11
-
Hinzuziehung eines Patentanwalts in kennzeichenrechtlichen Angelegenheiten umfassend zu beraten. Insbesondere wird ein
Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht ohne Mitwirkung eines Patentanwalts dazu imstande
sein, eine Abmahnung wegen einer Markenverletzung zu verfassen (vgl. [X.], Urteil vom 24.
März 2009 -
2
O
62/09, juris Rn.
34; Fezer/[X.]
aaO
Rn.
85; [X.], [X.], 1059, 1063; Günther/[X.], [X.], 708, 710).

Unter diesen Umständen hat derjenige, der die Erstattung der Kosten ei-nes Patentanwalts beansprucht, der
bei der Abmahnung einer Markenverlet-zung neben einem Rechtsanwalt mitgewirkt hat, darzulegen und nachzuweisen, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Zur Beurteilung der Erforderlichkeit können, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, die Grundsätze herangezogen werden, nach denen zu beurteilen ist, ob die Be-auftragung eines Patentanwalts in einer Wettbewerbssache im Sinne des §
91 Abs.
1 Satz
1 ZPO notwendig war
(vgl. dazu [X.] Köln, [X.], 350, 352; Köhler
in Köhler/Bornkamm, [X.], 29.
Aufl., §
12 Rn.
2.121 mwN). [X.] wird die Mitwirkung eines Patentanwalts regelmäßig nur dann als [X.] anzusehen sein, wenn er
Aufgaben übernommen hat, die zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwalts gehören.

bb)
Die Rechtsprechung des [X.] steht dieser Beurtei-lung, anders als die Revision meint, nicht entgegen.

(1)
Der X. Zivilsenat des [X.] hat zwar in der Entschei-dung Kleiderbügel

die Auffassung des Berufungsgerichts in jenem [X.] gebilligt, dass der aus dem gewerblichen Schutzrecht -
im Streitfall ging es um ein Gebrauchsmuster und ein Patent
-
Abgemahnte die Kosten einer be-rechtigten Abmahnung unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag ersetzen müsse und hierzu auch die Honorare für einen Patentanwalt 27
28
29
-
12
-
und einen Rechtsanwalt für deren Mitwirkung an der Abfassung des [X.] gehörten (Urteil vom 20.
Dezember 1994 -
X
ZR
56/93, [X.]Z
128, 220, 229). Er hat aber nicht ausgesprochen, dass eine Erstattung von vorge-richtlichen [X.] ohne Prüfung der Erforderlichkeit beansprucht werden könne. Die Hinzuziehung eines Patentanwalts neben Rechtsanwälten
war nach den Feststellungen des Berufungsgerichts in jenem Fall zweckent-sprechend und notwendig im Sinne der §§
683, 670 BGB. Im Übrigen liegt die Erforderlichkeit der Einschaltung eines Patentanwalts bei Abmahnungen aus einem technischen Schutzrecht näher als bei Abmahnungen aus einem Kenn-zeichenrecht.

(2)
Der Senat hat zwar in der Entscheidung Thermoroll

der Klägerin je-nes Rechtsstreits einen Anspruch
auf Erstattung der Kosten zuerkannt, die durch die vorprozessuale Einschaltung eines Patentanwalts zur Abmahnung entstanden sind
(Urteil vom 26.
Februar 2009 -
I
ZR
219/06, GRUR
2009, 888 Rn.
24 = [X.], 1080).
Aus dem Urteil geht jedoch nicht hervor, dass die Klägerin den Patentanwalt zusätzlich zu einem Rechtsanwalt mit der [X.] beauftragt hatte. Zudem war nach den Feststellungen des Berufungsge-richts in jenem Fall ([X.], [X.], 888 Rn.
10) zur Klärung der Rechtslage eine markenrechtliche Recherche und damit eine Tätigkeit erforderlich, die zum typischen Arbeitsfeld eines Patentanwalts gehört.

cc)
Die Revision macht auch ohne Erfolg geltend, das Mehr an Einzel-fallgerechtigkeit, das durch die Aufgabe einer
typisierenden Betrachtungsweise zugunsten einer konkreten Erforderlichkeitsprüfung möglicherweise entstehe, stehe in keinem Verhältnis zur dadurch entstehenden Rechtsunsicherheit.

Bei der Prüfung der Notwendigkeit von Maßnahmen der Rechtsverfol-gung oder Rechtsverteidigung ist allerdings
eine typisierende Betrachtungswei-30
31
32
-
13
-
se geboten. Denn der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differen-zierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist, steht in keinem Verhältnis zu den Nachteilen, die sich einstellen, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden könnte, ob die Kosten einer bestimmten Maßnahme zu erstat-ten sind ([X.], Beschluss vom 19.
April 2007 -
I
ZB
47/06, [X.], 999
Rn.
21 = [X.], 224
-
Consulente in [X.], mwN).

Entgegen der Ansicht der Revision ist
aber bei der Beurteilung, ob es er-forderlich ist, zur Abmahnung einer Markenverletzung neben einem Rechtsan-walt auch noch einen Patentanwalt heranzuziehen,
eine typisierende Betrach-tungsweise möglich. Die zusätzliche Einschaltung eines Patentanwalts wird in solchen Fällen -
wie ausgeführt
-
regelmäßig nur erforderlich sein, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben
erfüllt, die zum typischen Arbeitsgebiet eines [X.] gehören.

4.
Nach diesen Maßstäben war es im Streitfall nicht erforderlich, zur
Ab-mahnung der Beklagten wegen der Markenverletzung neben einer Rechtsan-wältin noch einen Patentanwalt heranzuziehen. Die Kosten des Patentanwalts
sind deshalb nicht zu erstatten.

a)
Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts sind nach dem Vor-bringen
der Klägerin keine Gründe
gegeben, wonach
es im vorliegenden Fall erforderlich war, zur Abmahnung der Beklagten neben einer
Rechtsanwältin
auch noch einen
Patentanwalt einzuschalten. Insbesondere hat
die Klägerin nicht dargetan, dass ihr
Patentanwalt zur Vorbereitung der Abmahnung typi-sche patentanwaltliche Tätigkeiten -
wie etwa eine Recherche zum [X.] oder zur Benutzungslage
-
entfalten
musste. Gegen die Erforderlichkeit der Hinzuziehung eines Patentanwalts spricht auch, wie das Berufungsgericht zutreffend
angenommen hat, dass die Klägerin in der Abmahnung nach einer
33
34
35
-
14
-
kurzen
Darstellung des Sachverhalts hat
ausführen lassen, dass es keiner [X.] Erläuterung

bedürfe, warum eine Markenverletzung vorliege.

b)
Die Revision macht vergeblich
geltend, der Klägerin stehe ein Kosten-erstattungsanspruch jedenfalls deshalb zu, weil sie zum Zeitpunkt der Beauftra-gung des Patentanwalts im Blick auf die herrschende Ansicht in der oberge-richtlichen Rechtsprechung und in der Literatur habe darauf vertrauen dürfen, dass die Kosten für die Tätigkeit des Patentanwalts ohne den Nachweis der Erforderlichkeit im Einzelfall erstattungsfähig seien.

Nach der ständigen Rechtsprechung des [X.] ist zwar für die Prüfung der Erforderlichkeit einer anwaltlichen Tätigkeit auf die maßgebliche Sicht des Geschädigten abzustellen (vgl.
[X.], Urteil vom 4.
Dezember 2007 -
VI
ZR
277/06, [X.], 367 Rn.
17 = [X.], 364; Urteil vom 26.
Mai 2009 -
VI
ZR
174/08, [X.], 992 Rn.
28; Urteil vom 19.
Oktober 2010 -
VI
ZR
237/09, [X.], 79 Rn.
15 mwN).
Die Klägerin hat nach ihrem eige-nen Vorbringen aber nicht die Mitwirkung eines Patentanwalts für erforderlich
gehalten, sondern die durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstehenden Kosten -
ohne den Nachweis
der Erforderlichkeit
-
als
erstattungsfähig angese-hen. Im Übrigen war es bereits
zur Zeit der Beauftragung des Patentanwalts durch die Klägerin im November 2008 in Rechtsprechung und Literatur umstrit-ten, ob die Kosten für die zusätzliche Beauftragung eines
Patentanwalts ohne Nachweis der Erforderlichkeit erstattungsfähig sind
(vgl. oben unter Rn.
16).
36
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-
15
-
III.
Danach ist die Revision der Klägerin gegen das Berufungsurteil [X.]. Die Kostenentscheidung beruht auf §
97 Abs.
1 ZPO.

Bornkamm

Pokrant

Büscher

Kirchhoff

Koch
Vorinstanzen:
LG [X.]/Main, Entscheidung vom 03.03.2009 -
2/18 O 146/08 -

[X.] [X.]/Main, Entscheidung vom 12.11.2009 -
6 [X.]/09 -

38