Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 03.06.2004, Az. X ZR 82/03

[X.]IM NAMEN DES VOLKES URTEIL [X.] Verkündet am: 3. Juni 2004 [X.] als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja [X.]: ja

Drehzahlermittlung

[X.] § 14; EPÜ Art. 69 Abs. 1

Die tatrichterliche Feststellung, welchen Sinngehalt der vom [X.] ange-sprochene Fachmann den Merkmalen des Patentanspruchs entnimmt, hat stets den Gesamtzusammenhang des Patentanspruchs in den Blick zu nehmen. Feststellungen zum Inhalt einzelner Merkmale dienen nur dazu, schrittweise den allein maßgeblichen Wortsinn des Patentanspruchs als einer Einheit zu ermitteln.

[X.] §§ 10, 33 Abs. 1; [X.] Art. II § 1 Abs. 1

Wer lediglich anderen im Sinne des § 10 [X.] [X.]el liefert, die sich auf ein we-sentliches Element der Erfindung beziehen, ist zu einer angemessenen [X.] für die Benutzung des Gegenstandes der Patentanmeldung nicht verpflichtet.

[X.], Urt. v. 3. Juni 2004 - [X.] - OLG Karlsruhe
LG Mannheim

- 2 - [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 3. Juni 2004 durch [X.] [X.], [X.], die Richterin [X.] und [X.] Meier-Beck und [X.] für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des [X.] vom 14. Mai 2003 aufgehoben.
Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil der 7. Zivilkammer des [X.] vom 26. Juli 2002 wird zurückgewiesen, soweit das [X.] die Klageanträge auf Verurteilung zur Rechnungslegung für den Zeitraum vom 23. Februar 1991 bis zum 13. November 1993 sowie auf Feststellung der Verpflichtung der Beklagten zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung abge-wiesen hat.

Im übrigen wird der Rechtsstreit zu neuer Verhandlung und Ent-scheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungs-gericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

- 3 - Tatbestand:

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Patentverletzung in Anspruch. Sie ist eingetragene Inhaberin des [X.] Teils des am 1. Juni 1990 unter Inanspruchnahme einer [X.] Priorität vom 15. Juli 1989 angemeldeten [X.] Patents 408 877 ([X.]s). Die Veröffentlichung der [X.] ist am 23. Januar 1991, die Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung am 13. Oktober 1993 erfolgt.
Der mit der Klage geltend gemachte Patentanspruch 1 sowie der [X.] lauten:
"1. Verfahren zur Ermittlung der Drehzahl einer [X.] (10) mit bekannter Zylinderzahl, die mit vorgegebenem Übersetzungsverhältnis einen Generator (11) antreibt, mit einer signalverarbeitenden Anordnung (13 - 21), welche die Drehzahl aus einem am Generator (11) oder an einer Last auftretenden Signal ([X.]) ermittelt, das einen ersten Signalanteil ([X.]) enthält, der einem Wechselspannungsanteil der vom Generator (11) er-zeugten Spannung entspricht, und welche einen zweiten, nie-derfrequenteren Signalanteil ([X.]) ermittelt, der durch die dis-kontinuierliche Arbeitsweise der Brennkraftmaschine, bedingt durch die Verbrennung in den einzelnen Zylindern, verursacht ist, wobei der erste Signalanteil ([X.]) mit dem zweiten Signalan-teil ([X.]) frequenzmoduliert ist, und welche das Übersetzungs-verhältnis zwischen Brennkraftmaschine (10) und Generator (11) aus dem Verhältnis der Frequenz des ersten [X.] ([X.]) und der Frequenz des zweiten [X.] ([X.]) bestimmt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, mit einem [X.] zum Ermitteln der Frequenz des zweiten, niederfrequenteren Signal-anteils ([X.]) aus dem ersten Signalanteil ([X.])." - 4 - Die Beklagte vertreibt unter der Bezeichnung "[X.]" Drehzahl- messer für Benzin- und Dieselmotoren, die sie von ihrer Streithelferin bezieht und die nach Meinung der Klägerin das [X.] mittelbar verletzen. Ihre Klage gegen die Streithelferin der Beklagten aus dem [X.] Teil des [X.] Patents wurde durch Urteil des [X.] vom 21. Mai 2002 rechtskräftig abgewiesen.
Das [X.] hat die Klage ebenfalls abgewiesen. Auf die Berufung der Klägerin hat das [X.] die Beklagte antragsgemäß zur Unter-lassung und zur Rechnungslegung verurteilt und ihre Verpflichtung zum [X.] sowie zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung festgestellt.
Hiergegen richtet sich die - vom [X.]at zugelassene - Revision der [X.], mit der sie den Klageabweisungsantrag weiterverfolgt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision führt zur Aufhebung des Berufungsurteils, zur Abweisung des geltend gemachten Entschädigungsanspruchs und, soweit auf diesen rückbezogen, des Rechnungslegungsanspruchs und im übrigen zur [X.] an das Berufungsgericht.
[X.] Das [X.] betrifft ein Verfahren zur Ermittlung der Drehzahl einer Brennkraftmaschine mit bekannter Zylinderzahl. - 5 -
1. Die Patentschrift bezeichnet es als allgemein bekannten Stand der Technik, die an einer Zündspule einer fremdgezündeten Brennkraftmaschine auftretenden Impulse in ein Drehzahlsignal umzuwandeln und anzuzeigen. [X.] einfache Möglichkeit der Drehzahlerfassung sei jedoch bei Dieselmotoren nicht anwendbar.
Aus der [X.] Patentanmeldung 315 357 sei eine Vorrichtung bekannt, die ein Signal abgebe, das ein Maß für die Drehzahl einer Brennkraft-maschine sei. Die Vorrichtung enthalte eine signalverarbeitende Anordnung, die das Maß für die Drehzahl aus einem mehrere elektrische Komponenten [X.] Bordnetz ableite. Hingewiesen sei insbesondere auf die zum Zünden der Brennkraftmaschine vorgesehene Zündanlage, die den Zündimpulsen der Brennkraftmaschine entsprechende [X.] erzeuge, die zum Ableiten ei-nes Signals als Maß für die Drehzahl der Brennkraftmaschine besonders [X.] sei. Jedoch sei es mit der bekannten Vorrichtung nicht ohne weiteres möglich, die tatsächliche Drehzahl anzugeben.
Daraus ergibt sich das dem [X.] zugrundeliegende technische Problem, ein einfaches und auch für Dieselmotoren geeignetes Verfahren zur Ermittlung der tatsächlichen Drehzahl einer Brennkraftmaschine mit bekannter Zylinderzahl bereitzustellen.
Dieses Problem soll durch ein Verfahren mit folgenden Merkmalen gelöst werden: - 6 - 1. Das Verfahren dient zur Ermittlung der Drehzahl einer Brennkraftmaschine mit bekannter Zylinderzahl, die mit vor-gegebenem Übersetzungsverhältnis einen Generator antreibt [Merkmale a/b].
2. Das Verfahren bedient sich einer signalverarbeitenden An-ordnung [Merkmal c].
3. Die Anordnung ermittelt die Drehzahl aus einem am [X.] oder an einer Last auftretenden Signal [X.] [Merkmal d].
4. Das Signal [X.] enthält 4.1 einen ersten (höherfrequenten) Signalanteil [X.], der einem Wechselspannungsanteil der vom Generator erzeugten Spannung entspricht [Merkmal e], und
4.2 einen zweiten, niedererfrequenten Signalanteil [X.], der durch die diskontinuierliche Arbeitsweise der Brenn-kraftmaschine (bedingt durch die Verbrennung in den einzelnen Zylindern) verursacht ist (und gleichfalls er-mittelt wird) [Merkmal f],
4.3 wobei der erste Signalanteil [X.] mit dem zweiten Si-gnalanteil [X.] frequenzmoduliert ist [Merkmal g]. - 7 - 5. Die Anordnung bestimmt das Übersetzungsverhältnis zwi-schen Brennkraftmaschine und Generator aus dem [X.] der Frequenzen der Signalanteile [X.] und [X.] [Merkmal h].
Die Abweichung von der Merkmalsgliederung des Berufungsgerichts, das sich darauf beschränkt hat, in den Text des Patentanspruchs zur Gliede-rung die Buchstaben a bis h einzufügen, die vorstehend in eckigen Klammern hinzugefügt sind, dient der Verdeutlichung des nachfolgend noch zu erörtern-den Zusammenhangs zwischen den Einzelmerkmalen.
2. Zum Verständnis des Patentanspruchs führt das Berufungsgericht aus: Merkmal 4.3 sehe vor, daß der erste Signalanteil ([X.]) mit dem zweiten Si-gnalanteil ([X.]) frequenzmoduliert sei. Aus dem Gesamtzusammenhang des Patents ergebe sich dabei, daß es sich bei [X.] und [X.] jeweils um Signalanteile des Signals [X.] handele, wobei [X.] den höher- und [X.] den niedererfrequenten Signalanteil bezeichne. Aus dem Verhältnis dieser beider Signalanteile zuein-ander lasse sich das Übersetzungsverhältnis zwischen Brennkraftmaschine und Generator bestimmen, das wiederum Rückschlüsse auf die Drehzahl ermögli-che. Um diese Berechnungen zu ermöglichen, sehe Patentanspruch 1 zunächst vor, die beiden "Frequenzanteile" zu ermitteln. Im Hinblick auf [X.] ergebe sich die Anweisung, diesen "Frequenzanteil" zu ermitteln, aus Merkmal 4.2. Der [X.] enthalte jedoch keine Aussage zu der Frage, auf welche Weise [X.] ermittelt werden solle. Vielmehr sei die Frage eines geeigneten Verfahrens zur Ermittlung von [X.] erst Gegenstand des [X.]. Das [X.] zwischen [X.] und [X.] lasse sich daher zugespitzt dahingehend beschreiben, daß der [X.] in Merkmal 4.2 lediglich das "Ermittlungsergebnis" - nämlich die Gewinnung von [X.] - zum Gegenstand ha-- 8 - be, während sich der [X.] darauf aufbauend mit dem "Ermittlungsver-fahren" - nämlich der Art und Weise der Gewinnung von [X.] - befasse. Innerhalb dieser Aufgabenstellung des [X.]s bestehe die Funktion des Merk-mals 4.3 allein darin, das "Ermittlungsergebnis" [X.] durch Erläuterung seiner Beziehung zu [X.] näher zu definieren. Diese nähere Definition erfolge dadurch, daß [X.] mit [X.] frequenzmoduliert sein solle. Allein das bloße objektive Bestehen dieser Beziehung - nämlich der Frequenzmodulation - zwischen den "[X.]" reiche nach dem eindeutigen Wortlaut aus, um die Vorausset-zungen des Merkmals 4.3 zu erfüllen.
3. Diese Ausführungen bieten keine ausreichende Grundlage für die Prüfung der Verletzungsfrage.
Das Berufungsgericht erläutert nicht, was es unter dem vom [X.] nicht verwendeten Begriff der "Frequenzanteile" versteht. Möglicherweise [X.] es sich nur um einen anderen Ausdruck für die durch die Merkmale 4.1 bis 4.3 definierten Signalanteile [X.] und [X.] des am Generator auftretenden Signals [X.]. Bei diesem Verständnis bestünde nicht notwendigerweise ein Widerspruch zu den Feststellungen des [X.]s, das angenommen hat, Merkmal 4.3 setze voraus, daß das Übersetzungsverhältnis zwischen Brennkraftmaschine und Generator durch die Auswertung eines Signals bestimmt werde, das aus dem Signalanteil [X.] bestehe, der mit dem Signalanteil [X.] frequenzmoduliert sei; der Fachmann verstehe dieses Merkmal dahin, daß die [X.]sung des nie-derfrequenten [X.] ([X.]) sich den Umstand zunutze mache, daß dieser die [X.] ([X.]) moduliere, und daß das Übersetzungsver-hältnis zwischen Brennkraftmaschine und Generator aus dem Verhältnis zweier Signalanteile bestimmt werde, deren besondere Eigenschaft "ihr frequenzmodu-- 9 - liertes Verhältnis zueinander" (gemeint: die Frequenzmodulation des einen Si-gnalanteils mit dem anderen) sei. Gegen ein übereinstimmendes Verständnis beider Tatsacheninstanzen spricht jedoch die Bemerkung des Berufungsge-richts, das bloße objektive Bestehen der Frequenzmodulation reiche nach dem eindeutigen Wortlaut aus, um die Voraussetzungen des Merkmals 4.3 zu erfül-len. Das läßt es als möglich erscheinen, daß das Berufungsgericht den Patent-anspruch dahin verstanden hat, das erfindungsgemäße Verfahren verlange [X.] Ermittlung des den Signalanteil [X.] frequenzmodulierenden [X.] [X.], sofern nur ein niederfrequenter Signalanteil erfaßt wird, der durch die diskonti-nuierliche Arbeitsweise der Brennkraftmaschine verursacht ist.
Ein eindeutiges Bild läßt sich insoweit schon deshalb nicht gewinnen, weil das Berufungsgericht keine Feststellungen dazu getroffen hat, wie der Fachmann die Lehre des Patentanspruchs insgesamt versteht. Infolgedessen bilden seine - zudem unklaren - Ausführungen zu Merkmal 4.3 keine taugliche Grundlage für die Auslegung des Anspruchs. Da die [X.]en darüber streiten, ob mit der angegriffenen Ausführungsform ein Verfahren mit den Merkmalen 4.2 bis 5 verwirklicht wird, bedarf es jedoch einer solchen Auslegung und als deren Grundlage nach der ständigen Rechtsprechung des [X.] zunächst der tatrichterlichen Feststellung, welchen technischen Sinngehalt der vom [X.] angesprochene Fachmann mit den Merkmalen des Patentan-spruchs im einzelnen und in ihrer Gesamtheit verbindet ([X.] 105, 1, 10 - Ionenanalyse; [X.] 150, 149, 153 - Schneidmesser I; [X.].Urt. v. [X.] - [X.], [X.], 1005, 1006 - [X.]). Diese Feststellungen können sich, wie es beide Tatrichter getan haben, gegebenenfalls auf die zwi-schen den [X.]en "streitigen" Merkmale konzentrieren. Dabei darf jedoch der Gesamtzusammenhang des Patentanspruchs nicht aus dem Auge verloren - 10 - werden, da Feststellungen zum Inhalt einzelner Merkmale stets nur dazu die-nen, schrittweise den allein maßgeblichen Wortsinn des Patentanspruchs als einer Einheit zu ermitteln.
Merkmal 4.3 enthält - isoliert betrachtet - keine Anweisung an den [X.], sondern beschreibt den durch die Gesetze der Physik vorgegebenen Sachverhalt, daß der Signalanteil [X.] des am Generator auftretenden Signals [X.] (Merkmal 3), welcher einem Wechselspannungsanteil der vom Generator er-zeugten Spannung entspricht (Merkmal 4.1), mit dem zweiten Signalanteil [X.] frequenzmoduliert ist, welcher durch die diskontinuierliche Arbeitsweise der Brennkraftmaschine verursacht ist (Merkmal 4.2) und daher notwendigerweise am Generator auftreten muß. Eine solche isolierte Betrachtung des Merkmals 4.3 ist jedoch verfehlt. Isoliert betrachtet enthalten die Merkmale 4.1 bis 4.3 sämtlich der Ermittlung der Drehzahl vorgegebene physikalische Tatbestände. Maßgeblich ist jedoch, welche Bedeutung ihnen der Fachmann im Zusammen-hang der technischen Lehre beimißt, die der Patentanspruch dem Fachmann vermitteln will. Ihren Sinn beziehen die Merkmale 4.1 bis 4.3 daraus, daß sie eine nähere Definition des Signals [X.] enthalten, aus dem nach Merkmal 3 die Drehzahl ermittelt wird. Welche Bedeutung der Fachmann in diesem Zusam-menhang der Frequenzmodulation im Sinne des Merkmals 4.3 beimißt, hat das Berufungsgericht nicht geklärt.
I[X.] Schon deswegen hält auch die Annahme des Berufungsgerichts, die Beklagte verletze mittelbar das [X.], da bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der angegriffenen Ausführungsform das erfindungsgemäße Verfah-ren benutzt werde, der Nachprüfung nicht stand. Solange der technische Sinn-gehalt eines Patentanspruchs nicht feststeht, läßt sich nicht darüber urteilen, ob - 11 - er von einer angegriffenen Ausführungsform verwirklicht wird. Darüber hinaus rügt die Revision zu Recht die Feststellungen des Berufungsgerichts zur Ar-beitsweise der angegriffenen Ausführungsform als rechtsfehlerhaft.
1. Die von ihm angenommene Verwirklichung des erfindungsgemä-ßen Verfahrens hat das Berufungsgericht wie folgt begründet:
Die [X.]en stimmten aufgrund zutreffender patentrechtlicher Überle-gungen darin überein, daß die angegriffene Ausführungsform von den [X.], 2 und 4.1 Gebrauch mache. Entgegen der Auffassung des [X.]s werde aber auch Merkmal 4.3 verwirklicht. Auch die angegriffene Ausführungs-form ermittele nämlich wie das [X.] den niederfrequenten Signalanteil [X.]. Dies ergebe sich aus der Einlassung der Beklagten in der Klageerwiderung. Dort führe die Beklagte aus, daß zur Berechnung des Übersetzungsverhältnis-ses zwischen Brennkraftmaschine und Generator die vom Generator erzeugte Frequenz [X.] und die Frequenz [X.] der Verbrennungen des [X.] bestimmt werden müßten. Im [X.] werde versucht, die Frequenz der [X.] aus den regelmäßigen Schwankungen der Generatorfrequenz zu bestimmen, wobei als Ausgangsinformation auf die Modulationsfrequenz der vom Generator erzeugten Hochfrequenz zurückgegriffen werde. Mit den ange-griffenen [X.] werde demgegenüber versucht, die Frequenz [X.] aus ei-nem in der Klageerwiderung zuvor beschriebenen "Vorgang 3" zu berechnen, nämlich aus einer Spannungsänderung an den Batterieklemmen unter [X.] der Hochfrequenz des Generators. Die Frequenz [X.] werde durch Un-terdrückung der Generator-[X.] des Signals berechnet, während im [X.] versucht werde, die Frequenz [X.] durch Aufsuchen der die Generatorfrequenz [X.] modulierenden Frequenz zu bestimmen. - 12 -
Aus dieser Einlassung der Beklagten ergebe sich unmißverständlich - so meint das Berufungsgericht, daß entgegen dem mündlichen Vortrag der [X.] in der Berufungsverhandlung sowohl im [X.] als auch in der angegriffenen Ausführungsform derselbe niederfrequente Signalanteil [X.] ermit-telt werde. Der Sinngehalt der Einlassung der Beklagten in der Klageerwiderung bestehe allein darin nachzuweisen, daß diese Frequenz [X.] bei der angegriffe-nen Ausführungsform aufgrund eines anderen "Ermittlungsverfahrens" gewon-nen werde als im [X.]. Das "Ermittlungsergebnis" - nämlich der nieder-frequente Signalanteil [X.] - sei hingegen bei den Meßverfahren beider [X.]en identisch. Nachdem somit bei beiden Meßverfahren identische Signalanteile, nämlich [X.] und [X.], verwendet würden, sei auch deren Beziehung zueinander in beiden Fällen denknotwendig identisch, so daß auch bei der angegriffenen Aus-führungsform das physikalische Phänomen einer Frequenzmodulation vorliege. Die nachträgliche Änderung der Einlassung der Beklagten nach der ersten mündlichen Verhandlung erster Instanz sowie in der Berufungserwiderung, nach der die angegriffene Ausführungsform nicht den Signalanteil [X.] verwende, sondern eine Frequenzkomponente F3, die im Zusammenhang mit der Variati-on der Gleichspannung stehe und nicht mit dem Signalanteil [X.] frequenzmodu-liert sei, könne nicht berücksichtigt werden, da die ursprüngliche Sachverhalts-darstellung ein Geständnis der Beklagten darstelle, das in der ersten mündli-chen Verhandlung vor dem [X.] Wirksamkeit erlangt habe und nicht wirksam widerrufen worden sei.
Auch die Merkmale 3, 4.2 und 5 würden von der angegriffenen [X.] verwirklicht. Mit der Widerlegung der Einwände der Beklagten gegen - 13 - die Verwirklichung des Merkmals 4.3 sei auch dem Vortrag der Beklagten zu diesen Merkmalen des Patentanspruchs die Grundlage entzogen.
2. Diese Beurteilung ist in zweifacher Hinsicht von Rechtsfehlern be-einflußt.
a) Das [X.] hat als unstreitig festgestellt, daß das [X.] das Übersetzungsverhältnis zwischen Brennkraftmaschine und Generator aus dem Verhältnis des hochfrequenten [X.] [X.] des am Generator auftretenden Signals und einem von der Beklagten als [X.] (niederfrequenten) "Wert" (Signalanteil) bestimmt, der sich aus Verände-rungen der [X.] an den Anschlußklemmen der Batterie ergibt. Das stimmt im übrigen überein mit dem schriftsätzlichen Vorbringen beider [X.]. So hat etwa die Klägerin in ihrem Schriftsatz vom 5. November 2001 un-ter Bezugnahme auf die Ergebnisse eines in [X.] durchgeführten Procès-verbal de constat erläutert, daß sich bei der angegriffenen Ausführungsform ein Gesamtsignal ergebe, das eine Amplitudenmodulation aufweise, die durch die niederfrequente [X.] mit der Frequenz 20 Hz gegeben sei; das angegriffene Gerät spreche auf diese Amplitudenmodulation an. Im [X.] vom 2. Oktober 2001 hat die Klägerin übereinstimmend damit ausgeführt, daß das Gerät der Beklagten offensichtlich frequenzmodulierte Signale nicht auswerte.
Die Feststellung des [X.]s hatte, wie die Revision zu Recht rügt, grundsätzlich auch das Berufungsgericht seiner Entscheidung zugrunde zu le-gen (§ 529 Abs. 1 Nr. 1 ZPO). Mit ihr ist es jedoch unvereinbar, wenn das [X.] - fungsgericht meint, daß bei der angegriffenen Ausführungsform der (den Si-gnalanteil [X.] frequenzmodulierende) Signalanteil [X.] ermittelt werde.
Sofern das Berufungsgericht Zweifel an der Richtigkeit und Vollständig-keit der Feststellung des [X.]s gehabt haben sollte, hatte es den Sach-verhalt erneut festzustellen. In diesem Fall war ihm jedoch der Rückgriff auf das vom Berufungsgericht angenommene erstinstanzliche Geständnis der [X.] verschlossen, da ein solches seine Wirksamkeit dadurch verloren hatte, daß die [X.]en den abweichenden vom [X.] festgestellten Sachverhalt in erster Instanz übereinstimmend vorgetragen haben. Denn § 288 Abs. 1 ZPO bestimmt lediglich, daß die von einer [X.] behaupteten Tatsachen insoweit keines Beweises bedürfen, als sie im Laufe des Rechtsstreits von dem Gegner bei einer mündlichen Verhandlung zugestanden sind. Ein Geständnis ist daher ohne Wirkung, wenn die zugestandene Tatsache von der anderen [X.] nicht (mehr) behauptet wird (vgl. Prütting in [X.], 2. Aufl., § 288 Rdn. 32; [X.], ZPO, 21. Aufl., § 288 Rdn. 19). Eine andere Be-urteilung käme gemäß § 535 ZPO nur dann in Betracht, wenn das [X.] zu Unrecht von einem unstreitigen Sachverhalt ausgegangen wäre; derartiges hat das Berufungsgericht jedoch nicht festgestellt.
b) Im übrigen ist dem Vorbringen der Beklagten in der Klageerwide-rung das vom Berufungsgericht darin gesehene Geständnis auch nicht zu [X.], wie das Revisionsgericht selbst beurteilen kann ([X.] 140, 156, 157). Die Beklagte hat nämlich den Sachverhalt auch in der Klageerwiderung nicht anders dargestellt, als ihn das [X.] festgestellt hat und als ihn das Berufungsgericht der Berufungserwiderung entnimmt. Das Berufungsgericht [X.] vielmehr die Sachdarstellung in der Klageerwiderung, indem es aus - 15 - dem Umstand, daß die Frequenz der Schwankungen der Amplitude mit der Frequenz des [X.] [X.] übereinstimmt, schlußfolgert, daß die Beklagte den Signalanteil [X.] im Sinne des [X.]s meine, wo sie von der Ermitt-lung der "Frequenz [X.]" der Verbrennungen des [X.] spricht. Das Berufungs-gericht setzt hierbei - ähnlich wie möglicherweise bei dem bei der Erläuterung der patentgemäßen Lehre verwendeten Begriff der "Frequenzanteile" - den den Signalanteil [X.] frequenzmodulierenden Signalanteil [X.] des Signals [X.] unzuläs-sigerweise kurzerhand mit seiner Frequenz gleich.
II[X.] [X.] ist nur teilweise zur Endentscheidung reif.
1. Da das Berufungsgericht keine ausreichenden Feststellungen [X.] getroffen hat, welche technische Lehre der Fachmann Patentanspruch 1 des [X.]s in seiner Gesamtheit entnimmt und ob diese Lehre mit der ange-griffenen Vorrichtung verwirklicht werden kann, muß dies in einem neuen Beru-fungsverfahren nachgeholt werden. Dabei wird das Berufungsgericht zu erwä-gen haben, ob es der Beratung durch einen Sachverständigen bedarf.
2. Dagegen ist die Klage aus Rechtsgründen abweisungsreif, soweit die Klägerin die Beklagte nach Art. II § 1a Abs. 1 [X.] auf Leistung einer angemessenen Entschädigung und zur Vorbereitung der Bezifferung dieses Anspruchs auf Rechnungslegung in Anspruch nimmt.
Nach Art. II § 1 Abs. 1 [X.] kann der Anmelder einer veröffentlichten [X.] Patentanmeldung, mit der für die [X.] Schutz begehrt wird, eine den Umständen nach angemessene Entschädigung von demjenigen verlangen, der den Gegenstand der Anmeldung benutzt hat, - 16 - obwohl er wußte oder wissen mußte, daß die von ihm benutzte Erfindung Ge-genstand der [X.] Patentanmeldung war. Daß die Beklagte den Ge-genstand der Anmeldung, das erfindungsgemäße Verfahren, angewendet oder zur Anwendung im Inland angeboten hätte (§ 9 Satz 2 Nr. 2 [X.]), hat das Be-rufungsgericht nicht festgestellt; die Revisionsbeklagte erhebt insoweit auch keine Gegenrügen. Damit scheidet aber eine Benutzung der angemeldeten Er-findung im Sinne des Art. II § 1 [X.] durch die Beklagte aus. Der Umstand, daß die Beklagte Drehzahlmesser vertrieben hat, welche gegebenenfalls als [X.]el anzusehen sind, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung be-ziehen und zur Benutzung der Erfindung geeignet sowie von ihren Abnehmern bestimmt gewesen sind, rechtfertigt einen Entschädigungsanspruch gegenüber der Beklagten nicht.
Der Anspruch aus Art. II § 1 Abs. 1 [X.] richtet sich ebenso wie der entsprechende Anspruch aus § 33 Abs. 1 [X.] (nur) gegen denjenigen, der den Gegenstand der Anmeldung benutzt. Das ist derjenige, der im Sinne des § 9 [X.] ein entsprechendes Erzeugnis herstellt, anbietet, in den Verkehr bringt oder gebraucht oder zu diesem Zwecke einführt oder besitzt oder das [X.] Verfahren anwendet. Nur er benutzt denjenigen immateriellen Schutz-gegenstand, auf den sich das Recht auf das Patent (§ 6 [X.]) richtet, der nach Patenterteilung durch den Patentanspruch umschrieben wird und dessen Be-nutzung dem Patentinhaber vorbehalten ist. Zwar existiert ein in diesem Sinne verbindlicher Patentanspruch bis zur Patenterteilung nicht. Da jedoch der [X.]sanspruch rückwirkend entfällt, soweit das Patent nicht erteilt, [X.] oder für nichtig erklärt wird (Art. 67 Abs. 4, 68 EPÜ; §§ 58 Abs. 2, 21 Abs. 3, 22 Abs. 2 [X.]), ist der Entschädigungsanspruch der Sache nach ebenso an den Patentanspruch gebunden wie das Ausschließlichkeitsrecht des - 17 - Patentinhabers aus dem erteilten Patent. Art. 69 Abs. 2 Satz 2 EPÜ bestimmt demgemäß auch, daß das [X.] Patent in seiner erteilten Fassung rückwirkend den Schutzbereich der Anmeldung bestimmt, soweit dieser nicht erweitert wird.
Derjenige, der selbst nicht den durch den Patentanspruch umschriebe-nen immateriellen Schutzgegenstand nutzt, sondern - vorsätzlich oder fahrläs-sig - lediglich fremde Nutzung ermöglicht oder fördert, ist nach Patenterteilung wie der Nutzer selbst zum Schadensersatz verpflichtet, weil die Patentverlet-zung eine unerlaubte Handlung darstellt und jede Form der Teilnahme an die-ser unerlaubten Handlung zum Schadensersatz verpflichtet. Auf die Entschädi-gung für die Benutzung der Anmeldung sind diese Grundsätze jedoch nicht übertragbar, weil die Benutzung des Gegenstands der Anmeldung nicht rechts-widrig ist ([X.] 107, 161 - Offenendspinnmaschine). Es fehlt daher an einer rechtlichen Grundlage für die Erstreckung der "[X.]" auf die Förderung fremder Nutzung der Erfindung, die auch durch Art. 67 Abs. 2 Satz 3 EPÜ nicht gefordert wird.
Nichts anderes gilt für diejenigen Formen der Ermöglichung und Förde-rung fremder Nutzung des [X.], die nach Patenterteilung dem Tatbestand des § 10 [X.] unterfallen (so auch [X.], Entschei-dungen der 4. Zivilkammer 1997, 25, 31; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 33 Rdn. 8; [X.], Patentgesetz, § 33 Rdn. 6; [X.], Patentgesetz, 6. Aufl., § 33 Rdn. 7; a.A. O[X.], [X.] 2, 1, 13 = [X.]. 2003, 252; [X.] 2, 115, 117 = [X.]. 2003, 264, 269; [X.]/Kraßer, Patentrecht, 4. Aufl., [X.]; [X.]/[X.], Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, S. 104). - 18 - Vor ihrer gesetzlichen Regelung ist die sogenannte mittelbare Patentver-letzung als besondere Form der Teilnahme an fremder Patentverletzung gese-hen worden, die demgemäß eine unmittelbare Patentverletzung als "Haupttat" erforderte ([X.] 82, 254, 257 f. - Rigg). Demgegenüber setzt der [X.] Tatbestand des § 10 Abs. 1 [X.] keine unmittelbare Verletzung des [X.] durch den mit den sich auf ein wesentliches Element der Erfindung [X.] [X.]eln belieferten [X.] ([X.].Urt. v. 10.10.2000 - [X.], [X.], 228, 231 - Luftheizgerät). Unbeschadet dessen erweitert aber § 10 [X.] nicht den - durch den Patentanspruch definierten - immateriellen Schutzgegenstand, dessen Nutzung ausschließlich dem Patent-inhaber zugewiesen ist ([X.] 115, 204, 208 - beheizbarer Atemluftschlauch). Vielmehr soll der Patentinhaber im Vorfeld drohender Verletzung vor dem [X.] in diesen Schutzgegenstand geschützt werden; der Tatbestand des § 10 Abs. 1 [X.] läßt sich demgemäß auch als Patentgefährdungstatbestand be-zeichnen ([X.] aaO - beheizbarer Atemluftschlauch; [X.].Urt. v. 4.5.2004 - [X.] - Flügelradzähler, für [X.] vorgesehen).
Auch der Lieferant von "[X.]eln" im Sinne des § 10 [X.] benutzt somit den Gegenstand der Anmeldung nicht, sondern ermöglicht und fördert lediglich fremde Benutzung; nur diese bezeichnet § 10 Abs. 1 [X.] dementsprechend als "Benutzung der Erfindung", an die wiederum die Tatbestände der § 33 Abs. 1 [X.], Art. II § 1 Abs. 1 [X.] und Art. 67 Abs. 2 Satz 3 EPÜ anknüp-fen. Für den Tatbestand des § 139 [X.] ist die Unterscheidung zwischen eige-ner und fremder Benutzung demgegenüber unerheblich, weshalb dort - anders als in § 33 Abs. 1 [X.], Art. II § 1 Abs. 1 [X.] - an die Benutzung der Erfindung "entgegen den §§ 9 bis 13" [X.] angeknüpft werden kann. - 19 - Es kommt hinzu, daß für die Anwendung eines Gefährdungstatbestands, wie ihn § 10 Abs. 1 [X.] darstellt, dort kein Raum sein kann, wo es keine rechtswidrige Benutzung gibt, der durch einen vorgelagerten [X.] entgegengewirkt werden müßte oder auch nur könnte. Da die Benutzung des Gegenstands der offengelegten Patentanmeldung nicht rechtswidrig ist, ist auch die Lieferung von [X.]eln, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, unabhängig davon nicht rechtswidrig, ob die [X.]el zur Benutzung der Erfindung (im Inland) bestimmt sind oder nicht. Wo es aber keine rechtswidrige Benutzung gibt, kann es sinnvollerweise auch kein Verbot geben, eine solche Benutzung zu ermöglichen oder zu fördern. Demgemäß existiert auch der [X.] oder Angebotsadressaten, auf den das Verbot des § 10 Abs. 1 [X.] beschränkt ist, nämlich "andere als zur Benutzung der paten-tierten Erfindung berechtigte Personen", vor der Patenterteilung nicht.
Daß dem Gefährdungstatbestand des § 10 [X.] vor der Patenterteilung sein Bezugspunkt, die aufgrund der verbotenen Handlungen drohende unmit-telbare Patentverletzung fehlt, kann auch nicht mit der Erwägung überspielt werden, die Rechtmäßigkeit der mittelbaren Benutzung könne schon deshalb nicht ausschlaggebend sein, weil auch die entschädigungspflichtigen unmittel-baren Benutzungshandlungen rechtmäßig seien (so aber O[X.], [X.] 2, 115, 117). Denn entscheidend ist nicht die Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit der Benutzung der Erfindung als solche, sondern die Frage, ob der Tatbestand des § 10 [X.] auch dort herangezogen werden kann, wo dieje-nige Gefährdung der Rechte des Patentinhabers oder [X.], der § 10 [X.] entgegenwirken soll, von vornherein ausscheidet. - 20 - Daß diese Frage zu verneinen ist, wird auch an dem vom [X.] erörterten Fall deutlich, daß der Patentinhaber nach Erteilung des Patents kein absolutes Verbot der Lieferung der in § 10 Abs. 1 [X.] be-zeichneten [X.]el durch den [X.] beanspruchen kann, weil bereits durch Warnhinweise an dessen Abnehmer vor einer patentverletzenden Benutzung verhindert werden kann, daß diese die - nach der Beschaffenheit der [X.]el mögliche, aber nicht zwingende - Bestimmung treffen, die [X.]el zur Benutzung der Erfindung einzusetzen (vgl. dazu Scharen, [X.], 995, 997 f.). In [X.] könnte, wovon auch das [X.] Düsseldorf ausgeht, eine Entschädigungspflicht des "mittelbaren Benutzers" weder ohne weitere Voraus-setzungen an die Lieferung der [X.]el anknüpfen noch daran, daß der "mittelba-re Benutzer" ohne den - vor Patenterteilung unzutreffenden - Hinweis geliefert hat, daß die [X.]el nicht ohne Zustimmung des [X.] zur Benutzung der Erfindung verwendet werden dürften. Daher soll die Entschädigungspflicht nach Auffassung des [X.]s Düsseldorf davon abhängen, ob der "mittelbare Benutzer" bei Lieferung der [X.]el darauf hingewiesen hat, daß der Abnehmer Entschädigungsansprüchen des [X.] unterliege, wenn er die gelieferten [X.]el erfindungsgemäß verwende (O[X.] [X.] 2, 115, 121). Das wäre jedoch eine Hinweispflicht, die mit der Herbeiführung oder Abwendung der tatbestandlichen Voraussetzungen des § 10 [X.] nichts mehr zu tun hat und daher aus diesem Tatbestand auch nicht gerechtfertigt werden kann. Sie liefe darauf hinaus, den [X.] deshalb für entschädigungspflichtig zu erachten, weil er den unmittelbaren Benutzer nicht auf dessen eigene - und von diesem Hinweis unabhängige - [X.]keit hingewiesen hat. [X.] wäre damit letztlich die Verletzung einer - richterrecht-lich postulierten - Pflicht zur Belehrung über die objektive Rechtslage. Mit der von § 33 Abs. 1 [X.] und Art. II § 1 Abs. 1 [X.] angeordneten [X.] 21 - gungspflicht des unmittelbaren Nutznießers des Gegenstands der Erfindung wäre dies nicht mehr in Einklang zu bringen.
Da weitere Feststellungen insoweit weder erforderlich noch zu erwarten sind, kann der [X.]at in der Sache entscheiden und die Klage abweisen, soweit das Berufungsgericht die Beklagte für die Zeit vor Veröffentlichung des [X.] auf die Patenterteilung zur Rechnungslegung verurteilt und ihre Verpflich-tung zur Entschädigung festgestellt hat.

[X.] Scharen [X.]

Meier-Beck [X.]