Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 28.06.2016, Az. X ZR 50/14

[X.]:[X.]:[X.]:2016:280616UXZR50.14.0

BUN[X.]SGERI[X.]HTSHOF
IM NAMEN [X.]S VOLKES
URTEIL
X ZR 50/14
Verkündet am:
28. Juni 2016
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in der Patentnichtigkeitssache

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2
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Der X.
Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. Juni 2016 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr.
Meier-Beck,
die Richter [X.], Dr.
Grabinski, Hoffmann
und die Richterin Dr.
Kober-Dehm
für
Recht erkannt:
Die Berufung gegen das am 17. Dezember 2013 verkündete Urteil des 3.
Senats ([X.]) des [X.] wird zurückgewiesen.
Der [X.] werden -
unter Aufhebung des angefochtenen Ur-teils im Kostenpunkt -
die Gerichtskosten und die außergerichtli-chen Kosten der Klägerin auferlegt.
Von Rechts wegen
Tatbestand:
Die Nichtigkeitsklage betrifft das am 26. August 1998 unter Inanspruch-nahme einer Unionspriorität vom 4. September 1997 angemeldete und mit Wir-kung für die [X.] erteilte [X.] Patent
1
011
653 ([X.]). Anspruch 1 des [X.]s, auf den die Patentansprüche 2 bis 5 unmittelbar oder mittelbar rückbezogen sind,
hat folgenden Wortlaut:
"Use of at least one type of xanthophylles in the preparation of a medicament for the prophylactic and/or therapeutic improvement of the duration of mammalian muscle function and/or treatment of mammalian muscle disorders or diseases."
1
-
3
-
Die Klägerin
hat ihre Klage zunächst gegen die B.

AB
als Beklagte gerichtet. Diese war
bei
Zustellung der Klage
im Register des Deutschen Patent-
und
Markenamtes
als Inhaberin des [X.]s eingetra-gen, aber nach Durchführung eines
Insolvenzverfahrens
wegen Vermögenslo-sigkeit
bereits seit mehreren Jahren aufgelöst und erloschen.
Die [X.] erfolgte an die seinerzeit als Inlandsvertreter der B.

AB
im Register eingetragenen Patentanwälte. Die
F.

Ltd.,
die
nach mehrfachen
Übertragungen des Patents seit 2005 materiell-berechtigte Patentinhaberin ist, ist dem Rechtsstreit zunächst auf Seiten der beklagten B.

AB
als Streithelferin
beigetreten; am 9. Januar
2012 hat sie die
Umschreibung des [X.]s auf sich erwirkt. Mit der Streit-helferin
am 13. Dezember 2013 zugestelltem Schriftsatz hat die Klägerin erklärt, die Klage werde
insoweit geändert, als
sie
sich
nunmehr gegen die bisherige Streithelferin
richte.
Nach Erörterung
eines etwaigen Parteiwechsels
hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentgericht erklärt, die Streithelferin
werde nur hilfsweise für den Fall verklagt, dass die Klage gegen die ursprüngliche Beklagte unzulässig sein sollte.
Die Klägerin macht geltend, der Gegenstand des [X.]s sei nicht patentfähig. Zudem fehle es an einer ausführbaren [X.]. Die [X.] hat das [X.] im Hauptantrag in einer beschränkten Fassung sowie mit fünf Hilfsanträgen verteidigt.
Das Patentgericht hat keinen [X.]wechsel angenommen und das [X.] mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der [X.] für nichtig erklärt. Dagegen richtet sich die Berufung der Streithelferin, mit der diese
in erster Linie begehrt, die Nichtigkeitsklage als unzulässig abzuweisen. Zudem verteidigt sie
das [X.] zuletzt im Umfang eines gegenüber der erteilten Fassung beschränkten [X.] und zweier Hilfsanträge, wobei sie darüber hinaus
die Streichung näher bezeichneter Stellen in der Patent-2
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4
-
schrift beantragt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen
und hat mit der [X.] erklärt, die Klage gegen "die Berufungsklägerin
und bis-herige Nebenintervenientin"
zu richten.
Entscheidungsgründe:
Die zulässige Berufung bleibt
in der Sache
ohne Erfolg.
I.
Die Klage ist zulässig.
1.
Das Patentgericht

dessen Entscheidung insoweit in [X.], 1029 veröffentlicht ist

hat angenommen, die Nichtigkeitsklage sei gegenüber der zum Klagezeitpunkt als Patentinhaberin im Register eingetragenen B.

AB durch Zustellung an den im Register eingetragenen Inlands-
vertreter der [X.] wirksam erhoben worden. Die
seinerzeit wegen
Vermö-genslosigkeit bereits aufgelöste und erloschene B.

AB sei
jedenfalls deshalb parteifähig gewesen, weil dieser aufgrund des Nichtigkeits-verfahrens ein Kostenerstattungsanspruch hätte entstehen können.
Für die
Klägerin
habe zudem die Möglichkeit bestehen müssen, eine Nichtigerklärung des [X.]s zu erreichen. Die Klage und die weiteren Schriftsätze hätten den im Register eingetragenen Inlandsvertretern wirksam zugestellt werden können. Deren Vollmacht sei nach § 117 Abs. 2 [X.] i.V.m. § 115 Abs. 2 [X.] als fortbestehend anzunehmen.
2.
Ob das Patentgericht zu Recht angenommen hat, dass die Klage
gegenüber der zum Klagezeitpunkt als Patentinhaberin im Register eingetrage-nen B.

AB erhoben worden
ist,
bedarf keiner abschließenden
Entscheidung. Dafür spricht allerdings, dass schon der Umstand, dass die [X.] gegen den im Register eingetragenen (früheren) Patentin-5
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5
-
haber zu richten ist
(§ 81 Abs. 1 Satz 2
[X.]), es nahelegt, eine erloschene Person insoweit weiterhin als partei-
und prozessfähig zu behandeln. Jedenfalls ist aber die dem [X.] zunächst als Streithelferin auf Seiten der B.

AB
beigetretene F.

Ltd. noch wäh-
rend des Verfahrens vor dem Patentgericht aufgrund gewillkürten [X.]-wechsels wirksam an die Stelle der B.

AB als Beklagte getre-
ten.
a)
Im Patentnichtigkeitsverfahren ist ein gewillkürter [X.]wech-sel in erster Instanz aufgrund Erklärung des [X.] wie eine Klageänderung zu behandeln, deren Zulässigkeit sich grundsätzlich nach den allgemeinen Regeln des Zivilprozessrechts richtet (vgl. zum [X.]: [X.],
Urteil vom 28.
Juni 1994 -
X [X.], [X.], 865, 866 -
Parteiwechsel). Nach §
263
ZPO ist dafür die Einwilligung des neuen [X.] oder eine Sachdien-lichkeitserklärung des Gerichts
erforderlich. Bei einem gewillkürten Parteiwech-sel auf [X.]seite ist zudem Voraussetzung für
das Ausscheiden des [X.] [X.] aus dem Rechtsstreit entsprechend § 269 Abs. 1 ZPO von Beginn der mündlichen Verhandlung zur Hauptsache an dessen Zustimmung (vgl. [X.], Urteil vom 10. November 1980 -
II ZR 96/80, NJW 1981, 989).
b)
Hiernach
hat
die im Schriftsatz der Klägerin vom 13. Dezember 2013 erklärte
und am selben Tag zugestellte
"Änderung der Klage", wonach
sich diese nunmehr gegen die bisherige Streithelferin
richte, einen [X.] Parteiwechsel auf [X.]seite
bewirkt.
Da die Erklärung der Kläge-rin zum Parteiwechsel in Reaktion auf das Prozessverhalten der bisherigen Streithelferin erfolgt ist, die unter Verweis auf die zwischenzeitlich erfolgte [X.] die passive Prozessführungsbefugnis der ursprünglich [X.] und danach die Zulässigkeit der Klage in Abrede gestellt
und die passive Prozessführungsbefugnis als nunmehr eingetragene Patentinhaberin für sich in Anspruch genommen
hat, beruht
der [X.]wechsel auf einer 9
10
-
6
-
vorweggenommenen
konkludenten
Einwilligung der bisherigen Streithelferin,
in die Stellung als Beklagte
einzurücken. Auf eine Sachdienlichkeitserklärung durch das
Patentgericht kommt
es danach
nicht mehr an, so dass der [X.] mit Zustellung der Erklärung an die bisherige Streithelferin wirksam geworden ist.
Schon mangels vorangegangener Verhandlung zur Hauptsache hat es einer Zustimmung der bisherigen [X.] nicht
bedurft, so dass dahin-stehen kann, ob auch im Patentnichtigkeitsverfahren eine Zustimmung des ausscheidenden [X.] erforderlich ist. Die nachfolgende Erklärung der Klägerin vom 17. Dezember 2013 mag als Widerruf der zunächst unbedingt abgegebenen Erklärung über den Parteiwechsel angesehen werden, ist
jedoch nach bereits bewirktem Parteiwechsel ins Leere
gegangen.
c)
Zweifel an der Zulässigkeit der gegen die jetzige Beklagte gerich-teten Klage bestehen nicht, nachdem diese zuvor als Inhaberin des Streitpa-tents im
Register eingetragen worden ist
und damit die passive Prozessfüh-rungsbefugnis gemäß § 81 Abs. 1 [X.] [X.] erlangt hat
([X.], Urteil vom 16.
Juli 1965

Ia
ZR
261/63, [X.] 1966, 107, 108 -
Patentrolleneintrag; Urteil vom 5. Dezember 1995

[X.], [X.], 190, 195

Polyferon).
d)
Der
nach der Rechtsprechung des [X.] im Nichtig-keitsverfahren auf die Fälle der Legitimationsänderung nach Eintritt der Rechts-hängigkeit entsprechend anzuwendende §
265
Abs.
2
ZPO (vgl. [X.], Urteil vom 24. Oktober 1978 -
X [X.], [X.]Z 72, 236, 242 -
Aufwärmvorrichtung; Urteil vom 4. Februar 1992 -
X [X.], [X.]Z 117, 144, 146 -
Tauchcompu-ter) steht einem vom Kläger ausgehenden [X.]wechsel nicht entgegen.
II.
Das [X.]
bezieht sich auf die Verwendung von Xanthophyl-len
als einer
Gruppe von [X.]arotinoiden, insbesondere von Astaxanthin, zur Her-stellung eines Medikaments.
11
12
13
-
7
-
1.
Die Patentbeschreibung verweist zum Hintergrund der Erfindung auf die belastungsbedingte Rhabdomyolyse als wohl häufigste Muskelstörung bei Pferden. Mit der Entstehung dieser Erkrankung werde u.a. ein Vitamin-E-
und Selenmangel in Verbindung gebracht. In der Beschreibung wird von
zwei Versuchen
zur Wirkung des Xanthophylls Astaxanthin berichtet, welches durch Zucht der Alge Haematococcus sp. gewonnen werden könne. Zum einen ([X.]. 3 [X.] 21 -
[X.]. [X.]) sei experimentell untersucht worden, ob die Zugabe von Astaxanthin in Form von [X.] im Futter die physische Leistungsfähigkeit von Pferden steigere. Die auffallendste Wirkung sei bei Pferden festgestellt worden, die an belastungsbedingter Rhabdomyolyse litten.
Diese Pferde seien unter [X.] nach zwei bis drei Wochen symptomfrei gewesen und hätten normal trainiert werden und Rennen laufen können. Zum anderen ([X.]. 4 [X.] 11 -
[X.]. [X.]) habe man mit gesunden Freiwilligen die Auswirkung von Astaxanthin auf die physische Leistungsfähigkeit des Menschen überprüft. [X.] der [X.]ausdauer-Test -
bei Ermittlung der größtmöglichen Anzahl von Kniebeugen mit 40 kg Gewicht in einer Smith-Maschine unter [X.] -
habe einen deutlichen Unterschied zwischen der Astaxanthin-
und der Placebogruppe gezeigt. Die positive Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit, welche von einzelnen Athleten dem Astaxanthin zugeschrieben worden sei, betreffe danach anscheinend die [X.]ausdauer.
2.
Als
technisches
Problem
betrifft das [X.]
demnach die Be-reitstellung eines Medikaments zur Verbesserung
der
physischen Leistungsfä-higkeit der Muskeln von Menschen oder Säugetieren.
3.
Zu dessen Lösung
schlägt Patentanspruch 1 in der erteilten
Fas-sung des [X.]s vor:
(1)
Verwendung von Xanthophyllen mindestens eines Typs
(2)
bei der Herstellung eines Medikaments
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(3)
zur prophylaktischen und/oder therapeutischen Steigerung der [X.] von Säugetieren
("for the prophy-lactic and/or therapeutic improvement of the
duration of mammalian muscle function") und/oder
(4)
zur Behandlung von Störungen oder Krankheiten der Mus-keln von Säugetieren
("for the treatment of mammalian muscle disorders or diseases").
4.
Nach Ansicht des Patentgerichts ist unter der
erfindungsgemäß angestrebten "Steigerung der [X.]"
die
Steigerung von [X.] und Ausdauer der Muskulatur unter körperlicher Belastung zu verstehen, wobei
damit auch
die Beseitigung manifester Muskelfunktionsstörungen und
die equi-ne Rhabdomyolyse
gemeint
seien. Diese Auslegung ist nicht zu beanstanden.
Der Begriff der [X.] ("") betrifft die im [X.] untersuchte physische Leistungsfähigkeit des Menschen
oder anderer Säuger, die sich in der [X.]ausdauerleistung der Skelettmuskeln
bei
körperlicher, namentlich trainingsbedingter
Belastung
niederschlägt.
Dabei legt sich die
erfindungsgemäße Lehre
nicht darauf
fest, ob die angestrebte
Steigerung der [X.]ausdauerleistung bei
Säugermuskeln
in gesundem oder
nicht-gesundem Zustand erreicht werden soll. Entsprechend betreffen
die bei-den
erfindungsgemäßen
Ausführungsbeispiele, die sich mit den Auswirkungen des Xanthophylls
Astaxanthin befassen, einerseits die physische Leistungsfä-higkeit von Pferden mit krankheitsbedingten Muskelproblemen (belastungsbe-dingte Rhabdomyolyse) (Abs. 18 ff.) und andererseits die Leistungsfähigkeit von gesunden Menschen hinsichtlich [X.] und Ausdauer (Abs. 22 ff.) und wird jeweils
von signifikanten Steigerungen der Leistungsfähigkeit berichtet
(Abs. 21 und 32 f.).
5.
Die Beklagte hat Patentanspruch 1 im Hauptantrag zuletzt in fol-gender Fassung verteidigt:

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18
-
9
-
(1)
Verwendung von Astaxanthin
(2)
bei der Herstellung eines Medikaments
(3)
zur prophylaktischen und/oder therapeutischen Steigerung der [X.] beim gesunden Menschen.
Dabei hat sie zudem die

im Protokoll der mündlichen Verhandlung im Einzelnen näher bezeichnete

Streichung aller Stellen aus der Beschreibung des [X.] beantragt, die sich auf die Verwendung von Xanthophyllen
bei der Herstellung eines Medikaments zur Behandlung von Störungen oder Krankheiten der Muskeln von Säugetieren und dabei insbesondere die [X.] von equiner belastungsbedingter Rhabdomyolyse beziehen.
Gegenüber der erteilten Fassung unterscheidet sich die zuletzt von der [X.] verteidigte Fassung von Patentanspruch 1 mithin vor allem dadurch, dass diese
nicht mehr auf die Verwendung von Xanthophyllen
mindestens ei-nes Typs (einschließlich
Astaxanthin) bei der Herstellung eines Medikaments zur Behandlung von Störungen oder Krankheiten der Muskeln von Säugern
ge-richtet ist. Weiterhin von der anspruchsgemäßen Lehre erfasst ist hingegen die Verwendung von Astaxanthin bei der Herstellung eines Medikaments zur Stei-gerung der [X.]ausdauerleistung beim menschlichen Muskel in gesundem Zu-stand. Dabei wird, wie die weitere Auslegung des Patentanspruchs 1 unter Be-rücksichtigung auch des verbliebenen Teils der Beschreibung ergibt, mit der
Steigerung der [X.]ausdauerleistung in prophylaktischer Hinsicht die
Vermei-dung eines krankhaften Zustands des menschlichen Muskels und mit
der Stei-gerung der [X.]ausdauerleistung in therapeutischer Hinsicht die
Verlängerung der Funktionsdauer desselben in gesundem Zustand angestrebt.
Ob der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der von der [X.] zu-letzt
verteidigten
Fassung zulässig ist, bedarf danach keiner abschließenden 19
20
21
-
10
-
Entscheidung, weil sich dieser
bei Zugrundelegung des vorstehend erläuterten Verständnisses als jedenfalls nicht patentfähig erweist, wie sich aus den nach-folgenden Ausführungen
(zu
IV, Rn. 28
ff.)
ergibt.
III.
Das Patentgericht hat seine Entscheidung in der Sache im [X.] wie folgt begründet:
Die
Verwendung von Xanthophyllen zur Steigerung der Muskelfunktions-dauer von Säugetieren sei durch den Stand der Technik nahegelegt gewesen.
Vor der Aufgabe stehend, die [X.] von Säugetieren mit belas-tungsbedingten Muskelstörungen oder Erkrankungen medikamentös prophylak-tisch und/oder therapeutisch zu steigern, werde der Fachmann sowohl den wis-senschaftlichen Übersichtsartikel [X.] ([X.] et al., [X.]orts
Med. 1996, S.
213238: "[X.] in the Prevention of Exercise-Induced Muscle Damage") als auch die
dort referierte
Studie [X.] ([X.] et al., [X.] 1990, S. 9-13: "[X.]in-Trappers and [X.]
Prolong Endurance to Muscle Fatigue in [X.]") berücksichtigen. Die [X.] begründe die Motivation der Fachwelt zur Untersuchung der Wirkung von Antioxidantien mit den zunehmenden Hinweisen auf eine
Bedeutung freier ([X.] beim Auftreten von Zellschäden und Entzündungen der Muskulatur infolge anstrengender körperlicher Bewegung. In der Fachliteratur
werde
angenommen, dass Antioxidantien -
in ihrer Wirkung als Radikalfänger oder als Reduktionsmittel -
zu einer Verminderung von [X.] führten, die während einer körperlichen Belastung entstünden und ursächlich für eine
([X.])
Lipidperoxidation mit nachfolgender Zellschädigung seien. Die [X.] komme zu dem Schluss, dass Antioxidantien -
namentlich [X.]
-
die Mus-kulatur vor Schäden schützten, die durch körperliche Beanspruchung [X.] werden könnten. Deshalb empfehle sie sportlich aktiven Menschen zur Vorbeugung von trainingsbedingten [X.] die Einnahme von [X.] wirkenden Vitaminen. Die Studie [X.] vermittle dem Fachmann anhand 22
23
-
11
-
eines Versuchs an [X.] ebenso den Hinweis, dass die Verabreichung von [X.] als Antioxidans zu einer Steigerung der Ausdauerleistung
beitrage.
Über die in [X.] und [X.] explizit besprochenen antioxidativen Vitamine E (-Tocopherol) und [X.]
(Ascorbinsäure) sei dem Fachmann zum [X.] -
wie aus der 1990 veröffentlichten [X.] Offenlegungsschrift Sho
63-198947
([X.]) zu ersehen -
das [X.]
als weitere Sub-stanz zur Vermeidung oxidationsbedingter Zellschäden
bekannt gewesen. Da Astaxanthin
in weit geringeren Dosierungen verabreicht werden könne,
werde
deren
Verwendung
in der [X.] als Alternative zu Tocopherol bzw. Kombinationen von Tocopherol und Ascorbinsäure beschrieben.
Um zu der streitpatentgemä-ßen Lösung zu gelangen, habe der Fachmann lediglich die Anregung aufgreifen müssen, das erheblich wirksamere Astaxanthin anstelle von Tocopherol
in Be-tracht zu ziehen. Da für den Fachmann -
einen
in ein Team eingebundenen
[X.]ortmediziner

Übereinstimmungen in der physiologischen Wirkung der Sub-stanzen maßgebend gewesen seien, hätte er Astaxanthin auch nicht wegen Unterschieden in der chemischen Struktur im Vergleich mit Tocopherol außer Betracht gelassen.
Die Beschränkung der Anwendung "beim gesunden Menschen"
gemäß Hilfsantrag IV
sei nicht geeignet, eine erfinderische Tätigkeit zu begründen. Die in der [X.]
beschriebenen
Studien zielten
darauf, dem durch intensives Training verursachten Verlust der Muskelfunktion entgegenzuwirken und seien im Er-gebnis schon auf den gesunden Menschen als intensiv trainierenden [X.]ortler gerichtet.
Soweit in weiteren Hilfsanträgen
darauf abgestellt
werde, dass "das Astaxanthin in mit Fettsäure veresterter Form vorliegt, wobei es sich bei dem mit Fettsäuren veresterten Astaxanthin um [X.] aus gezüchteten Hae-matococcus sp. handelt", bleibe dieser Verteidigung des [X.]s ebenfalls der Erfolg versagt. Bereits vor dem [X.] -
beschrieben in der 1991 ver-24
25
26
-
12
-
öffentlichten [X.] Offenlegungsschrift
Hei 1-218593
(K14) -
sei das als Antioxidans bekannte Astaxanthin in Form von natürlich hergestelltem Algen-mehl aus gezüchteten Haematococcus sp. verwendet worden, welches dann genuin mit Fettsäuren verestert vorliege.
IV.
Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren stand.
1.
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des [X.]s in [X.] zuletzt verteidigten Fassung beruht nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, weil er sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab.
a)
Das Patentgericht hat als zuständigen Fachmann einen [X.]ortme-diziner angesehen, der jedenfalls mit einem Pharmazeuten, der sich auf dem Gebiet der pharmazeutischen Biologie spezialisiert und mehrere Jahre Berufs-erfahrung auf dem Gebiet der Erforschung biogener Arzneimittel hat, in einem Team zusammenarbeitet. Ein Rechtsfehler bei dieser Festlegung wird von den Parteien nicht geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich.
b)
Befasst sich ein solcher
Fachmann mit der Bereitstellung eines Medikaments zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Muskeln des Men-schen, wird er sich einen Überblick über in der Fachwelt bekannte Ansätze [X.] und dabei -
wie das Patentgericht zu Recht ausführt -
die [X.] und [X.] in den Blick nehmen.
Die Entgegenhaltungen
beschreiben übereinstimmend die Beteiligung freier Radikale bei körperlicher Anstrengung als Auslöser peroxidativer Skelett-muskelschädigungen und insoweit einen möglichen Kausalmechanismus
hin-sichtlich der Erschöpfung der
Muskelfunktion (vgl. [X.], S.
213 "Summary"

1.
Absatz,
[X.]15
-
1. Absatz in linker [X.]alte, [X.]18 "2.1.1"
-
1. Absatz,
vgl.
[X.] S. 9 "Abstract"
1. Satz, S. 11 "Discussion"
-
1. Satz, [X.]). 27
28
29
30
31
-
13
-
Zugleich belegen sie, dass dem Antioxidans [X.] als physiologischem Ra-dikalfänger ein Schutz vor Lipidperoxidation und einer damit zusammenhän-genden bewegungsinduzierten Muskelschädigung zuerkannt wird (vgl. [X.], S.
213 "Summary"
-
1. Absatz, [X.] -
noch zur "Summary"
gehörender Ab-satz,
S.
229 "2.2.3"
-
1. Absatz, [X.] -
2. Absatz in linker [X.]alte, [X.]

1.
Absatz in rechter [X.]alte,
vgl. [X.], [X.] -
3. Absatz in linker [X.]alte). Hu-manstudien
wiesen darauf hin, dass eine Zuführung von antioxidativen Vitami-nen Personen empfohlen werden könne, die regelmäßig schwere körperliche Bewegung
absolvierten. Trainierte Personen hätten im Vergleich zu untrainier-ten Personen einen Vorteil, da Training zu einer erhöhten Aktivität mehrerer antioxidativer Enzyme führe und den allgemeinen antioxidativen Status verbes-sere ([X.], S. 14 "Summary", letzter Absatz). Die [X.] -
die insoweit von der [X.] zusammengefasst und gewürdigt wird -
kommt anhand von Versuchen zur Schwimmausdauer bei [X.]
zu
dem Ergebnis,
dass das Einfangen und De-aktivieren freier Radikale (zwecks Begrenzung ihrer schädlichen Wirkung) mit-tels [X.] die Ausdauer bei Muskelanstrengung stark erhöht (vgl. [X.], S.
11 f.). Ebenso empfiehlt die [X.] in ihrer Bewertung der Erkenntnisse der Fachwelt aus verschiedenen Veröffentlichungen und Studien trotz weiterhin
strittiger Punkte eine Supplementierung mit antioxidativen Vitaminen wie [X.] für Personen, die regelmäßig schwere körperliche Bewegung absolvie-ren,
zur Prävention von durch körperliche Bewegung verursachten Muskel-schäden (vgl. [X.], [X.]37 -
4. [X.]onclusion).
Mit dem Patentgericht ist demnach davon auszugehen, dass aus der [X.] und der [X.] die Verwendung von [X.]
zur Herstellung eines Medikaments zur prophylaktischen und/oder therapeutischen Steigerung der Muskelfunkti-onsdauer des Menschen
bekannt war und sich der Gegenstand des [X.] des [X.]s davon
allein durch die Verwendung von [X.] unterscheidet.
Der demgegenüber von der [X.] vorgebrachte Einwand, in [X.] und [X.] sei
allein die Behandlung von [X.] mit 32
-
14
-
Krankheitswert offenbart, greift nicht durch. Wie erläutert, erfasst die Lehre aus Anspruch 1 des [X.]s in der zuletzt verteidigten Fassung auch die Stei-gerung der Funktionsdauer des menschlichen Muskels in prophylaktischer Hin-sicht zur
Vermeidung eines krankhaften Zustands desselben. Abgesehen hier-von ist
auch die Steigerung der [X.] des
gesunden menschli-chen Muskels
durch Verabreichung von [X.] im Stand der Technik durch die [X.] und [X.] als bekannt beschrieben.
Ohne Erfolg bleiben Einwände der Berufung gegen die Heranziehung
der [X.] und der darin referierten Verlängerung der Muskelausdauerleistung bei [X.] nach -Tocopherol-Injektionen
für die Überlegungen des Fachmanns. Die Annahme, dass dieser Anlass hatte, die
[X.] bei
seinen
Überlegungen zu berücksichtigen, erweist sich unabhängig von den Zweifeln der [X.] an der vom Patentgericht angenommenen Einbeziehung in die [X.] der [X.] als rechtlich zutreffend, weil die [X.] eine eigenständige
Veröffentlichung nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ bildet.
Die Behauptung der [X.], die Studie [X.] weise gravierende kon-zeptionelle Fehler bei der Anlage und
Auswertung
der im Hinblick auf die [X.] bei [X.] nach -Tocopherol-Injektionen durchgeführten Versuche auf, führt zu keiner anderen Bewertung. Bei der Prüfung, ob der Stand der Technik ausgehend von einer Entgegenhal-tung dem Fachmann die erfindungsgemäße Lösung nahegelegt hat, ist nicht nur zu berücksichtigen, was sich für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus dieser Entgegenhaltung ergibt, sondern gleichermaßen, was der Fachmann kraft seines Fachwissens aus ihr ableitet ([X.], Urteil vom 12. Dezember 2012 -
X [X.], [X.] 2013, 363 -
Polymerzusammensetzung). Maßgeblich ist, ob der Fachmann aus dem Stand der Technik eine Anregung erhalten hat, dort beschriebene Maßnahmen aufzugreifen und sie auf einen bekannten Stoff an-zuwenden. Dabei kann die Überlegung Bedeutung gewinnen, ob sich aus die-33
34
-
15
-
sen Maßnahmen eine angemessene
Erfolgserwartung für die Lösung des sich stellenden technischen Problems ergab ([X.], Urteil vom 15.
Mai 2012
-
X [X.], [X.] 2012, 803 -
[X.]alcipotriol-Monohydrat).
Nach
diesen Grundsätzen genügt vorliegend die Feststellung, dass der Fachmann die Studie der [X.] als in der Sekundärliteratur [X.] positiv als Teil einer Forschungs-
und Entwicklungslinie gewürdigt erkennen konnte und be-reits deshalb Anlass hatte, die Annahmen und Ergebnisse der [X.] als [X.] seinen -
letztlich durch eigene Routineversuche zu überprüfenden -
Überlegungen bei der Lösung des technischen Problems zugrunde zu legen.
Die Rüge der Berufung, der Fachmann hätte
die Entgegenhaltung
verworfen, weil die durchgeführten Versuche wissenschaftlichen Standards nicht genügten, greift nicht durch. Zutreffend ist
zwar, dass nach den Angaben der [X.] einer Gruppe von [X.] bei den [X.] bis zur körperlichen Erschöpfung täglich drei intramuskuläre Injektionen von -Tocopherol (100mg/kg) in Olivenöl verabreicht wurde, während die Mäuse einer
anderen
Gruppe bei gleicher kör-perlicher Anstrengung lediglich [X.]e Injektionen mit Kochsalzlösung (0,2 ml) erhielten. Die
[X.]
gab
dem Fachmann aber
keinen Grund zu der An-nahme, dass nicht die Gabe von -Tocopherol -
wie als Ergebnis der Schwimm-tests festgestellt
([X.], Abstract, S. 9; Figur 1; vgl. auch Tabelle 2) -
zur starken Erhöhung der Ausdauerleistung der
[X.] im Vergleich mit der anderen [X.]
geführt habe, sondern diese Leistungssteigerung stattdessen auf das
mit dem -Tocopherol verabreichte
Olivenöl
als zusätzliche
Energiequelle zurückzuführen sei.
Entgegen dem Vorbringen
der [X.] geht aus der [X.] bereits nicht hervor, dass die Tiere der

-Tocopherol-Gruppe während der Tests 0,6 ml Oli-venöl pro Tag erhalten haben.
Vielmehr enthält die [X.] keine Angaben zum
Injektionsvolumen bei dieser [X.]. Allein
der
Umstand, dass der Ver-gleichsgruppe
jeweils 0,2 ml Kochsalzlösung [X.] injiziert wurde, 35
36
-
16
-
reicht nicht aus, um auf ein entsprechendes Injektionsvolumen bei der in-tramuskulären Gabe von [X.] in Olivenöl zu schließen.
Kann für die nach der [X.] durchgeführten [X.]
nicht -
entsprechend den
weiteren Aus-führungen der [X.]
-
angenommen werden, dass den
[X.] der

-Tocopherol-Gruppe
täglich 0,6 ml Olivenöl injiziert wurden, gehen auch die weiteren Berechnungen der [X.],
wonach 0,6 ml Olivenöl einen [X.] von 5,3 kcal haben, was bei einer durchschnittlichen täglichen Kalorien-aufnahme von ad libitum
13,3 +/-
0,3 kcal 40 % des täglichen Energiebedarf [X.] bedeute, ins Leere.
Im Übrigen
ist dem Vorbringen der [X.] auch nicht zu entnehmen, ob und in welchem Umfang
der Fachmann aus einer intramuskulären Injektion von in Olivenöl aufgelöstem

-Tocopherol auf eine relevante Energieaufnahme bei den [X.] der [X.] schließen
musste. Das Patentgericht hat in diesem Zusammenhang bereits darauf hingewiesen, dass die Verabreichung in die Muskulatur nicht mit einer Gabe über den Magen-Darmtrakt oder einer in-travenösen Injektion
vergleichbar sei. Die Beklagte hält dem unter Verweis auf die Anlage [X.] ("[X.]", Internet-Ausdruck von www.medizininfo.de) zwar entgegen, dass ein Medikament bei intramuskulärer Injektion schneller aufgenommen werde, als bei einer subkutanen Injektion und dass entspre-chend auch intramuskulär injiziertes Olivenöl schnell in die [X.] übertrete. Damit ist aber noch
nicht dargelegt, dass
der Fachmann zu der [X.] gelangen musste, die in der [X.] wiedergegebenen Tests genügten nicht wissenschaftlichen Standards
und das Ergebnis
der [X.], die Gabe von Vita-min
E erhöhe die Ausdauerleistung bei starker körperlicher Betätigung, sei
als Ausgangspunkt für weitere Überlegungen und Versuche zur
Lösung des
Prob-lems, ein Medikament zur Verbesserung der physischen Leistungsfähigkeit der Muskeln von Menschen zu finden, zu verwerfen. Selbst wenn der Fachmann aus den von der Berufung angeführten Gründen Zweifel an der Validität der 37
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17
-
Versuchsergebnisse gehabt hätte, waren diese kein zureichender Grund, die den Versuchen zugrundeliegende Hypothese zu verwerfen.
Endlich überzeugt die Erwägung der Berufung
nicht, der Fachmann habe entgegen dem [X.]sgehalt der [X.] und der [X.] im Hinblick auf andere Veröffentlichungen mit einem negativen Ergebnis -
wie die [X.] ([X.], The American Journal of [X.]linical Nutrition, 1975, [X.]-208: "-Tocopherol Acetate on the Swimming Endurance of Trained Swimmers") und
die
N10 (Rokitzki et al., International Journal of [X.]ort Nutrition, 1994,
[X.]-264: "-Tocopherol Supplementation in Racing [X.]yclists during extreme Endurance Training") -
keinen leistungssteigernden Effekt von [X.] an-nehmen dürfen
und hätte deshalb bei seinen Überlegungen das antioxidative Astaxanthin
nicht als Alternative hierzu erwogen.
Die Beklagte
lässt dabei [X.], dass unabhängig von einem eindeutigen wissenschaftlichen Nachweis eines tatsächlichen Zusammenhangs zwischen der antioxidativen Wirkung des [X.] und einer Leistungssteigerung der Muskelfunktion ein solcher Zusammenhang im Stand der Technik, wie die [X.] und die [X.],
aber auch weitere Entgegenhaltungen wie die [X.] (Saastamoinen/[X.], [X.], [X.]. A, [X.], 1993, S. 52-57: "Serum [X.] [X.]oncentration of Horses on Different [X.] Supplementation Levels", S.
52) belegen, jedenfalls eingehend diskutiert wurde. Der Fachmann hatte somit [X.] hinreichenden Anlass, einen
solchen Zusammenhang für plausibel zu halten
und hierauf seine durch eigene Routineversuche zu überprüfenden Über-legungen bei der Lösung des technischen Problems aufzubauen.

Danach kann offenbleiben, ob
die
N10
den Fachmann auch deshalb nicht davon abhalten konnte,

-Tocopherol als die [X.] ver-besserndes Mittel in Betracht zu ziehen, weil
der Verdacht bestand, dass die Tests, aus denen in der Entgegenhaltung abgeleitet wird, dass [X.] die physische Leistungsfähigkeit nicht verbessere,
durch die Gabe von Dopingmit-38
39
-
18
-
teln verfälscht worden sein könnten, wie die Klägerin im Hinblick auf die Tabelle 4 der N10
geltend macht, wonach ein aerobes Trainingsprogramm bei austrai-nierten Radsportlern mit und ohne -Tocopherolsupplementierung nach stan-dardisiertem
Radergometertest zu überraschend hohen
Steigerungen
von 6,1
% (Kontrollgruppe von 3,12 W/kg auf 3,31 W/kg) bzw. 6,5
% (-Tocopherol-Gruppe von 3,10 W/kg auf 3,30 W/kg) der körperlichen Leistungsfähigkeit in-nerhalb von fünf Monaten geführt haben soll.
c)
Ergab sich für den
Fachmann nach alledem aus dem
Stand der Technik zumindest die begründete Erwartung einer
prophylaktischen
und/oder therapeutischen
Steigerung der [X.] des Menschen
durch medikamentöse Verwendung von [X.] aufgrund seiner antioxidativen [X.], entnahm er
den Entgegenhaltungen
[X.] und [X.] ([X.], Biological functions and activities of animal carotenoids, [X.]. [X.]hem. 63,
[X.]-146)
auch die Anregung,
das hinsichtlich seiner oxidativen Zellschutz-wirkung erheblich wirksamere Xanthophyll
Astaxanthin als Alternative zu [X.] in Betracht zu ziehen
([X.]Ü [[X.] Übersetzung], [X.], [X.] 17 ff.; [X.], [X.] 4 ff.; [X.], [X.] 5 ff.; [X.], [X.] 27 ff.; S. 12 ff.

drittes bis siebtes Beispiel; [X.]0,
[X.] 7 ff.; [X.], Abstract, [X.]; [X.]onclusion, S.
145),
und gelangte
so unter Über-prüfung seiner Erwartungen mittels routinemäßiger Versuche zur patentgemä-ßen Lösung.
Dass die [X.] und die [X.] das [X.] als wirksamere Al-ternative zu [X.] lediglich allgemein vor dem Hintergrund der Vermeidung oxidationsbedingter Zellschäden adressieren und nicht spezifisch im Hinblick auf Muskelgewebe erörtern, steht dem nicht entgegen. Denn war dem [X.] bekannt bzw. hatte er zumindest begründeten Anlass zur
Annahme, dass mit einer Vitamin-E-Supplementation eine Steigerung der [X.] gerade aufgrund dessen antioxidativer Eigenschaften bewirkt werden kann, ge-nügte
dem Fachmann die
allgemeine
Erkenntnis über
die gesteigerte antioxida-40
41
-
19
-
tive Wirksamkeit des [X.], um dieses Xanthophyll als Alternative zum Vitamin
E
in Betracht zu ziehen.
Ausgehend von dieser Erkenntnis wurde der
Fachmann trotz der [X.] in der Molekülstruktur des bekanntesten Vitamin-E-Isomers -Toco-pherol
einerseits und Astaxanthin andererseits
dazu angeregt, eine Austausch-barkeit der Stoffe bei der Steigerung der [X.] von Säugern

und damit insbesondere auch des Menschen

in Erwägung zu ziehen
und
diese
Erwägung durch routinemäßige Versuche nachzuprüfen, womit
er
zur Lösung des [X.]s gelangen
konnte. Denn selbst wenn der Fachmann aufgrund der strukturellen Unterschiede
der Moleküle
aus
seinem allgemeinen Fachwissen nicht auf eine gleichartige Wirkung der Stoffe zu schließen ver-mochte, begründete
der
im Stand der Technik ausdrücklich beschriebene ver-gleichbare
Schutz vor oxidationsbedingten Zellschäden für ihn
die Erwartung, dass [X.] und Astaxanthin funktionell
austauschbar sind.
2.
Das [X.] kann auch in den Fassungen der
zuletzt gestell-ten zwei Hilfsanträge
(in der Anlage [X.] der [X.] als Hilfsanträge
VI
und VII
bezeichnet) keinen Bestand haben.
a)
Die Beschränkung auf Astaxanthin in mit Fettsäuren veresterter Form aus [X.] aus gezüchtetem
Haematococcus sp. ([X.] des [X.] und Hilfsantrag VI)
hat das Patentgericht als nicht patentfähig angesehen. Weder lässt diese Beurteilung einen Rechtsfehler erkennen, noch zeigt die
Berufung einen solchen auf.
Gleiches gilt im Hinblick auf [X.] 2 des [X.], der vorsieht, dass Astaxanthin in mit Fettsäuren veresterter Form vorliegt.
b)
Soweit der Hilfsantrag VII gegenüber dem Hilfsantrag VI
von der "Steigerung der [X.]/Ausdauer"
statt der
"Steigerung der [X.]"
spricht, wird darin keine Änderung des [X.] im Sinne einer Be-42
43
44
45
-
20
-
schränkung deutlich. Aus den angeführten Gründen
war daher auch der [X.] von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags VII
nahege-legt.
V.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2
[X.] und §
91
Abs.
1, §
97 Abs.
1
ZPO.
Da der [X.]wechsel bereits vor dem [X.] wirksam war, kann die erstinstanzliche Kostenentscheidung insoweit keinen Bestand haben, als sie der ausgeschiedenen [X.] Kosten aufer-legt.
Meier-Beck
[X.]
Grabinski

Hoffmann
Kober-Dehm
Vorinstanz:
[X.], Entscheidung vom 17.12.2013 -
3 Ni 31/11 (EP) -

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