Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 06.05.2009, Az. KZR 39/06

[X.] DES VOLKES URTEIL [X.]/06Verkündet am: 6. Mai 2009 Bott Justizhauptsekretärin als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja [X.]: ja [X.]R: ja Orange-Book-Standard [X.] Art. 82; [X.] § 20 Abs. 1; BGB § 242 Cd a) Der aus einem Patent in Anspruch genommene Beklagte kann gegenüber dem Unterlassungsbegehren des klagenden [X.] einwenden, dieser miss-brauche eine marktbeherrschende Stellung, wenn er sich weigere, mit dem [X.] einen Patentlizenzvertrag zu nicht diskriminierenden und nicht behin-dernden Bedingungen abzuschließen. b) [X.] handelt der Patentinhaber jedoch nur, wenn der Beklagte ihm ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines [X.] gemacht hat, an das er sich gebunden hält und das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne gegen das [X.] oder das [X.] zu verstoßen, und wenn der Beklagte, solange er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, diejenigen Verpflichtungen einhält, die der [X.] an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpft. c) Hält der Beklagte die [X.] für missbräuchlich überhöht oder weigert sich der Patentinhaber, die Lizenzgebühr zu beziffern, genügt dem Erfordernis eines unbedingten Angebots ein Angebot auf Abschluss eines [X.], bei dem der Lizenzgeber die Höhe der Lizenzgebühr nach billigem Ermessen bestimmt. [X.], [X.]eil vom 6. Mai 2009 - [X.]/06 - [X.]

LG Mannheim - 2 - [X.] hat auf die mündliche Verhandlung vom 10. Februar 2009 durch den Präsidenten des [X.] Prof. Dr. Tolksdorf, [X.] [X.] und [X.] Dr. Meier-Beck, [X.] und [X.] für Recht erkannt: Die Revision gegen das [X.]eil des 6. Zivilsenats des [X.] vom 13. Dezember 2008 wird auf Kosten der [X.] zu 3 bis 8 zurückgewiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Die Klägerin ist Inhaberin des mit Wirkung für die [X.] erteilten [X.] Patents 325 330 ([X.]s), das auf einer Anmeldung vom 17. Januar 1989 beruht und im Verlaufe des [X.] erloschen ist. 1 Die mit der Klage geltend gemachten Patentansprüche 1 und 2 lauten: 2 1. An [X.] (1) carrier of the inscribable type, comprising a recording layer (6) intended for recording an informa-tion pattern of optically detectable recording marks, [X.] (1) is provided with a servo track (4) which in an area [X.] exhibits a periodic track modula-tion which can be distinguished from the information pattern, char-acterized in that the frequency of the track modulation is modu-lated in [X.] signal comprising - 3 - position-code signals (12) which alternate with position-synchronisation signals (11). 2. An [X.] carrier as claimed in claim 1, characterized in that the position-code signals (12) are biphase-mark-modulated signals, [X.] (11) having signal waveforms which differ from the biphase-mark-modulated signal. Die Patentnichtigkeitsklage der [X.] zu 4 hat der [X.] mit [X.]eil vom 3. April 2007 ([X.]) abgewiesen. 3 Die Beklagte zu 4, deren persönlich haftende Gesellschafterin die [X.] zu 5 ist, deren Geschäfte wiederum der Beklagte zu 6 führt, vertreibt [X.] einfach und mehrfach beschrei[X.]are optische Datenträger ([X.]-R und [X.]). Sie wird unter anderem von der [X.] zu 7 mit [X.]-R beliefert; die [X.] zu 3 und 6 sind Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesell-schafterin der [X.] zu 7; der Beklagte zu 8 war Geschäftsführer der Rechtsvorgängerin der [X.] zu 7. 4 Das [X.] hat den [X.] zu 3 bis 8 (im Folgenden auch: [X.]) untersagt, [X.]-R und [X.], die nicht mit Zustimmung der Klägerin in Verkehr gebracht worden sind, herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen. Es hat die [X.] weiterhin zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung und zur Herausgabe in ihrem Besitz befindlicher [X.]-R und [X.] an einen Gerichtsvollzieher zur Vernichtung verurteilt sowie die Verpflichtung der [X.] zum Schadensersatz festgestellt. Die Berufung der [X.] ist im [X.] erfolglos geblieben ([X.] 8, 14 = [X.], 177). Das Berufungsgericht hat die [X.]eilsformel "zur Klarstellung" dahin ge-fasst, dass die Verurteilung der [X.] zu 3, 7 und 8 auf [X.]-R betreffende Handlungen beschränkt worden ist. 5 - 4 - Mit der [X.] vom Senat zugelassenen [X.] Revision verfolgen die [X.] ih-ren [X.] weiter. 6 Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel mit der Maßgabe entgegen, dass sie anstelle des [X.] die Feststellung begehrt, dass dieser in der Hauptsache erledigt ist. 7 Entscheidungsgründe: Die zulässige Revision bleibt ohne Erfolg. [X.] Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, dass die [X.] zu 4 und 7 mit den angegriffenen Handlungen entgegen § 9 [X.] den Gegenstand des [X.]s benutzen, da es sich bei den von der [X.] zu 4 vertriebenen, teils von der [X.] zu 7 bezogenen beschrei[X.]aren [X.] um (handelsübliche) Datenträger handelt, die sämtliche Merkmale der [X.] und 2 des [X.]s wortsinngemäß verwirklichen. 9 1. Das [X.] betrifft nach den Ausführungen des Berufungsge-richts einen optisch auslesbaren beschrei[X.]aren Datenträger, insbesondere eine beschrei[X.]are Compact Disc ([X.]). Solche Datenträger werden ohne Nutz-informationen hergestellt und erst vom Endabnehmer in einem geeigneten Re-korder mittels eines Laserstrahls mit Daten beschrieben. Dazu ist der Aufzeich-nungsträger mit einer lichtempfindlichen Schicht versehen, deren Reflektionsei-genschaften durch Bestrahlung mit einem starken gebündelten Laserstrahl punktuell verändert werden können. Auf einer vom Zentrum des [X.] nach außen verlaufenden spiralförmigen [X.]ur ([X.]) werden die Informationen als [X.] (Pits) in den [X.] ge-schrieben, so dass sich eine Folge von Pits und Lands, nämlich reflektierenden 10 - 5 - und nicht reflektierenden Flächen, ergibt. Die Kodierung der Informationen auf dem [X.], bei der Datenbitfolgen in [X.] umgewan-delt werden, erfolgt dabei in [X.] ([X.], s. dazu näher [X.], [X.]. v. 19.5.2005 - [X.], [X.], 749, 750 [X.] [X.]). Bei bekannten Datenträgern weist die [X.] eine [X.] mit konstanter Frequenz auf, aus der ein Taktsignal abgeleitet wird, das zur Steuerung der Aufzeichnung oder des Auslesens benutzt wird. Die [X.] ist in (zur Aufnahme der Nutzinformation dienende) Informationsauf-zeichnungsgebiete und dazwischen liegende Synchronisationsgebiete aufge-teilt. Diese enthalten [X.] in Form der Adresse des [X.], aus denen beim Abtasten abgeleitet werden kann, welcher Teil des [X.]s gelesen wird. Auf diese Weise kann schnell und genau eine bestimmte Stelle der Platte aufgesucht werden. Dem Nachteil der bekannten [X.], dass die [X.] durch die Synchronisationsgebiete unterbrochen werden, was insbesondere für die Aufzeichnung [X.] Informationen, ungünstig ist, soll durch den erfindungsgemäßen Datenträger abgeholfen wer-den, dessen Merkmale in der Ausführungsform nach Patentanspruch 2 das Be-rufungsgericht wie folgt gliedert: 11 1. Optisch auslesbarer [X.] vom beschrei[X.]aren Typ. 2. Der [X.] besitzt eine [X.], die zum Anbringen eines [X.]s aus optisch detek-tierbaren [X.] dient. 3. Der [X.] besitzt eine [X.], die in einem zur Informationsaufzeichnung bestimmten Gebiet eine von dem [X.] unterscheidbare periodische [X.]urmodulati-on aufweist. - 6 - 4. Die Frequenz der [X.] ist entsprechend einem Posi-tionsinformationssignal moduliert. 5. Das [X.] enthält abwechselnd Positi-onssynchronisationssignale und [X.]. 6. Die [X.] sind [X.]. 7. Die Positionssynchronisationssignale haben in Bezug auf das [X.] eine abweichende Signalform. Ein solcher Datenträger hat den Vorteil, dass die [X.] in der [X.] enthalten ist, so dass keine Synchronisationsgebiete benö-tigt werden, die das Informationsaufzeichnungsgebiet unterbrechen. 12 Die angegriffenen handelsüblichen [X.]-R und [X.] weisen nach den weiteren Ausführungen des Berufungsgerichts eine [X.] ([X.]ur-schwingung) im Sinne des Merkmals 3 auf. Diese [X.] sei auch in Übereinstimmung mit einem [X.] frequenzmoduliert (Merkmal 4). Dazu sei erforderlich, dass die Frequenz der [X.] in Abhängigkeit vom momentanen Pegel des [X.]s variie-re. Die aufzumodulierende Information sei das aus 76 Kanalbits bestehende [X.], das durch [X.] eines aus 38 Code-bits bestehenden Positionscodes gebildet werde. Der vom [X.] ange-sprochene [X.] verstehe die bei der Aufmodulierung des [X.]s verwendete Frequenzumtastung, bei der nur zwei verschiedene Frequenzen auftreten, je nachdem, ob das modulierende Signal den logischen Zustand Null oder Eins aufweist (23,05 KHz, wenn das Kanalbit Eins ist, 21,05 KHz, wenn das Kanalbit Null ist), als Frequenzmodulation im Sinne des [X.]s, denn eine solche Frequenzumtastung stelle die Pa-tentschrift in der Beschreibung dar ([X.]. 22 Z. 44 ff. = [X.] ff. der Über-setzung) und illustriere sie in Figur 9. 13 - 7 - 2. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision ohne Erfolg. 14 a) Sie rügt, das Berufungsgericht habe verkannt, dass den [X.] al-lenfalls eine mittelbare Patentverletzung vorgeworfen werden könne, da die [X.] beschrei[X.]aren [X.] kein [X.] und somit auch keine von einem [X.] unterscheidbare periodische [X.] aufwiesen, das [X.] vielmehr erst mit dem Beschreiben der [X.]-R aufgebracht werde. Bei den angegriffenen Erzeugnissen werde zudem keine Frequenzmodulation im Sinne des Merkmals 4 verwendet. Sie setze voraus, dass an jeder Stelle aus der momentanen Frequenz der [X.] auf den momentanen Logikwert des binären Adresssignals (im Sinne des [X.]) geschlossen werden könne, wie sich daraus ergebe, dass die [X.] hierin die sachliche Differenz zum Gegenstand der älteren euro-päischen Patentanmeldung 265 695 sehe ([X.]. 2 Z. 37-41); diesen "Disclaimer" habe das Berufungsgericht missachtet. 15 b) Das Berufungsgericht hat das [X.] zutreffend ausgelegt. Sei-nem Verständnis der geschützten technischen Lehre, das mit dem Verständnis übereinstimmt, das der X. Zivilsenat des [X.] im Patentnichtig-keitsverfahren gewonnen hat ([X.]. v. 3.4.2007 [X.] [X.], [X.]. 21 ff.), tritt der erkennende Senat bei. 16 Zu Unrecht meint die Revision, bei den von den [X.] vertriebenen beschrei[X.]aren [X.] werde Merkmal 3 erst dann verwirklicht, wenn die Platten von ihren Nutzern beschrieben werden. Das [X.] schützt nicht (erst) den beschriebenen, sondern (bereits) den beschrei[X.]aren Datenträger, d.h. denjenigen Datenträger, der mit einer [X.] versehen ist, auf der das [X.] mittels eines geeigneten Aufzeichnungsgerätes aufgebracht werden kann. Die von dem [X.] unterscheidbare periodische [X.] ist mithin eine solche, die sich ihrer Struktur nach von dem [X.] später aufzubringenden [X.] [X.] unterscheidet. Der [X.] bringt dies deutlich zum Ausdruck. Nach Merkmal 2 hat der [X.] mit einem [X.], [X.] eine [X.], die zur Aufzeichnung eines [X.] bestimmt ist ("intended for recording an information pattern"). Die [X.] weist dementsprechend, wie Merkmal 3 zum Ausdruck bringt, auch die [X.] in dem Gebiet auf, das zur Aufzeichnung des [X.] bestimmt ist ("area intended for information recording"). Die [X.]urmodulati-on muss sich folglich von demjenigen [X.] unterscheiden, das nach der von [X.]-Rekordern verwendeten Konvention beim Beschreiben der [X.] auf der [X.] aufgezeichnet wird. Dass dies bei den ange-griffenen Erzeugnissen der Fall ist, hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei und von der Revision unangegriffen festgestellt. Die Revision zieht auch ohne Erfolg in Zweifel, dass bei der [X.]urmodula-tion eine Frequenzmodulation im Sinne des Merkmals 4 verwendet wird. Dass die aufzumodulierende Information das aus 76 Kanalbits bestehende Positions-codesignal sein kann und die bei der Aufmodulierung dieses Positionsinformati-onssignals verwendete Frequenzumtastung eine Frequenzmodulation im Sinne des Merkmals 4 ist, hat der [X.] in sachlicher Übereinstimmung mit dem Berufungsgericht bereits im [X.] aus der [X.] des [X.]s abgeleitet ([X.] [X.]O [X.]. 26). Die Revision bringt nichts vor, was eine andere Beurteilung rechtfertigen könnte. Die in den Vordergrund ihrer Argumentation gerückte Frage nach der Bedeutung eines "Disclaimers" stellt sich nicht; weder Patentanspruch noch Beschreibung nehmen eine solche Frequenzumtastung vom Gegenstand des Patentanspruchs aus; die [X.] stellt sie vielmehr ausdrücklich dar. 18 II. Die Revision wendet sich im Ergebnis auch ohne Erfolg dagegen, dass das Berufungsgericht es den [X.] versagt hat, dem Unterlassungs-anspruch der Klägerin, der nach § 139 Abs. 1 [X.] aus der Verletzung des [X.] - 9 - gepatents folgt, den Einwand entgegenzuhalten, die Klägerin sei den [X.] zu 4 und 7 zur Gewährung einer Lizenz am [X.] verpflichtet gewesen. 1. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin verstoße nicht gegen das Diskriminierungsverbot nach § 20 Abs. 1 [X.]. Sie sei zwar Norm-adressatin, da nach ihrem eigenen Vorbringen jeder, der handelsübliche [X.]-R und [X.] herstelle, den für solche Datenträger geltenden, sich aus den im sogenannten [X.] aufgeführten [X.]ezifikationen ergebenden Standard einhalten müsse und damit notwendigerweise auch vom [X.] Gebrauch mache; die Vergabe von Lizenzen am [X.] bilde damit sachlich einen eigenen Markt, den die Klägerin als einzige Anbieterin beherrsche. Die Lizenz-vergabe stelle auch einen Geschäftsverkehr dar, der gleichartigen Unterneh-men üblicherweise zugänglich sei, denn die Klägerin habe verschiedene Lizen-zen erteilt. Sie behandle jedoch die [X.] gegenüber gleichartigen Unter-nehmen nicht ungleich. Die [X.] hätten nicht dargetan, dass es [X.] gebe oder gegeben habe, mit denen die Klägerin einen Lizenzvertrag abgeschlossen habe, der die Zahlung einer Lizenzgebühr in Höhe von 3% des Nettoverkaufspreises vorsehe, wie sie die [X.] für angemessen erachte-ten. Die [X.] trügen zwar umfangreich dazu vor, dass die Klägerin die Einhaltung der von ihr abgeschlossenen Lizenzverträge nicht hinreichend kon-trolliere, ihre Ansprüche nicht durchsetze, Rückvergütungen vornehme und die Meldung zu geringer lizenzpflichtiger Produktions- oder Liefermengen ("under-reporting") dulde, so dass die vereinbarte Mindestlizenzgebühr pro verkauftem [X.]-Rohling letztlich nicht gezahlt werde. Dem Vortrag der [X.] lasse sich aber nicht entnehmen, dass die tatsächliche und einvernehmliche Handhabung eines zu anderen Bedingungen abgeschlossenen Lizenzvertrags darauf [X.], dass nur 3% des Nettoverkaufspreises an die Klägerin abgeführt [X.]. 20 - 10 - 2. Die Angriffe der Revision gegen diese Beurteilung bedürfen keiner Erörterung, da sich die [X.] schon aus anderen Gründen nicht auf eine Verpflichtung der Klägerin zur Einräumung einer Lizenz am [X.] beru-fen können. 21 a) Der aus einem Patent in Anspruch genommene Beklagte kann [X.] grundsätzlich dem Unterlassungsbegehren des [X.] den [X.] entgegenhalten, der Kläger behindere ihn mit der Weigerung, einen Pa-tentlizenzvertrag abzuschließen, unbillig in einem gleichartigen Unternehmen üblicherweise zugänglichen Geschäftsverkehr oder diskriminiere ihn gegenüber anderen Unternehmen und missbrauche damit seine marktbeherrschende Stel-lung. 22 [X.]) In seiner Entscheidung "Standard-[X.]undfass" ([X.] 160, 67, 81 f.) hat der Senat offengelassen, ob ein Anspruch aus § 33 Abs. 1 [X.] i.V. mit Art. 82 [X.] oder §§ 19, 20 [X.] dem Unterlassungsanspruch aus § 139 Abs. 1 [X.] entgegengehalten werden kann. In der instanzgerichtlichen Rechtspre-chung und der Literatur ist die Frage umstritten. 23 Soweit der "kartellrechtliche [X.]" zugelassen wird ([X.] LG Düsseldorf WuW/[X.] 2120, 2121; [X.], [X.] 2005, 198, 200 f.; [X.] in Festschrift für [X.], S. 513, 523; [X.]/[X.], [X.], 8. Aufl., § 24 Rdn. 66 f.; [X.], [X.] im Patent- und Urhe-berrecht als Instrument der kartellrechtlichen Missbrauchsaufsicht im [X.] und [X.] Recht (2006), [X.]; Benkard/Scharen, [X.], 10. Aufl., § 9 Rdn. 73; [X.]/Holzhäuser, [X.], 683, 693 f.), wird er auf die Erwägung gestützt, dass der [X.] zwar rechtswidrig handele, wenn er das Patent benutze, ohne dass der Patentinhaber hierzu seine Zustimmung erteilt habe, dass der Patentinhaber ihn aber gleichwohl nicht auf Unterlassung in Anspruch nehmen könne, weil er mit dem Unterlassungsbegehren etwas verlange, was er sogleich (in Form der Lizenzerteilung) zurückzugewähren habe (dolo petit, qui 24 - 11 - petit quod statim redditurus est), und damit gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) verstoße. Nach der Gegenauffassung ([X.] [X.] 2, 168, [X.]. 27; [X.] GRUR 2003, 601, 603 f.; [X.]/[X.] in Festschrift für Säcker, [X.], 106 ff.; M[X.]ßen, Normung, Standardisierung und Immaterialgüterrechte (2006), S. 257 f.; [X.] von Merveldt, [X.], 19 ff.; [X.] in Festschrift für [X.], [X.], 321 f.) soll der [X.] im [X.] nicht durchgreifen, weil die Voraussetzungen eines Selbsthilfe-rechts nach § 229 BGB nicht vorlägen und die Einräumung der Lizenz [X.] nicht anders als im Falle des § 24 [X.] [X.] nur in die Zukunft wirke; solange der [X.] seinen Lizenzierungsanspruch nicht im Wege der Klage oder Widerklage durchgesetzt habe, sei er zur Unterlassung verpflichtet. Zudem ver-lange Art. 31 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des Geistigen Eigentums ([X.]) für die Einräumung einer Zwangslizenz einen hoheitlichen Akt. 25 [X.]) Im Grundsatz ist der erstgenannten Auffassung zuzustimmen. 26 [X.] ein marktbeherrschendes Unternehmen mit der Weigerung, einen ihm angebotenen Patentlizenzvertrag abzuschließen, das um die Lizenz nachsuchende Unternehmen in einem gleichartigen Unternehmen [X.] zugänglichen Geschäftsverkehr oder behindert es den [X.] damit unbillig, stellt auch die Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsan-spruchs einen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung dar. Denn das marktbeherrschende Unternehmen hindert damit das andere Unternehmen an dem Marktzutritt, den es durch den Abschluss des [X.] zu eröffnen verpflichtet ist. Die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs ist damit ebenso verboten wie die Weigerung, den Lizenzvertrag abzuschließen, der den [X.] erlöschen ließe. Ein kartellrechtlich verbotenes Verhalten darf jedoch nicht von den st[X.]tlichen Gerichten angeordnet werden. 27 - 12 - Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus Art. 31 des [X.]. Denn die Vorschrift lässt die Zuerkennung eines Rechts zur Benut-zung des Gegenstands eines Patents ohne Zustimmung des [X.] grundsätzlich zu, sofern die Erlaubnis zu einer solchen Benutzung aufgrund der Umstände des Einzelfalles geprüft wird. Die weitere Voraussetzung, nach der, wer die Benutzung plant, sich vor der Benutzung erfolglos bemüht haben muss, die Zustimmung des [X.] zu angemessenen geschäftsüblichen Be-dingungen zu erhalten (Art. 31 lit. b), ist nach Art. 31 lit. k für die Vertragsst[X.]-ten nicht verpflichtend, wenn die Benutzung gestattet ist, um eine in einem Ge-richts- oder Verwaltungsverfahren festgestellte wettbewerbswidrige Praktik ab-zustellen. Im Übrigen ist sie auch erfüllt, wenn der Verletzer des [X.]s sich vor der Aufnahme der Benutzung vergeblich um eine Lizenz zu nicht dis-kriminierenden Bedingungen bemüht hat. Ob das Übereinkommen von den Ver-tragsst[X.]ten verlangt, dass das kartellrechtlich begründete Nutzungsrecht durch einen hoheitlichen Akt eingeräumt wird, wie die Revisionserwiderung unter Be-rufung auf [X.] ([X.]O S. 322) aus Art. 31 lit. a und i ableiten will, kann da-hinstehen, da hierfür jedenfalls die gerichtliche Prüfung im [X.] ausreicht, in dem verbindlich entschieden wird, ob und inwieweit dem Benutzer der Erfindung ein Anspruch auf die Einräumung einer Lizenz zusteht. 28 b) Der Patentinhaber, der den Unterlassungsanspruch aus seinem Pa-tent geltend macht, obwohl dem [X.] ein Anspruch auf Einräumung einer Lizenz am [X.] zusteht, missbraucht jedoch nur dann seine [X.] Stellung und handelt nur dann treuwidrig, wenn zwei Vorausset-zungen erfüllt sind: Zum einen muss der [X.] ihm ein unbedingtes [X.] auf Abschluss eines [X.] gemacht haben, das der Patentin-haber nicht ablehnen darf, ohne den [X.] unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen, und sich an dieses Angebot gebunden halten. Zum anderen muss der [X.], wenn er den [X.] bereits benutzt, bevor der Patentinhaber sein Angebot [X.] - 13 - nommen hat, diejenigen Verpflichtungen einhalten, die der [X.] an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpft. Dies bedeutet insbesondere, dass der [X.] die sich aus dem [X.] Lizenzgebühren zahlen oder die Zahlung sicherstellen muss. [X.]) Dass der [X.] ein annahmefähiges Angebot zu Vertrags-bedingungen gemacht haben muss, die der Patentinhaber nicht ablehnen kann, ohne den [X.] damit gegenüber gleichartigen Unternehmen ohne sachlichen Grund ungleich zu behandeln oder ihn unbillig zu behindern, ist so-weit ersichtlich allgemein anerkannt. Denn auch der marktbeherrschende Pa-tentinhaber ist nicht verpflichtet, selbst die Gestattung der Benutzung der Erfin-dung anzubieten; nur wenn er ein Angebot zum Vertragsabschluss zu nicht be-hindernden oder diskriminierenden Bedingungen ablehnt, missbraucht er seine marktbeherrschende Stellung. Die Benutzung seines Patents durch ein Unter-nehmen, das nicht bereit ist, einen Lizenzvertrag zu solchen Bedingungen [X.], muss er nicht dulden. 30 [X.] gibt keine Veranlassung zu näheren Ausführungen dazu, welche Bedingungen ein solches Lizenzangebot im Einzelnen zu enthalten hat. Macht der [X.] ein Angebot zu üblichen Vertragsbedingungen, wird sich der Patentinhaber jedoch nur dann darauf berufen können, er müsse ein-zelne Vertragsbedingungen nicht akzeptieren, wenn er insoweit andere Bedin-gungen anbietet, die mit seinen kartellrechtlichen Pflichten vereinbar sind. 31 Aus dem Vorstehenden ergibt sich zugleich, dass ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung nicht in Betracht kommt, wenn der [X.] lediglich ein bedingtes Lizenzangebot macht, insbesondere den Vertrags-schluss nur unter der Bedingung anbietet, dass das Verletzungsgericht die von ihm geleugnete Verletzung des [X.]s durch die angegriffene Ausfüh-rungsform bejaht. Auf ein solches Angebot muss sich der Patentinhaber auch 32 - 14 - sonst nicht einlassen; es kann daher auch seinem Unterlassungsbegehren nicht entgegengehalten werden. [X.]) Das annahmefähige unbedingte Vertragsangebot reicht jedoch nicht aus, um den "[X.]" gegenüber dem Unterlassungsbegehren des [X.] durchgreifen zu lassen. Die Einräumung einer jeden Lizenz wirkt grundsätzlich nur in die Zukunft ([X.] [X.]O S. 322). Erst wenn ihm die Lizenz erteilt ist, ist der Lizenznehmer berechtigt, den Gegenstand des [X.] zu benutzen; zugleich entsteht mit jedem Benutzungstatbestand (so-fern und soweit keine benutzungsunabhängige Gegenleistung vereinbart ist) der Anspruch des Lizenzgebers auf die vertragliche Gegenleistung, typischer-weise [X.] wie auch im Streitfall [X.] in Gestalt einer Stück- oder umsatzbezogenen Lizenzgebühr. Der [X.], der im Vorgriff auf die ihm zu erteilende Li-zenz die Benutzung des [X.]s aufnimmt, darf nicht nur seinen vertragli-chen Rechten, sondern muss auch seinen vertraglichen Pflichten "vorgreifen". Er kann dem Unterlassungsbegehren nur dann den [X.] entge-genhalten, wenn er dem Patentinhaber nicht nur ein Angebot gemacht hat, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, sondern sich auch so verhält, als ob der Patentinhaber sein Angebot bereits angenommen hätte. In diesem Fall wäre er nicht nur berechtigt, den Gegenstand des Patents zu benutzen, sondern insbe-sondere auch verpflichtet, über die Benutzung regelmäßig abzurechnen und an den Patentinhaber die sich aus der Abrechnung ergebenden Lizenzgebühren zu zahlen. Auf der anderen Seite handelt der Patentinhaber weder missbräuchlich noch treuwidrig, wenn er Ansprüche aus dem Patent gegenüber demjenigen geltend macht, der zwar die Benutzungsbefugnis eines Lizenznehmers für sich in Anspruch nimmt, aber die Gegenleistung nicht erbringt, die der Lizenznehmer nach einem nicht diskriminierenden oder behindernden Lizenzvertrag zu erbrin-gen verpflichtet wäre. 33 - 15 - Damit wird auch den Bedenken Rechnung getragen, die den [X.] zu der Annahme veranlasst haben, einem urheberrechtlichen [X.] könne nicht wegen eines bestehenden Anspruchs auf Lizen-zierung mit dem Einwand der unzulässigen Rechtsausübung begegnet werden. Denn der [X.] hat dies vornehmlich damit begründet, dass dies auf eine gesetzliche Lizenz hinausliefe, die den Urheber schlechter stellte als eine urheberrechtliche Zwangslizenz, da er seinen Vergütungsanspruch nach erfolgter Nutzung des Werks geltend machen müsste, statt die Erteilung der Zustimmung von der Zahlung der geschuldeten Vergütung abhängig machen zu können ([X.] 148, 221, 231 f. [X.] SPI[X.]EL-[X.]-ROM, vgl. auch [X.]/[X.] [X.]O S. 108 f.). 34 Gegen das Erfordernis eines "vertragstreuen" Handelns des [X.] lässt sich nicht einwenden, es liege in der alleinigen Verantwortung des [X.], der den Vertragsschluss verweigert, dass die Gegenleistung für die Lizenz nicht erbracht wird (so [X.] [X.]O S. 523, der jedoch auch fordert, dass der Benutzer nicht nur leistungswillig, sondern auch leistungsfähig sein müsse). Ebenso wenig wie es dem [X.] versagt werden kann, sich in erster Linie gegen den [X.] zu verteidigen mit der Folge, dass die Klage in vollem Umfang abzuweisen ist, wenn sich der [X.] nicht bestätigt, kann es dem Patentinhaber versagt werden, in erster Linie den Unterlassungsanspruch aus dem Patent geltend zu machen mit der Folge, dass dieser Anspruch zuzusprechen ist, wenn sich der [X.] bestätigt und das Gericht eine marktbeherrschende Stellung oder einen Missbrauch der-selben verneint. Dann rechtfertigt aber der bloße Umstand, dass der Patentin-haber den Abschluss des ihm angebotenen [X.] verweigert, weil er sich hierzu berechtigt glaubt, es nicht, den [X.] gegenüber dem [X.] dadurch zu privilegieren, dass jener im Ergebnis von der Beach-tung des [X.] von vertraglicher Leistung und Gegen-leistung dispensiert wird. Ebenso wie sich der Patentinhaber so behandeln [X.] - 16 - sen muss, als habe er die geschuldete Lizenz erteilt, muss sich auch der Li-zenzsucher so verhalten, als sei ihm die Lizenz eingeräumt. Dies bedeutet zum einen, dass der [X.] zu den Bedingungen eines nicht diskriminierenden Vertrages über den Umfang seiner Benutzungs-handlungen abzurechnen hat, zum anderen, dass er seinen sich aus der [X.] ergebenden Zahlungspflichten nachkommen muss. Dabei muss der [X.] allerdings nicht an den Patentinhaber zahlen, sondern kann nach § 372 Satz 1 BGB die Lizenzgebühren unter Verzicht auf das Recht zur Rück-nahme hinterlegen. Denn die Weigerung des [X.], den Lizenzvertrag abzuschließen, rechtfertigt die entsprechende Heranziehung der Vorschriften über den Gläubigerverzug, sei es, weil der Patentinhaber auch die angebotene Zahlung nicht anzunehmen bereit ist (§ 293 BGB), sei es, weil er zwar die [X.] anzunehmen willens, jedoch nicht bereit ist, die Gegenleistung in Gestalt der Lizenzgewährung zu erbringen (§ 298 BGB). Der Sache nach wird damit dem Interesse des [X.]s Rechnung getragen, seinen Anspruch auf Rückzahlung gezahlter Lizenzgebühren für den Fall zu sichern, dass die Klage mangels Verletzung abgewiesen wird. 36 c) Der Höhe nach ist die Lizenzgebühr und damit auch die Leistungs-verpflichtung des [X.]s auf denjenigen Betrag begrenzt, der sich aus den Bedingungen eines kartellrechtlich unbedenklichen Vertrages ergibt. 37 Dass dieser Betrag auch für den [X.] nicht ohne weiteres fest-stellbar ist, belastet ihn nicht unbillig, denn ihn trifft für die Voraussetzungen des Lizenzierungsanspruchs grundsätzlich ohnehin die Darlegungs- und Beweislast. 38 - 17 - Wenn der [X.] die Lizenzgebührenforderung des Patentinha-bers für missbräuchlich überhöht hält oder der Patentinhaber es ablehnt, die Lizenzgebühr zu beziffern, etwa weil er sich für berechtigt hält, die Lizenzierung des [X.]s in jedem Fall zu verweigern, ist dem [X.] allerdings das Recht zuzubilligen, das Angebot zum Abschluss eines [X.] hin-sichtlich des Entgelts nicht auf die Vereinbarung eines bestimmten Lizenzge-bührensatzes, sondern auf eine vom Patentinhaber nach billigem Ermessen zu bestimmende Lizenzgebühr zu richten. Andernfalls könnte die Hinterlegung ei-nes höheren als des vom [X.] selbst für angemessen gehaltenen [X.] seine Verurteilung nicht hindern, wenn sie nicht von einem Lizenzange-bot in gleicher Höhe begleitet wäre. Ein "sicherheitshalber" erhöhtes Angebot würde dem Patentinhaber indessen die Möglichkeit verschaffen, sich durch An-nahme dieses Angebots gegebenenfalls auch eine überhöhte Lizenzgebühr zu sichern. Dies wäre nicht nur unbillig, sondern belastete den Patentverletzungs-prozess auch in einem vermeidbaren Umfang mit der Aufgabe, die genaue [X.] einer nicht behindernden oder diskriminierenden Lizenzgebühr festzustellen. Denn der [X.] wird eher bereit sein, eine höhere, über dem aus seiner Sicht kartellrechtlich angemessenen Betrag liegende Summe zu hinterlegen, wenn ihm der [X.] grundsätzlich weiterhin zu seiner Darlegungs- und Beweislast stehende [X.] Einwand nicht abgeschnitten ist, eine Bestimmung der Lizenzge-bühr durch den Patentinhaber in dieser Höhe sei unbillig. Der Patentinhaber bleibt auf der anderen Seite bei der Bestimmung der Lizenzgebühr vollständig frei; seine Bestimmung ist nur dann unbillig, wenn sie sich nicht an die ihm [X.] ohnehin gesetzten Schranken hält und den Lizenznehmer unbillig behindert oder gegenüber anderen Lizenznehmern diskriminiert. 39 Entsprechend der Regelung in § 11 Abs. 2 UrhWG steht es der [X.] nicht entgegen, dass die Höhe des geschuldeten [X.] noch nicht feststeht, d.h. in diesem Fall von der Leistungsbestimmung nach § 315 BGB abhängt. Ist ein jedenfalls ausreichender Betrag hinterlegt, kann 40 - 18 - sich das Verletzungsgericht, wenn auch die übrigen Voraussetzungen des "[X.]s" vorliegen, mit der Feststellung begnügen, dass der Patentinhaber zur Annahme des [X.] und zur Bestimmung der Lizenzgebühr nach billigem Ermessen verpflichtet ist. d) Danach hat das Berufungsgericht den [X.] zu Recht den [X.] versagt, die Klägerin missbrauche ihre marktbeherrschende Stellung durch die Weigerung, einen Lizenzvertrag mit einer Lizenzgebühr von 3% zu vereinbaren. Denn das Berufungsgericht hat [X.] abgesehen davon, dass es auch zum übrigen Inhalt des Vertragsangebots der [X.] keine näheren Fest-stellungen getroffen hat [X.] nicht festgestellt, dass die [X.] auch nur die nach ihrer Auffassung geschuldeten Lizenzgebühren abgerechnet und Beträge in dieser Höhe hinterlegt haben. 41 III. Auch die Verurteilung der [X.] zur Rechnungslegung und die Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz haben hiernach Bestand. 42 1. Das Berufungsgericht hat hierzu ausgeführt: Dem Begehren der Klä-gerin auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der [X.] könnten die [X.] den Einwand des Rechtsmissbrauchs schon deshalb nicht mit Erfolg entgegenhalten, weil sich die [X.] auch dann schadensersatzpflich-tig gemacht hätten, wenn ihnen ein Anspruch gegen die Klägerin auf Erteilung einer Lizenz zugestanden hätte. Ein entsprechender Anspruch hätte nichts dar-an geändert, dass die [X.] von dem Schutzrecht der Klägerin ohne ihr Einverständnis Gebrauch gemacht und sie damit rechtswidrig gehandelt hätten. Da die [X.] keine [X.] beanspruchten, sondern die Einräumung [X.] Lizenz gegen Zahlung einer Lizenzgebühr in Höhe von 3% des Nettover-kaufspreises begehrten, wäre der Klägerin jedenfalls ein Schaden in Höhe des Betrages entstanden, den sie hätte beanspruchen können, wenn sie mit den [X.] einen entsprechenden Lizenzvertrag abgeschlossen hätte. Da die [X.] unstreitig [X.]-R hergestellt und vertrieben hätten, stehe auch auf der 43 - 19 - Grundlage des [X.]vorbringens fest, dass der Klägerin ein Mindestscha-den entstanden sei. Dies genüge, um dem Feststellungsbegehren der Klägerin zu entsprechen. 2. Es kann dahinstehen, ob diese Begründung der Nachprüfung in allen Punkten standhielte. Denn da der Klägerin nach dem zu [X.] Ausgeführten ein durchsetzbarer Unterlassungsanspruch zustand, sind die [X.], deren schuldhaftes Handeln das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei bejaht hat, nach § 139 Abs. 2 [X.] auch verpflichtet, der Klägerin den Schaden zu ersetzen, der ihr dadurch entstanden ist, dass die [X.] entgegen § 9 [X.] die [X.] Erfindung benutzt haben. 44 - 20 - IV. Entsprechendes gilt für den vom Berufungsgericht gleichfalls zuer-kannten Anspruch nach § 140a Abs. 1 [X.] auf Vernichtung der rechtswidrig hergestellten Datenträger. 45 [X.] Meier-Beck
[X.] Vorinstanzen: [X.], Entscheidung vom 13.09.2002 - 7 O 35/02 - [X.], Entscheidung vom 13.12.2006 - 6 U 174/02 -