Bundesgerichtshof: I ZR 40/20 vom 14.01.2021

1. Zivilsenat

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Gegenstand

Klage auf Erklärung des Verfalls einer Marke: Feststellung der Nichtbenutzung einer Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren; maßgeblicher Zeitpunkt bei der Klage vorausgegangenem Löschungsantrag an das Deutsche Patent- und Markenamt; Darlegungs- und Beweislast - STELLA


Leitsatz

STELLA

1. An der Rechtsprechung, wonach bei der Klage auf Erklärung des Verfalls einer Marke in die Prüfung, ob die Marke gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt worden ist, auch der Zeitraum nach Klageerhebung bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz einzubeziehen ist, hält der Senat nicht fest, weil sie einer unionsrechtskonformen Auslegung nicht mehr entspricht.

2. Im Fall einer Klage auf Erklärung des Verfalls einer Marke ist für die Feststellung, ob der in § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG genannte ununterbrochene Zeitraum von fünf Jahren abgelaufen ist, grundsätzlich auf den Zeitpunkt der Erhebung der Klage und damit auf das Datum der Zustellung der Klage abzustellen.

3. Ist der Klage auf Erklärung des Verfalls ein Antrag an das Deutsche Patent- und Markenamt nach § 53 MarkenG vorausgegangen, so ist in entsprechender Anwendung von § 52 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 MarkenG der Zeitpunkt des Eingangs des Antrags beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, sofern die Löschungsklage entsprechend dem in § 49 Abs. 1 Satz 4 MarkenG zum Ausdruck kommenden Rechtsgedanken innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Unterrichtung des Antragstellers über den Widerspruch des Markeninhabers erhoben worden ist.

4. An der Rechtsprechung, wonach die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen des Verfalls einer Marke die Klagepartei trifft, hält der Senat nicht fest, weil sie einer unionsrechtskonformen Auslegung von § 49 Abs. 1 MarkenG nicht mehr entspricht.

5. Der Inhaber der streitigen Marke, die Gegenstand einer Klage auf Erklärung des Verfalls ist, trägt grundsätzlich die Darlegungs- und Beweislast für die ernsthafte Benutzung dieser Marke.

Tenor

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 30. Januar 2020 aufgehoben.

Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

1

Die Beklagte ist Inhaberin der am 12. September 1978 angemeldeten und am 11. Januar 1982 eingetragenen deutschen Wortmarke Nr. 1027401 "STELLA" mit Schutz für die Waren "Weine, nämlich Schaumweine" in Klasse 33 (Streitmarke). Die Klägerin ist eine Wettbewerberin der Beklagten auf dem Markt für Weine aller Art. Zu ihrem Produktportfolio gehört unter anderem eine "STELLA"-Produktlinie.

2

Die Klägerin hat mit einem am 2. Mai 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Antrag die Löschung der Streitmarke wegen mangelnder rechtserhaltender Benutzung beantragt. Mit am 14. Juli 2017 zugestelltem Schreiben ist die Klägerin über den Widerspruch der Beklagten gegen den Löschungsantrag informiert worden und hat daraufhin am 7. September 2017 Löschungsklage erhoben, die der Beklagten am 19. September 2017 zugestellt worden ist. Die Klägerin hat zuletzt beantragt,

1. die beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragene deutsche Marke Nr. 1027401 für alle Waren für verfallen zu erklären;

2. festzustellen, dass der Verfall der eingetragenen deutschen Marke Nr. 1027401 am 2. Mai 2017 eingetreten ist.

3

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung ist ohne Erfolg geblieben. Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Klagebegehren weiter.

Entscheidungsgründe

4

I. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Voraussetzungen für eine Verfallserklärung der Streitmarke lägen nicht vor. Dazu hat es ausgeführt:

5

Die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Nichtbenutzung der angegriffenen Marke im Rahmen einer Löschungsklage trage die Klägerin. Die Beklagte treffe allerdings eine sekundäre Darlegungslast. Die Feststellungen des Gerichtshofs der Europäischen Union im Verfahren "Centrotherm Systemtechnik/HABM und centrotherm Clean Solutions" (Urteil vom 26. September 2013 - C-610/11, GRUR Int. 2013, 1047) zur Beweislast des Markeninhabers im Verfahren vor dem Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) seien für das zivilprozessuale Verfahren nicht heranzuziehen. Ihrer sekundären Darlegungslast habe die Beklagte genügt. Das bloße Bestreiten dieses Vortrags durch die Klägerin genüge nicht. Der Feststellungsantrag sei zulässig, aber unbegründet. Ob der Antrag nach § 52 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ein besonderes Feststellungsinteresse der Klagepartei erfordere, könne offenbleiben. Ein etwaig erforderliches Feststellungsinteresse wäre hier jedenfalls zu bejahen. Der Antrag sei jedoch unbegründet, weil ein Verfall der Streitmarke nicht eingetreten sei.

6

II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat Erfolg und führt zur Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

7

1. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann nicht angenommen werden, der Verfallsantrag sei unbegründet, weil die Beklagte die Streitmarke gemäß §§ 26, 49 Abs. 1 MarkenG aF, § 55 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nF für die eingetragenen Waren rechtserhaltend benutzt habe.

8

a) Während des Rechtsstreits ist das im Streitfall maßgebliche Recht durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (BGBl. I 2018, S. 2357) mit Wirkung vom 14. Januar 2019 novelliert worden. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht. Teilweise sind die bis zum 13. Januar 2019 geltenden Vorschriften weiter anzuwenden (dazu II 1 a aa), teilweise sind die Änderungen für den Streitfall ohne Bedeutung (dazu II 1 a bb) oder hat sich die Vorschrift nicht maßgeblich geändert (dazu II 1 a cc).

9

aa) Nach der Übergangsvorschrift des § 158 Abs. 6 MarkenG nF sind die Vorschriften des § 49 Abs. 1 und § 26 MarkenG aF weiter anzuwenden, weil die Löschungsklage wegen Verfalls am 19. September 2017 und damit vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist.

bb) Der das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren vor den ordentlichen Gerichten regelnde § 55 MarkenG sieht in Absatz 1 Satz 2 der mangels Übergangsvorschrift anzuwendenden neuen Fassung vor, dass die Verfallsklage unzulässig ist, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien bereits das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 53 MarkenG nF entschieden hat oder ein Verfallsantrag gemäß § 53 MarkenG nF beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt wurde. Damit sollen eine Doppelbefassung und eventuell widerstreitende Entscheidungen vermieden werden (vgl. BeckOK.MarkenR/Kopacek, 23. Edition [Stand 1. Oktober 2020], § 55 MarkenG Rn. 1 und 4). Für den Streitfall kommt dieser Regelung keine Bedeutung zu. Das neu eingeführte materiell-rechtliche Verfallsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt steht erst seit dem Inkrafttreten der neugefassten Vorschrift des § 53 MarkenG am 1. Mai 2020 zur Verfügung. Dass die Klägerin nach diesem Datum einen Antrag nach § 53 MarkenG nF gestellt hätte, ist weder vorgetragen noch ergibt sich ein solcher Antrag aus dem Register des Deutschen Patent- und Markenamts. Die Voraussetzungen für die Befugnis zum Erheben der Verfallsklage (§ 55 Abs. 2 MarkenG) sind nicht geändert worden.

cc) Der Wortlaut der Vorschrift des § 52 MarkenG nF, der die Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit regelt, wurde an Art. 47 der Richtlinie (EU) 2015/2436 angepasst. In Absatz 1 wurde dabei dem Umstand Rechnung getragen, dass es parallel zum gerichtlichen Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren nun ein amtliches Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt gibt (vgl. BeckOK.MarkenR/Kopacek aaO § 52 MarkenG Rn. 1). Damit ist keine für den Streitfall maßgebliche Änderung verbunden. § 52 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, wonach in der Entscheidung über den Verfall oder die Nichtigkeit auf Antrag einer Partei ein früherer Zeitpunkt festgesetzt werden kann, zu dem einer der Verfallsgründe eingetreten ist, wurde nicht geändert.

b) Nach § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aF wird die Eintragung einer Marke auf Antrag wegen Verfalls gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist.

aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, der für die Beurteilung maßgebliche Zeitraum gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aF liege, zurückgerechnet ab dem Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht, zwischen dem 30. Januar 2015 und dem 30. Januar 2020. Das hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

bb) Wann der Zeitraum von fünf Jahren vollendet sein muss, geht aus § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG (aF und nF), mit dem Art. 12 Abs. 1 Unterabsatz 1 der Richtlinie 2008/95/EG (jetzt Art. 19 Abs. 1 der Richtlinie [EU] 2015/2436) zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken umgesetzt worden ist, nicht hervor. Der Bundesgerichtshof ist bislang in ständiger Rechtsprechung davon ausgegangen, dass bei der Prüfung des Verfalls einer Marke gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG auch der Zeitraum nach Klageerhebung bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz einzubeziehen ist (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Juni 2019 - I ZR 212/17, GRUR 2019, 1051 Rn. 22 = WRP 2019, 1321 - Bewässerungsspritze, mwN; so auch Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 49 Rn. 11; siehe jetzt aber Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 49 Rn. 11). An dieser Rechtsprechung hält der Senat nicht fest, weil sie der erforderlichen unionsrechtskonformen Auslegung nicht mehr standhält.

cc) Im Fall einer Klage auf Erklärung des Verfalls einer Marke (§ 55 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 MarkenG nF) ist für die Feststellung, ob der in § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG genannte ununterbrochene Zeitraum von fünf Jahren abgelaufen ist, auf den Zeitpunkt der Erhebung der Klage abzustellen (vgl. Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO 13. Aufl., § 49 Rn. 12; für den Fall einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke vgl. EuGH, Urteil vom 17. Dezember 2020 - C-607/19, juris Rn. 37 und 50 - Husqvarna). Das ergibt sich aus dem Regelungszusammenhang mit § 52 Abs. 1 MarkenG nF (Art. 47 Abs. 1 der Richtlinie [EU] 2015/2436), der bestimmt, dass die Wirkungen einer eingetragenen Marke in dem Umfang, in dem die Marke für verfallen erklärt wird, von dem Zeitpunkt der Stellung des Antrags (§ 53 MarkenG) oder - hier - der Erhebung der Klage (§ 55 MarkenG) auf Erklärung des Verfalls an als nicht eingetreten gelten (Satz 1) und in der Entscheidung auf Antrag einer Partei ein früherer Zeitpunkt, zu dem einer der Verfallsgründe eingetreten ist, festgesetzt werden kann (Satz 2) (vgl. Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO 13. Aufl., § 49 Rn. 11; zu Art. 55 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 207/2009 über die Unionsmarke vgl. EuGH, Urteil vom 17. Dezember 2020 - C-607/19, juris Rn. 38 bis 44 - Husqvarna).

dd) Für den Zeitpunkt der Erhebung der Klage im Sinne von § 52 Abs. 1 Satz 1 Fall 2 MarkenG nF ist das Datum der Zustellung der Klage maßgeblich (§ 253 Abs. 1 ZPO; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 52 Rn. 5; Hoppe/Dück in Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, MarkenR, 4. Aufl., § 52 MarkenG Rn. 7). Ist der Löschungsklage (jetzt: Klage auf Erklärung des Verfalls) - wie hier - ein Antrag an das Deutsche Patent- und Markenamt nach § 53 MarkenG aF/nF vorausgegangen, so ist in entsprechender Anwendung von § 52 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 MarkenG nF/§ 52 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aF der Zeitpunkt des Eingangs des Antrags beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, sofern die Löschungsklage entsprechend dem in § 49 Abs. 1 Satz 4 MarkenG zum Ausdruck kommenden Rechtsgedanken innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Unterrichtung des Antragstellers über den Widerspruch des Markeninhabers (§ 53 Abs. 4 MarkenG aF, jetzt § 53 Abs. 5 Satz 3 MarkenG nF; soweit § 49 Abs. 1 Satz 4 MarkenG nF weiterhin auf § 53 Abs. 4 MarkenG nF verweist, wurde offensichtlich übersehen, dass sich die zuvor in § 53 Abs. 4 MarkenG geregelte Zustellung des Widerspruchs des Markeninhabers an den späteren Verfallskläger nunmehr in § 53 Abs. 5 Satz 3 MarkenG findet, vgl. Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO 13. Aufl., § 49 Rn. 37) erhoben worden ist (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 52 Rn. 11; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 3. Aufl., § 52 MarkenG Rn. 2; Hoppe/Dück in Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann aaO § 52 MarkenG Rn. 8; BeckOK.MarkenR/Kopacek aaO § 52 MarkenG Rn. 6; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO 13. Aufl., § 52 Rn. 9).

ee) Da die Löschungsklage im Streitfall am 19. September 2017 und damit innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamts über den Widerspruch der Markeninhaberin am 14. Juli 2017 zugestellt worden ist, liegen die Voraussetzungen einer entsprechenden Anwendung von § 52 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 in Verbindung mit § 49 Abs. 1 Satz 4 MarkenG nF vor und ist auf den am 2. Mai 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Antrag der Klägerin abzustellen. Danach kommt es auf den Zeitraum zwischen der Eintragung der Marke am 11. Januar 1982 und dem Eingang des Löschungsantrags beim Deutschen Patent- und Markenamt am 2. Mai 2017 an und ist die Marke zu löschen, wenn sie innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren vom 2. Mai 2012 bis zum 2. Mai 2017 nicht ernsthaft benutzt worden ist.

d) Eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG aF setzt voraus, dass die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden ist.

aa) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Darlegungs- und Beweislast für die tatsächlichen Voraussetzungen der Nichtbenutzung der Streitmarke trage die Klägerin. Die Beklagte treffe allerdings eine sekundäre Darlegungslast, wenn die Klageseite keine genaue Kenntnis von den Benutzungsumständen habe und nicht über die Möglichkeit verfüge, den Sachverhalt von sich aus aufzuklären. Ob die Klägerin die ihr zumutbaren Möglichkeiten ausgeschöpft habe, um den Sachverhalt von sich aus aufzuklären, könne dahingestellt bleiben, weil die Beklagte jedenfalls ihrer sekundären Darlegungslast genügt habe, indem sie zum Umfang der von ihr behaupteten Benutzung im Einzelnen vorgetragen habe. Insbesondere habe sie ausgeführt, allein im Jahr 2016 über 100.000 Flaschen Schaumwein unter der Bezeichnung "STELLA" nach Deutschland geliefert zu haben. Das Etikett auf der Vorderseite der Flasche weise den Schriftzug "STELLA" auf (Anlage B 2). Der Schaumwein sei unter anderem an die K.    Warenhandel GmbH & Co. KG geliefert worden, die das Produkt ausweislich des Internetausdrucks (Anlage B 6) auch in ihrem Online-Shop angeboten habe. Rechnungen, aus denen sich die Lieferung an die K.    Warenhandel GmbH & Co. KG ergebe und in denen das Produkt mit der Bezeichnung "VINO BIANCO ASTI DOCG DOLCE STELLA" aufgelistet sei, fänden sich in Anlage B 7. Die Beklagte habe außerdem Rechnungen ihrer deutschen Tochtergesellschaft vorgelegt, überwiegend adressiert an Gesellschaften der Supermarktkette K.    aus den Jahren 2012 bis 2018 (Anlage B 12), und ausgeführt, die Verkäufe des Produkts "ASTI D.O.C.G. DOLCE STELLA" beliefen sich in 2016 auf insgesamt 111.216 Flaschen. Ähnliches folge aus den Rechnungen für die Jahre 2012 bis 2015 und 2017. Das bloße Bestreiten dieses Vortrags durch die primär beweisbelastete Klägerin genüge nicht. Soweit sie in Abrede stelle, dass die in den Rechnungskopien angeführten Waren tatsächlich an die jeweiligen Warenempfänger geliefert worden seien und das Etikett unverändert seit 2012 benutzt worden sei, hätte es ihr oblegen, das Gegenteil vorzutragen und nachzuweisen. Der schlüssige Sachvortrag der Beklagten, der danach zugrunde zu legen sei, rechtfertige die Annahme einer ernsthaften Zeichenbenutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG.

bb) Die Revision macht gegen diese Beurteilung mit Erfolg geltend, die Darlegungs- und Beweislast für die tatsächlichen Voraussetzungen der (Nicht-)Benutzung der Streitmarke im Rahmen einer Klage auf Erklärung des Verfalls nach §§ 26, 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aF, § 55 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Nr. 1 MarkenG trage entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht die Klagepartei, sondern der Markeninhaber.

(1) Der Bundesgerichtshof ist allerdings bislang in Übereinstimmung mit der Literatur davon ausgegangen, dass die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen des Verfalls die Klagepartei trifft. Den Beklagten einer Löschungsklage treffe nach dem auch im Prozessrecht geltenden Grundsatz von Treu und Glauben nach § 242 BGB nur eine prozessuale Erklärungspflicht, wenn der Löschungskläger keine genaue Kenntnis von den Umständen der Benutzung der Marke habe und auch nicht über die Möglichkeit verfüge, den Sachverhalt von sich aus aufzuklären (vgl. BGH, Urteil vom 10. April 2008 - I ZR 167/05, GRUR 2009, 60 Rn. 19 = WRP 2008, 1544 - Lottocard; Urteil vom 25. April 2012 - I ZR 156/10, GRUR 2012, 1261 Rn. 11 = WRP 2012, 1533 - Orion; Urteil vom 27. November 2014 - I ZR 91/13, GRUR 2015, 685 Rn. 10 = WRP 2015, 874 - STAYER; Beschluss vom 18. Mai 2017 - I ZR 178/16, MarkenR 2017, 551 Rn. 6, jeweils mwN; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 55 MarkenG, Rn. 10; Ingerl/Rohnke aaO § 55 Rn. 12; BeckOK.MarkenR/Kopacek aaO § 55 MarkenG Rn. 11; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO 13. Aufl., § 55 MarkenG, Rn. 62; Kochendörfer, WRP 2007, 258, 260; kritisch Hoppe/Dück in Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann aaO § 55 MarkenG Rn. 46).

(2) An dieser Rechtsprechung hält der Senat nicht fest, weil sie einer unionsrechtskonformen Auslegung von § 49 Abs. 1 MarkenG nicht mehr entspricht. Die Vorschrift des § 49 Abs. 1 MarkenG dient der Umsetzung von Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95/EG (jetzt Art. 19 Abs. 1 und 2 der Richtlinie [EU] 2015/2436). Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union obliegt es im Rahmen von Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95/EG grundsätzlich dem Inhaber der streitigen Marke, die Gegenstand eines Antrags auf Erklärung des Verfalls ist, die ernsthafte Benutzung dieser Marke nachzuweisen. Dieser ist am besten in der Lage, den Beweis für die konkreten Handlungen zu erbringen, die das Vorbringen zu stützen vermögen, dass seine Marke ernsthaft benutzt worden sei (vgl. EuGH, GRUR Int. 2013, 1047 Rn. 63 - Centrotherm Systemtechnik/HABM und centrotherm Clean Solutions [CENTROTHERM]; EuGH, Urteil vom 19. Juni 2014 - C-217/13, C-218/13, GRUR 2014, 776 Rn. 70 = WRP 2014, 940 - Oberbank u.a.; Urteil vom 22. Oktober 2020 - C-720/18, C-721/18, GRUR 2020, 1301 Rn. 79 bis 81 = WRP 2021, 37 - Ferrari [testarossa]).

2. Die Abweisung des Feststellungsantrags kann danach ebenfalls keinen Bestand haben.

a) Das Berufungsgericht hat angenommen, der Feststellungsantrag sei zulässig. Ob der Antrag gemäß § 52 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ein besonderes Feststellungsinteresse erfordere, weil die Feststellung der Rückwirkung auf einen bestimmten Zeitpunkt nicht im Allgemeininteresse, sondern im Einzelinteresse der jeweiligen Klagepartei liege, könne offenbleiben. Ein solches Feststellungsinteresse sei zu bejahen, weil die Klägerin eine langjährige Wettbewerberin der Beklagten sei und die Beklagte aus der Streitmarke in Löschungsverfahren vor dem EUIPO, die aufgrund des vorliegenden Rechtsstreits ausgesetzt seien, gegen jüngere Marken der Klägerin mit dem Zeichenbestandteil "STELLA" vorgehe. Der Antrag sei jedoch unbegründet, weil ein Verfall der angegriffenen Marke nicht eingetreten sei. Das hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

b) Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings von der Zulässigkeit des Feststellungsantrags ausgegangen.

aa) Nach § 52 Abs. 1 Satz 1 MarkenG nF gelten die Wirkungen einer eingetragenen Marke in dem Umfang, in dem die Marke für verfallen erklärt wird, von dem Zeitpunkt der Stellung des Antrags (§ 53 MarkenG) oder der Erhebung der Klage (§ 55 MarkenG) auf Erklärung des Verfalls an als nicht eingetreten. Nach dem unverändert gebliebenen § 52 Abs. 1 Satz 2 MarkenG kann in der Entscheidung auf Antrag einer Partei ein früherer Zeitpunkt, zu dem einer der Verfallsgründe eingetreten ist, festgesetzt werden.

bb) Mit Recht hat das Berufungsgericht angenommen, im Streitfall könne offenbleiben, ob für den Antrag nach § 52 Abs. 1 Satz 2 MarkenG ein berechtigtes Interesse der Klagepartei im Sinne von § 256 Abs. 1 ZPO gegeben sein müsse (so die herrschende Meinung, vgl. Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 52 Rn. 6; Ingerl/Rohnke aaO § 52 Rn. 6; Hoppe/Dück in Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann aaO § 52 MarkenG Rn. 9; BeckOK.Markenrecht/Kopacek aaO § 52 MarkenG Rn. 10; Weiser/Kirchgäßner, GRUR-Prax 2015, 272, 273; OLG Köln, MarkenR 2017, 84, 87; offengelassen von OLG München, GRUR-RR 2005, 375, 378 [juris Rn. 65]; LG Düsseldorf, Urteil vom 29. Juni 2011 - 2a O 408/10, juris Rn. 22; einschränkend Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering aaO 13. Aufl., § 52 Rn. 13, der im Wortlaut keinen Anhaltspunkt für das Erfordernis eines Feststellungsinteresses sieht und in jedem Fall nur geringe Anforderungen an das Feststellungsinteresse stellen will; zum Feststellungsantrag nach Markenverzicht im Löschungsverfahren vgl. BGH, Beschluss vom 19. Oktober 2000 - I ZB 62/98, GRUR 2001, 337, 339; zur nachträglichen Feststellung des Verfalls gemäß § 125c MarkenG vgl. BGH, Urteil vom 8. November 2018 - I ZR 126/15, GRUR 2019, 527 Rn. 16 = WRP 2019, 617 - PUC II). Im Streitfall liegt ein berechtigtes Interesse der Klägerin auf der Hand, weil sie eine Wettbewerberin der Beklagten ist und diese vor dem EUIPO aus der Streitmarke gegen jüngere Marken der Klägerin vorgeht.

c) Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann die gemäß § 52 Abs. 1 Satz 2 MarkenG aF beantragte Feststellung des Eintritts des Verfalls der Streitmarke jedoch nicht abgelehnt werden, weil es für den Nachweis der (fehlenden) rechtserhaltenden Benutzung von einer fehlerhaften Verteilung der Darlegungs- und Beweislast ausgegangen ist. Begründet ist der Antrag, wenn einer der Verfallsgründe zu einem früheren Zeitpunkt als dem in § 52 Abs. 1 Satz 1 MarkenG aF allein genannten Zeitpunkt der Erhebung der Klage auf Erklärung des Verfalls eingetreten ist. Im Streitfall kommt dafür der Zeitpunkt der Antragstellung (§ 53 MarkenG aF) in Betracht.

3. Das Urteil des Berufungsgerichts stellt sich auch nicht aus anderen Gründen als richtig dar (§ 561 ZPO).

a) Die Verfallsklage ist entgegen der Auffassung der Beklagten nicht schon deshalb abzuweisen, weil sie mangels hinreichenden Klagevortrags unschlüssig ist. Ein Sachvortrag ist schlüssig, wenn er in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet ist, das geltend gemachte Recht als entstanden erscheinen zu lassen. Dabei ist unerheblich, wie wahrscheinlich die Darstellung ist; der Substantiierungspflicht ist nur dann nicht genügt, wenn das Gericht auf Grund des Vorbringens nicht beurteilen kann, ob die gesetzlichen Voraussetzungen der an eine Behauptung geknüpften Rechtsfolge erfüllt sind (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 10. Juni 2002 - II ZR 68/00, NJW 2002, 2862, 2863 [juris Rn. 11]; Beschluss vom 26. März 2019 - VI ZR 163/17, VersR 2019, 835 Rn. 11). Danach ist für die Schlüssigkeit einer Klage auf Erklärung des Verfalls die bestimmte Behauptung erforderlich und ausreichend, die Streitmarke sei nicht rechtserhaltend benutzt worden. Diesen Anforderungen genügt der Vortrag der Klägerin.

b) Der Beklagten kann auch nicht zugestimmt werden, wenn sie meint, die Klägerin habe ihren Vortrag zur rechtserhaltenden Benutzung der Streitmarke nur unsubstantiiert ins Blaue hinein bestritten, so dass dieser gemäß § 138 Abs. 2 und 3 ZPO unstreitig zu stellen sei. Das Berufungsgericht hat - mit Blick auf die frühere Rechtsprechung des Senats folgerichtig - insoweit lediglich angenommen, das bloße Bestreiten der Klägerin genüge nicht, weil sie beweisbelastet und es deshalb an ihr gewesen sei, die Unrichtigkeit des Vorbringens der Beklagten zu den angeblichen Benutzungshandlungen darzutun und hierfür Beweis zu erbringen. Die Klägerin hat insbesondere substantiiert bestritten, dass sich die von der Beklagten vorgelegten Rechnungen (Anlagen B 7 und B 12) tatsächlich auf Flaschen mit der Etikettengestaltung gemäß Anlage B 2 bezogen haben. Sie hat vorgetragen, die Anlage B 2 beweise nicht, dass die dort abgebildete, einzelne Flasche mit den in den Rechnungen gemäß Anlage B 7 und Anlage B 12 deklarierten Produkten übereinstimme. Diese Anlagen enthielten keinerlei Abbildungen von Flaschen oder Etiketten.

III. Das angegriffene Urteil ist danach aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 ZPO). Der Senat kann nicht in der Sache selbst entscheiden, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO). Die Frage der rechtserhaltenden Benutzung der Streitmarke unter Berücksichtigung der geänderten Rechtsprechung des Senats zum maßgeblichen Beurteilungszeitraum und zur Darlegungs- und Beweislastverteilung im Verfallsverfahren bedarf der erneuten Prüfung und eventuellen Beweisaufnahme durch das Berufungsgericht.

Koch     

      

Löffler     

      

Schwonke

      

Schmaltz     

      

Odörfer     

      

Berichtigungsbeschluss vom 18. April 2021

Das Urteil vom 14. Januar 2021 wird wegen offenbarer Unrichtigkeit gemäß § 319 Abs. 1 ZPO wie folgt berichtigt:

 

In Rn. 1 Zeile 1 muss es "12. Oktober 1978" statt "12. September 1978" heißen.

 

Koch     

   

Löffler     

   

Schwonke

   

Schmaltz      

   

Odörfer      

   

Meta

I ZR 40/20

14.01.2021

Bundesgerichtshof 1. Zivilsenat

Urteil

vorgehend OLG München, 30. Januar 2020, Az: 6 U 948/19

§ 26 MarkenG, § 49 Abs 1 S 1 MarkenG, § 49 Abs 1 S 4 MarkenG, § 52 Abs 1 S 1 Alt 1 MarkenG, § 53 MarkenG, § 55 Abs 1 MarkenG, § 55 Abs 2 MarkenG, Art 12 Abs 1 EGRL 95/2008

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Referenzen
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Zitiert

VI ZR 163/17

I ZR 126/15

I ZR 178/16

I ZR 91/13

I ZR 156/10

I ZR 212/17

§ 52 MarkenG


(1) 1Die Wirkungen einer eingetragenen Marke gelten in dem Umfang, in dem die Marke für verfallen erklärt wird, von dem Zeitpunkt der Stellung des Antrags (§ 53) oder der Erhebung der Klage (§ 55) auf Erklärung des Verfalls an als nicht eingetreten. 2In der Entscheidung kann auf Antrag einer Partei ein früherer Zeitpunkt, zu dem einer der Verfallsgründe eingetreten ist, festgesetzt werden.

(2) Die Wirkungen einer eingetragenen Marke gelten in dem Umfang, in dem die Marke für nichtig erklärt worden ist, von Anfang an als nicht eingetreten.

(3) Vorbehaltlich der Vorschriften über den Ersatz des Schadens, der durch fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten des Inhabers einer Marke verursacht worden ist, sowie der Vorschriften über ungerechtfertigte Bereicherung berührt die Löschung der Eintragung aufgrund Verfalls oder Nichtigkeit der Marke nicht

1.
Entscheidungen in Verletzungsverfahren, die vor der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit rechtskräftig geworden und vollstreckt worden sind, und
2.
vor der Entscheidung über den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit geschlossene Verträge insoweit, als sie vor dieser Entscheidung erfüllt worden sind. Es kann jedoch verlangt werden, daß in Erfüllung des Vertrages gezahlte Beträge aus Billigkeitsgründen insoweit zurückerstattet werden, wie die Umstände dies rechtfertigen.

§ 55 MarkenG


(1) Die Klage auf Erklärung des Verfalls (§ 49) oder der Nichtigkeit wegen Bestehens älterer Rechte (§ 51) ist gegen den als Inhaber der Marke Eingetragenen oder seinen Rechtsnachfolger zu richten. Die Klage ist unzulässig, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien

1.
bereits gemäß § 53 entschieden wurde,
2.
ein Antrag gemäß § 53 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt wurde.
§ 325 Absatz 1 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.

(2) Zur Erhebung der Klage sind befugt:

1.
in den Fällen des Antrags auf Erklärung des Verfalls jede Person,
2.
in den Fällen des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens von Rechten mit älterem Zeitrang die Inhaber der in den §§ 9 bis 13 aufgeführten Rechte,
3.
in den Fällen des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens einer geographischen Herkunftsangabe mit älterem Zeitrang (§ 13 Abs. 2 Nr. 5) die nach § 8 Abs. 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb zur Geltendmachung von Ansprüchen Berechtigten.

(3) 1Ist die Klage auf Erklärung der Nichtigkeit vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war. 2Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Erhebung der Klage, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten nachzuweisen, daß die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluß der mündlichen Verhandlung gemäß § 26 benutzt worden ist. 3War die Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritätstag der jüngeren Marke bereits seit mindestens fünf Jahren eingetragen, so hat der Kläger auf Einrede des Beklagten ferner nachzuweisen, dass die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang an diesem Tag nicht nach § 49 Absatz 1 hätte für nichtig erklärt und gelöscht werden können. 4Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist.

(4) 1Ist vor oder nach Erhebung der Klage das durch die Eintragung der Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen, so ist die Entscheidung in der Sache selbst auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam und vollstreckbar. 2Für die Befugnis des Rechtsnachfolgers, in den Rechtsstreit einzutreten, gelten die §§ 66 bis 74 und 76 der Zivilprozeßordnung entsprechend.

(5) 1Das Gericht teilt dem Deutschen Patent- und Markenamt den Tag der Erhebung der Klage mit. 2Das Deutsche Patent- und Markenamt vermerkt den Tag der Erhebung der Klage im Register. 3Das Gericht übermittelt dem Deutschen Patent- und Markenamt eine Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils. 4Das Deutsche Patent- und Markenamt trägt das Ergebnis des Verfahrens mit dem Datum der Rechtskraft in das Register ein.

§ 158 MarkenG


(1) Artikel 229 § 6 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass § 20 in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Verjährung in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung gleichgestellt ist.

(2) Ist die Anmeldung vor dem 1. Oktober 2009 eingereicht worden, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 Absatz 1 und 2 in der bis zum 1. Oktober 2009 geltenden Fassung anzuwenden.

(3) Ist die Anmeldung zwischen dem 1. Oktober 2009 und dem 14. Januar 2019 eingereicht worden, ist für den gegen die Eintragung erhobenen Widerspruch § 42 Absatz 1 und 2 in der bis zum 14. Januar 2019 geltenden Fassung anzuwenden.

(4) Ist der Widerspruch vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden, findet § 42 Absatz 3 und 4 keine Anwendung.

(5) Ist in einem Verfahren über einen Widerspruch, der vor dem 14. Januar 2019 erhoben worden ist, die Benutzung der Marke, wegen der Widerspruch erhoben worden ist, bestritten worden oder wird die Benutzung in einem solchen Widerspruchsverfahren bestritten, so sind die §§ 26 und 43 Absatz 1 in ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(6) Ist der Antrag auf Löschung einer eingetragenen Marke wegen Verfalls gemäß § 49 vor dem 14. Januar 2019 gestellt oder die Löschungsklage wegen Verfalls oder aufgrund älterer Rechte gemäß § 51 vor diesem Zeitpunkt erhoben worden, so sind § 49 Absatz 1, § 51 Absatz 4 Nummer 1, § 55 Absatz 3 und § 26 in ihrer bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(7) § 8 Absatz 2 Nummer 9 bis 12 gilt nicht für Marken, die vor dem 14. Januar 2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet worden sind.

(8) 1§ 50 Absatz 2 Satz 1 gilt nur für Anträge gemäß § 50 Absatz 1, die nach dem 14. Januar 2019 erhoben worden sind. 2Ist der Antrag gemäß § 50 Absatz 1 vor dem 14. Januar 2019 gestellt worden, so ist § 50 Absatz 2 in seiner bisher geltenden Fassung anzuwenden.

(9) 1Für Erinnerungen und Beschwerden, die vor dem 1. Oktober 2009 eingelegt worden sind, gelten die §§ 64 und 66 in der bis zum 1. Oktober 2009 geltenden Fassung. 2Für mehrseitige Verfahren, bei denen von einem Beteiligten Erinnerung und von einem anderen Beteiligten Beschwerde eingelegt worden ist, ist für die Anwendbarkeit der genannten Vorschriften der Tag der Einlegung der Beschwerde maßgebend.

(10) § 102 Absatz 4 gilt nicht für Kollektivmarken, die vor dem 14. Januar 2019 eingetragen worden sind.

§ 26 MarkenG


(1) Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, daß die Marke benutzt worden ist, muß sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, daß berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

(2) Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

(3) Als Benutzung einer eingetragenen Marke gilt, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, auch die Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung abweicht, soweit die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändert.

(4) Als Benutzung im Inland gilt auch das Anbringen der Marke auf Waren oder deren Aufmachung oder Verpackung im Inland, wenn die Waren ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt sind.

(5) Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt, ab dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke möglich ist, erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Ablaufs der Widerspruchsfrist der Zeitpunkt, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde.

§ 53 MarkenG


(1) 1Der Antrag auf Erklärung des Verfalls (§ 49) und der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse (§ 50) und älterer Rechte (§ 51) ist schriftlich beim Deutschen Patent- und Markenamt zu stellen. 2Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben. 3Für die Sicherheitsleistung gilt § 81 Absatz 6 des Patentgesetzes entsprechend. 4Der Antrag ist unzulässig, soweit über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien durch unanfechtbaren Beschluss oder rechtskräftiges Urteil entschieden wurde. 5Dies gilt auch, wenn über denselben Streitgegenstand zwischen den Parteien eine Klage nach § 55 rechtshängig ist. 6§ 325 Absatz 1 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. 7Werden zwischen denselben Beteiligten mehrere Anträge nach Satz 1 gestellt, so können diese verbunden und kann über diese in einem Verfahren durch Beschluss entschieden werden.

(2) Der Antrag auf Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse kann von jeder natürlichen oder juristischen Person gestellt werden sowie von jedem Interessenverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmern, Händlern oder Verbrauchern, der am Verfahren beteiligt sein kann.

(3) Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen des Bestehens älterer Rechte kann von dem Inhaber der in den §§ 9 bis 13 genannten Rechte und Personen, die berechtigt sind, Rechte aus einer geschützten geografischen Angabe oder geschützten Ursprungsbezeichnung geltend zu machen, gestellt werden.

(4) Wird ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit gestellt oder ein Nichtigkeitsverfahren von Amts wegen eingeleitet, so stellt das Deutsche Patent- und Markenamt dem Inhaber der eingetragenen Marke eine Mitteilung hierüber zu und fordert ihn auf, sich innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung zu dem Antrag oder dem von Amts wegen eingeleiteten Verfahren zu erklären.

(5) 1Widerspricht der Inhaber der Löschung aufgrund Verfalls oder Nichtigkeit nicht innerhalb der in Absatz 4 genannten Frist, so wird die Nichtigkeit oder der Verfall erklärt und die Eintragung gelöscht. 2Wird dem Antrag auf Nichtigkeit fristgemäß widersprochen, so teilt das Deutsche Patent- und Markenamt dem Antragsteller den Widerspruch mit. 3Wird dem Antrag auf Verfall fristgemäß widersprochen, so stellt das Deutsche Patent- und Markenamt dem Antragsteller den Widerspruch zu. 4Das Verfallsverfahren wird nur fortgesetzt, wenn innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchs die Gebühr zur Weiterverfolgung des Verfallsverfahrens nach dem Patentkostengesetz gezahlt wird. 5Anderenfalls gilt das Verfallsverfahren als abgeschlossen.

(6) 1Ist der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wegen älterer Rechte vom Inhaber einer eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang erhoben worden, so hat er auf Einrede des Antragsgegners nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Antragstellung gemäß § 26 benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt seit mindestens fünf Jahren kein Widerspruch mehr gegen sie möglich war. 2Wurde Widerspruch erhoben, werden die fünf Jahre ab dem Zeitpunkt gerechnet, ab dem die das Widerspruchsverfahren beendende Entscheidung Rechtskraft erlangt hat oder der Widerspruch zurückgenommen wurde. 3Endet der Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung nach Stellung des Antrags, so hat der Antragsteller auf Einrede des Antragsgegners nachzuweisen, dass die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung gemäß § 26 benutzt worden ist. 4War die Marke mit älterem Zeitrang am Anmelde- oder Prioritätstag der Marke mit jüngerem Zeitrang bereits seit mindestens fünf Jahren eingetragen, so hat der Antragsteller auf Einrede des Antragsgegners ferner nachzuweisen, dass die Eintragung der Marke mit älterem Zeitrang an diesem Tag nicht nach § 49 Absatz 1 für verfallen hätte erklärt werden können. 5Bei der Entscheidung werden nur die Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt, für die die Benutzung nachgewiesen worden ist. 6Der Nachweis kann auch durch eine eidesstattliche Versicherung erbracht werden.

(7) 1Ist das durch die Eintragung der Marke begründete Recht auf einen anderen übertragen worden oder übergegangen, so ist die Entscheidung in der Sache auch gegen den Rechtsnachfolger wirksam und vollstreckbar. 2Für die Befugnis des Rechtsnachfolgers, in das Verfahren einzutreten, gelten die §§ 66 bis 74 und 76 der Zivilprozessordnung entsprechend.

§ 49 MarkenG


(1) 1Die Eintragung einer Marke wird auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 benutzt worden ist. 2Der Verfall einer Marke kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls eine Benutzung der Marke gemäß § 26 begonnen oder wieder aufgenommen worden ist. 3Wird die Benutzung jedoch im Anschluß an einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren der Nichtbenutzung innerhalb von drei Monaten vor der Stellung des Antrags auf Erklärung des Verfalls begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der Inhaber der Marke Kenntnis davon erhalten hat, daß der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt werden könnte. 4Wird der Antrag auf Erklärung des Verfalls nach § 53 Abs. 1 beim Deutschen Patent- und Markenamt gestellt, so bleibt für die Berechnung der Frist von drei Monaten nach Satz 3 der Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt maßgeblich, wenn die Klage auf Erklärung des Verfalls nach § 55 Abs. 1 innerhalb von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach § 53 Abs. 4 erhoben wird.

(2) Die Eintragung einer Marke wird ferner auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht,

1.
wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geworden ist;
2.
wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen zu täuschen oder
3.
wenn der Inhaber der Marke nicht mehr die in § 7 genannten Voraussetzungen erfüllt.

(3) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt und gelöscht.

§ 253 ZPO


(1) Die Erhebung der Klage erfolgt durch Zustellung eines Schriftsatzes (Klageschrift).

(2) Die Klageschrift muss enthalten:

1.
die Bezeichnung der Parteien und des Gerichts;
2.
die bestimmte Angabe des Gegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruchs, sowie einen bestimmten Antrag.

(3) Die Klageschrift soll ferner enthalten:

1.
die Angabe, ob der Klageerhebung der Versuch einer Mediation oder eines anderen Verfahrens der außergerichtlichen Konfliktbeilegung vorausgegangen ist, sowie eine Äußerung dazu, ob einem solchen Verfahren Gründe entgegenstehen;
2.
die Angabe des Wertes des Streitgegenstandes, wenn hiervon die Zuständigkeit des Gerichts abhängt und der Streitgegenstand nicht in einer bestimmten Geldsumme besteht;
3.
eine Äußerung dazu, ob einer Entscheidung der Sache durch den Einzelrichter Gründe entgegenstehen.

(4) Außerdem sind die allgemeinen Vorschriften über die vorbereitenden Schriftsätze auch auf die Klageschrift anzuwenden.

(5) 1Die Klageschrift sowie sonstige Anträge und Erklärungen einer Partei, die zugestellt werden sollen, sind bei dem Gericht schriftlich unter Beifügung der für ihre Zustellung oder Mitteilung erforderlichen Zahl von Abschriften einzureichen. 2Einer Beifügung von Abschriften bedarf es nicht, soweit die Klageschrift elektronisch eingereicht wird.

§ 242 BGB


Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

§ 256 ZPO


(1) Auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, auf Anerkennung einer Urkunde oder auf Feststellung ihrer Unechtheit kann Klage erhoben werden, wenn der Kläger ein rechtliches Interesse daran hat, dass das Rechtsverhältnis oder die Echtheit oder Unechtheit der Urkunde durch richterliche Entscheidung alsbald festgestellt werde.

(2) Bis zum Schluss derjenigen mündlichen Verhandlung, auf die das Urteil ergeht, kann der Kläger durch Erweiterung des Klageantrags, der Beklagte durch Erhebung einer Widerklage beantragen, dass ein im Laufe des Prozesses streitig gewordenes Rechtsverhältnis, von dessen Bestehen oder Nichtbestehen die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum Teil abhängt, durch richterliche Entscheidung festgestellt werde.

§ 125c MarkenG


(1) 1Ist für eine angemeldete oder eingetragene Unionsmarke der Zeitrang einer im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragenen Marke nach Artikel 39 oder Artikel 40 der Unionsmarkenverordnung in Anspruch genommen worden und ist die im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Marke wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer nach § 47 Absatz 6 oder wegen Verzichts nach § 48 Absatz 1 gelöscht worden, so kann auf Antrag nachträglich die Ungültigkeit dieser Marke wegen Verfalls oder wegen Nichtigkeit festgestellt werden. 2In diesem Fall entfaltet der Zeitrang keine Wirkung.

(2) 1Die Feststellung der Ungültigkeit erfolgt unter den gleichen Voraussetzungen wie eine Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit. 2Jedoch kann die Ungültigkeit einer Marke wegen Verfalls nach § 49 Abs. 1 nur festgestellt werden, wenn die Voraussetzungen für die Erklärung des Verfalls nach dieser Vorschrift auch schon in dem Zeitpunkt gegeben waren, in dem die Marke wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer oder wegen Verzichts gelöscht worden ist.

(3) Das Verfahren zur Feststellung der Ungültigkeit richtet sich nach den Vorschriften, die für das Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren einer eingetragenen Marke gelten, mit der Maßgabe, daß an die Stelle der Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Marke die Feststellung ihrer Ungültigkeit tritt.

§ 561 ZPO


Ergibt die Begründung des Berufungsurteils zwar eine Rechtsverletzung, stellt die Entscheidung selbst aber aus anderen Gründen sich als richtig dar, so ist die Revision zurückzuweisen.

§ 138 ZPO


(1) Die Parteien haben ihre Erklärungen über tatsächliche Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß abzugeben.

(2) Jede Partei hat sich über die von dem Gegner behaupteten Tatsachen zu erklären.

(3) Tatsachen, die nicht ausdrücklich bestritten werden, sind als zugestanden anzusehen, wenn nicht die Absicht, sie bestreiten zu wollen, aus den übrigen Erklärungen der Partei hervorgeht.

(4) Eine Erklärung mit Nichtwissen ist nur über Tatsachen zulässig, die weder eigene Handlungen der Partei noch Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung gewesen sind.

§ 563 ZPO


(1) 1Im Falle der Aufhebung des Urteils ist die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückzuverweisen. 2Die Zurückverweisung kann an einen anderen Spruchkörper des Berufungsgerichts erfolgen.

(2) Das Berufungsgericht hat die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde gelegt ist, auch seiner Entscheidung zugrunde zu legen.

(3) Das Revisionsgericht hat jedoch in der Sache selbst zu entscheiden, wenn die Aufhebung des Urteils nur wegen Rechtsverletzung bei Anwendung des Gesetzes auf das festgestellte Sachverhältnis erfolgt und nach letzterem die Sache zur Endentscheidung reif ist.

(4) Kommt im Fall des Absatzes 3 für die in der Sache selbst zu erlassende Entscheidung die Anwendbarkeit von Gesetzen, auf deren Verletzung die Revision nach § 545 nicht gestützt werden kann, in Frage, so kann die Sache zur Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen werden.

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