Bundespatentgericht, Beschluss vom 27.04.2015, Az. 21 W (pat) 104/09

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzei[X.]hen 10 2008 006 492 wurde am 29. Januar 2008 mit der Bezei[X.]hnung „[X.]“ beim [X.] eingerei[X.]ht. Die Offenlegung erfolgte am 20. August 2009.

Im Prüfungsverfahren sind die Dru[X.]ks[X.]hriften

[X.] [X.] 10 2005 022 920 [X.]

[X.] [X.] 198 04 765 C2

[X.] EP 1 121 075 B1

in Betra[X.]ht gezogen worden.

[X.] bis [X.] genannt, wel[X.]he Wirbelkörperersatzimplantate mit einem unteren und oberen Anlageteil zeigten. Die Prüfungsstelle hat die Anmelderin gebeten, bei der Weiterverfolgung der Anmeldung die Bes[X.]hreibung unter Berü[X.]ksi[X.]htigung von § 34 Abs. 7 [X.] und § 15 [X.] zu überarbeiten und den aufgezeigten Stand der Te[X.]hnik unter Angabe der Fundstellen zu würdigen.

[X.] gewürdigt sei, und diese Dru[X.]ks[X.]hrift den nä[X.]hstkommenden Stand der Te[X.]hnik darstelle, so dass eine Würdigung der Dru[X.]ks[X.]hriften [X.] und [X.] in der Bes[X.]hreibungseinleitung ni[X.]ht notwendig ers[X.]heine. Die Öffentli[X.]hkeit werde dur[X.]h die Angabe dieser Dru[X.]ks[X.]hriften auf der Patents[X.]hrift ausrei[X.]hend auf diesen Stand der Te[X.]hnik hingewiesen. Die Anmelderin bittet, mit den geltenden Unterlagen die Patenterteilung zu bes[X.]hließen.

[X.] und [X.] in der Bes[X.]hreibungseinleitung ni[X.]ht notwendig ers[X.]heine, könne von Seiten der Prüfungsstelle ni[X.]ht zugestimmt werden. Denn wie eine Gegenüberstellung des [X.]es mit den Entgegenhaltungen [X.] bis [X.] zeige, sind alle von der Prüfungsstelle ermittelten Dru[X.]ks[X.]hriften [X.] bis [X.] für das Verständnis der Erfindung und deren S[X.]hutzfähigkeit, wie au[X.]h für die Dur[X.]hführung von Re[X.]her[X.]he und Prüfung, von Bedeutung.

Hiergegen ri[X.]htet si[X.]h die Bes[X.]hwerde der Anmelderin, die ihr Patentbegehren zuletzt mit dem in ihrem S[X.]hriftsatz vom 27. März 2015 gestellten Antrag weiterverfolgt. Sie beantragt,

den angefo[X.]htenen Bes[X.]hluss vom 18. August 2009 aufzuheben und ein Patent zu erteilen mit den der Bes[X.]hlussfassung vom 18. August 2009 zugrundeliegenden Unterlagen, wobei gegenüber den der Bes[X.]hlussfassung vom 18. August 2009 zugrundeliegenden Unterlagen folgende Änderungen vorgenommen werden:

1. Die Seite 1 der der Bes[X.]hlussfassung vom 18. August 2009 zugrundeliegenden Unterlagen dur[X.]h die mit Eingabe vom 23. Oktober 2009 eingerei[X.]hten Seiten 1 und 1a zu ersetzen;

2. die Seite 3 der der Bes[X.]hlussfassung vom 18. August 2009 zugrundeliegenden Unterlagen dur[X.]h die mit Eingabe vom 27. März 2015 eingerei[X.]hte Seiten 12 zu ersetzen;

3. die Seite 12 der der Bes[X.]hlussfassung vom 18. August 2009 zugrundeliegenden Unterlagen dur[X.]h die mit Eingabe vom 27. März 2015 eingerei[X.]hte Seiten 3 zu ersetzen;

In ihrem Bes[X.]hwerdes[X.]hriftsatz vom 23. Oktober 2009 und in ihrer na[X.]hfolgenden Eingabe vom 17. Dezember 2009 hat die Anmelderin zudem beantragt,

die Bes[X.]hwerdegebühr zu erstatten.

Anspru[X.]h 1 lautet gegliedert:

[X.] Wirbelkörperersatzimplantat

[X.] mit einem unteren Anlageteil zur Anlage an einem unteren Wirbelkörper

M2 und mit einem oberen Anlageteil zur Anlage an einem oberen Wirbelkörper,

[X.] wobei beide [X.] längs eines [X.] relativ zueinander stufenlos vers[X.]hiebbar sind, so dass die Höhe des Wirbelkörperersatzimplantates veränderbar ist,

M4 mit einer Klemmeinri[X.]htung zur Fixierung der beiden [X.] in einer beliebigen Zwis[X.]henposition längs des [X.],

M5 wel[X.]he ein an einem Anlageteil lageveränderli[X.]h gelagertes [X.] umfasst, wel[X.]hes gegen eine Klemmflä[X.]he am anderen Anlageteil andrü[X.]kbar ist, dadur[X.]h gekennzei[X.]hnet,

M6 dass die Klemmflä[X.]he (26) gegenüber dem [X.] geringfügig geneigt ist, so dass si[X.]h die Klemmflä[X.]he (26) beim Zusammens[X.]hieben der [X.] (2, 3) dem [X.] (19) zunehmend annähert.

Bezügli[X.]h der ursprüngli[X.]hen Ansprü[X.]he 2 bis 15 und wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1. Die Bes[X.]hwerde der Anmelderin ist zulässig und hat mit den dem Patentbegehren nun zugrundeliegenden Unterlagen Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Bes[X.]hlusses und zur antragsgemäßen Erteilung des Patentes.

2. Die Anmeldung betrifft gemäß der Bes[X.]hreibung (vgl. [X.], Abs. [0001]) ein Wirbelkörperersatzimplantat mit einem unteren Anlageteil zur Anlage an einem unteren Wirbelkörper und mit einem oberen Anlageteil zur Anlage an einem oberen Wirbelkörper, wobei beide [X.] längs eines [X.] relativ zueinander stufenlos vers[X.]hiebbar sind, so dass die Höhe des Wirbelkörperersatzimplantates veränderbar ist, und mit einer Klemmeinri[X.]htung zur Fixierung der beiden [X.] in einer beliebigen Zwis[X.]henposition.

Zum Stand der Te[X.]hnik verweist die Bes[X.]hreibungseinleitung (Abs. [0002]) auf die Dru[X.]ks[X.]hrift [X.] 10 2005 022 920 [X.], aus der ein sol[X.]hes [X.] bekannt ist, bei dem mittels eines Hydraulikmediums die beiden [X.] stufenlos auseinanderges[X.]hoben werden können, und zur Fixierung eines errei[X.]hten Abstandes der beiden [X.] mittels einer Stells[X.]hraube ein [X.] in einem der beiden [X.] so gegen das andere Anlageteil vorges[X.]hoben werden kann, dass an einer [X.] des anderen Anlageteils eine Verklemmung der beiden [X.] erfolgt. Auf diese Weise sei eine stufenlose Einstellung und Beibehaltung der Höhe des gesamten [X.] mögli[X.]h.

Gemäß Bes[X.]hreibung (Abs. [0002]) liegt der Anmeldung ausgehend von diesem Stand der Te[X.]hnik die Aufgabe zugrunde, die Klemmwirkung zur Fixierung des Abstandes der beiden [X.] zu verbessern.

Diese Aufgabe soll dadur[X.]h gelöst werden, dass die [X.] beim erfindungsgemäßen [X.] gegenüber dem [X.] geringfügig geneigt ist, so dass si[X.]h die [X.] beim Zusammens[X.]hieben der [X.] dem [X.] zunehmend annähert (Abs. [0004]).

Aus den [X.]uren der Anmeldung ist das erfindungsgemäße [X.] ersi[X.]htli[X.]h. So zeigt die [X.]ur 2 eine Explosionsansi[X.]ht und die [X.]uren 3 und 5 eine Quers[X.]hnittsansi[X.]ht der Teile des [X.]

Wie ersi[X.]htli[X.]h, ist in der Seitenwand eines unteren Anlageteils 2 des Implantates im Berei[X.]h einer längli[X.]hen Öffnung 15 eine Vertiefung 25 angeordnet, die die längli[X.]he Öffnung 15 seitli[X.]h überragt. Der Boden 26 dieser Vertiefung 25 bildet eine [X.] aus, gegen die beim Eins[X.]hrauben einer Stells[X.]hraube 20 in ein Innengewinde 17 das [X.] 19 angedrü[X.]kt wird. Der Boden ist dabei eben ausgebildet und seine Breite entspri[X.]ht der Breite des [X.]es 19. Gegenüber der [X.] der beiden [X.] 2 und 3 ist der Boden 26 geringfügig geneigt, so dass am unteren Ende des Abs[X.]hnittes 6 der Abstand des Bodens 26 von der Mittela[X.]hse des Abs[X.]hnittes 6 größer ist als am oberen Ende. Dur[X.]h diese Neigung des Bodens 26 verringert si[X.]h der Abstand des Bodens 26 von dem [X.] 19, wenn die beiden [X.] 2, 3 einander angenähert werden (vgl. [X.], Abs. [0030]).

Die Neigung des Bodens 26 gegenüber der [X.] ist gering und liegt in der Größenordnung zwis[X.]hen 1° und 10° (Abs. [0031]).

Wie in den [X.]uren dargestellt, verläuft die dem Boden 26 zugewandte Anlageflä[X.]he 27 des [X.]es 19 parallel zur [X.], ist also gegenüber dem Boden 26 um denselben Winkel geneigt, um den der Boden 26 gegenüber der [X.] geneigt ist. Beim Vors[X.]hieben des [X.]es 19 dur[X.]h Eins[X.]hrauben der Stells[X.]hraube 20 legt si[X.]h daher die Anlageflä[X.]he 27 nur im unteren Randberei[X.]h an den die [X.] ausbildenden Boden 26 an ([X.]. 5). Die Anlageflä[X.]he ist damit sehr klein und die Anlage erfolgt im Berei[X.]h der Kante des [X.]es 19 (Abs. [0032]).

3. Die geltenden Ansprü[X.]he 1 bis 4 und 6 bis 15 sind die ursprüngli[X.]hen Ansprü[X.]he und daher ursprüngli[X.]h offenbart.

Die mit S[X.]hriftsatz vom 27. März 2015 neu eingerei[X.]hten Seiten 3 (neue Bes[X.]hreibungsseite 3) und 12 (neuer Anspru[X.]h 5) der [X.] sind zulässig, denn es handelt si[X.]h dabei um die Beri[X.]htigung offensi[X.]htli[X.]her Unri[X.]htigkeiten.

So ist aus dem Textzusammenhang auf Seite 3 der ursprüngli[X.]hen Bes[X.]hreibung zweifelsfrei und eindeutig ersi[X.]htli[X.]h, dass die Angabe in Zeile 4 des dritten Absatzes „das [X.]“ ri[X.]htigerweise „die [X.]“ lauten muss, da das [X.] (19) mit seiner Anlageflä[X.]he (27) ni[X.]ht gegen si[X.]h selbst drü[X.]ken kann, sondern gegen den Boden (26) einer Vertiefung (25), der eine [X.] (26) ausbildet, drü[X.]kt (vgl. die [X.]. 2-5 i. V. m. S. 8 letzter Abs. bis S. 9 zweiter Abs. in der ursprüngli[X.]hen Bes[X.]hreibung). Das Glei[X.]he gilt für den Anspru[X.]h 5, wo es in der vorletzten Zeile ri[X.]htiggestellt „die [X.] (26)“ anstatt „das [X.] (19)“ lauten muss.

4. Das Wirbelkörperersatzimplantat na[X.]h dem Patentanspru[X.]h 1 ist im Hinbli[X.]k auf den im Verfahren befindli[X.]hen Stand der Te[X.]hnik patentfähig.

Als zuständigen Fa[X.]hmann sieht der Senat einen Dipl.-Ingenieur der Fa[X.]hri[X.]htung Medizinte[X.]hnik mit berufli[X.]her Erfahrung auf dem Gebiet der Wirbelimplantate an, der bezügli[X.]h medizinis[X.]her Fragestellungen mit einem Orthopäden zusammenarbeitet.

4.1 Das Wirbelkörperersatzimplantat na[X.]h Anspru[X.]h 1 ist neu, denn aus keiner der im Verfahren befindli[X.]hen Dru[X.]ks[X.]hriften ist das Merkmal M6 bekannt, wona[X.]h bei einem Wirbelkörperersatzimplantat mit zwei relativ zueinander vers[X.]hiebbaren [X.]n zur Anlage an einem unteren und an einem oberen Wirbelkörper, die Klemmflä[X.]he des einen Anlageteils gegenüber dem [X.] der beiden [X.] zueinander geringfügig geneigt ist, so dass si[X.]h die Klemmflä[X.]he beim Zusammens[X.]hieben der [X.] dem [X.] des anderen Anlageteils zunehmend annähert.

a) Aus der Dru[X.]ks[X.]hrift [X.] ist ein Wirbelkörperersatzimplantat 1 bekannt (vgl. die [X.]. 1, 3 u. 4 mit Bes[X.]hreibung in Abs. [0022], [0023], [0026] u. [0027]) [= Merkmal [X.]], mit einem unteren Anlageteil (Stützplatte 3, Zylinder 7) zur Anlage an einem unteren Wirbelkörper (Wirbelkörper 5; [X.]. 1) [= Merkmal [X.]] und mit einem oberen Anlageteil (Stützplatte 2, Kolben 8) zur Anlage an einem oberen Wirbelkörper (Wirbelkörper 4; [X.]. 1) [= Merkmal M2], wobei beide [X.] längs eines [X.] relativ zueinander stufenlos vers[X.]hiebbar sind, so dass die Höhe des Wirbelkörperersatzimplantates veränderbar ist (Abs. [0023]: „Zwis[X.]hen den beiden Stützplatten 2, 3 ist ein Kolben-Zylinder-Aggregat 6 mit einem Zylinder 7 und einem teleskopierend darin vers[X.]hiebli[X.]h gelagerten Kolben 8 angeordnet“) [= Merkmal [X.]], mit einer Klemmeinri[X.]htung (Klemms[X.]hraube 22, [X.] 23) zur Fixierung der beiden [X.] in einer beliebigen Zwis[X.]henposition längs des [X.] [= Merkmal M4], wel[X.]he ein an einem Anlageteil lageveränderli[X.]h gelagertes [X.] ([X.] 23, Klemmflä[X.]hen 27, 28) umfasst, wel[X.]hes gegen eine Klemmflä[X.]he (Seitenwände 16, 17 der Längsnut 15) am anderen Anlageteil andrü[X.]kbar ist (vgl. [X.]. 4 i. V. m. Abs. [0027]) [= Merkmal M5].

[X.] ist ni[X.]ht angegeben, dass die Klemmflä[X.]he (Seitenwände 16, 17 der Längsnut 15) gegenüber dem [X.] geringfügig geneigt ist, so dass si[X.]h die Klemmflä[X.]he beim Zusammens[X.]hieben der [X.] dem [X.] zunehmend annähert, wie im Patentanspru[X.]h 1 beanspru[X.]ht. Die Klemmflä[X.]he (Seitenwände 16, 17 der Längsnut 15) des aus der [X.] bekannten Wirbelkörperersatzimplantat verläuft, wie der [X.]ur 3 zu entnehmen ist, dagegen parallel zur Längsa[X.]hse (= [X.]) des [X.] und ist somit ni[X.]ht gegenüber dem [X.] (in Ri[X.]htung Längsa[X.]hse) geneigt.

b) In der [X.] ist ein Platzhalter zum Einsetzen zwis[X.]hen zwei Wirbelkörper, mit einer veränderbaren axial Länge bes[X.]hrieben (=Wirbelkörperersatzimplantat; [X.]. 6 u. 11 mit Bes[X.]hreibung) [= Merkmal [X.]], mit einem unteren Anlageteil (äußere Hülse 1) zur Anlage an einem unteren Wirbelkörper ([X.]. 11) [= Merkmal [X.]] und mit einem oberen Anlageteil (innere Hülse 2) zur Anlage an einem oberen Wirbelkörper ([X.]. 11) [= Merkmal M2], wobei beide [X.] längs eines [X.] relativ zueinander vers[X.]hiebbar sind, so dass die Höhe des Wirbelkörperersatzimplantates veränderbar ist ([X.]. 10 u. 11, [X.]. 3 Z. 24-50: „… können die beiden Hülsen relativ zueinander vers[X.]hoben werden und, … bis zu einer maximalen Länge vergrößert werden. Die federvorgespannte Kugel 25 wirkt mit den kugelsegmentförmigen Vertiefungen 18 na[X.]h Art einer Rats[X.]he derart zusammen, dass die Vergrößerung jeweils um den Abstand zweier Vertiefungen oder eines mehrfa[X.]hen davon verändert werden kann“) [= Merkmal [X.] ohne „stufenlos vers[X.]hiebbar“], mit einer Klemmeinri[X.]htung ([X.] 27; [X.]. 7 u. 8, [X.]. 3 Z. 51-60) zur Fixierung der beiden [X.] in einer Zwis[X.]henposition längs des [X.] [= Merkmal M4 ohne „beliebigen Zwis[X.]henposition“], wel[X.]he ein an einem Anlageteil lageveränderli[X.]h gelagertes [X.] ([X.] 27) umfasst, wel[X.]hes gegen eine Klemmflä[X.]he (Mantelabs[X.]hnitt 15 mit Vertiefungen 18 der inneren Hülse 2) am anderen Anlageteil andrü[X.]kbar ist (vgl. [X.]. 6, [X.]. 2 Z. 61-64) [= Merkmal M5].

[X.] verläuft, wie der [X.]ur 6 zu entnehmen ist, parallel zur Längsa[X.]hse (= [X.]) der äußeren und inneren Hülse (1, 2) und ist somit ni[X.]ht gegenüber dem [X.] (in Ri[X.]htung Längsa[X.]hse) geneigt, wie im Merkmal M6 des Patentanspru[X.]hs 1 beanspru[X.]ht.

[X.]) Die [X.] s[X.]hließli[X.]h zeigt eine teleskopierende Wirbelprothese (=Wirbelkörperersatzimplantat; [X.]. 1 bis 3 mit Bes[X.]hreibung) [= Merkmal [X.]], mit einem unteren Anlageteil (äußerer Hohlkörper 2) zur Anlage an einem unteren Wirbelkörper ([X.]. 11) [= Merkmal [X.]] und mit einem oberen Anlageteil (innerer Hohlkörper 1) zur Anlage an einem oberen Wirbelkörper [= Merkmal M2], wobei beide [X.] längs eines [X.] relativ zueinander stufenlos vers[X.]hiebbar sind, so dass die Höhe des Wirbelkörperersatzimplantates veränderbar ist ([X.]. 5 Z. 2-6: „Der innere 1 und der äußere Hohlkörper 2 sind konzentris[X.]h zu einer [X.] 3 so angeordnet, dass der innere Hohlkörper 1 im ebenfalls konzentris[X.]h verlaufenden Hohlraum 37 des äußeren Hohlkörpers 2 entlang der [X.] 3 vers[X.]hiebbar ist. Dadur[X.]h entsteht eine teleskopierbare Anordnung der beiden Hohlkörper 1;2“) [= Merkmal [X.]], mit einer Einri[X.]htung zur Fixierung ([X.] 15) der beiden [X.] in einer beliebigen Zwis[X.]henposition längs des [X.] ([X.]. 5 Z. 47-53: „Zur Fixierung der axialen Position des inneren Hohlkörpers 1 gegenüber dem äußeren [X.] ist in eine an der inneren Mantelflä[X.]he 6 des äußeren [X.] 2 konzentris[X.]h zur [X.] 3 angebra[X.]hten umlaufenden Nut 16 ein [X.] 15 mit zweiten Kupplungselementen 7 um die [X.] 3 drehbar eingefügt). Zum Feststellen der axialen Position der [X.] wird der [X.] 15 in eine Position A gedreht, in der Segmente eines Innengewindes am [X.] (Erhebungen 28) in Segmente eines Außengewindes (Erhebungen 27) des inneren Hohlkörpers 1 eingreifen ([X.]. 5 Z. 54 bis [X.]. 6 Z. 30). Hierbei ist davon auszugehen, dass si[X.]h zwangsläufig eine gewisse Klemmung der ineinandergreifenden Gewinde ergibt (= Klemmeinri[X.]htung), da der [X.] 15 si[X.]h andernfalls unbeabsi[X.]htigt verdrehen könnte [= Merkmal M4].

[X.] weist jedo[X.]h keine gegenüber dem [X.] geringfügig geneigte Klemmflä[X.]he auf, gegen die ein [X.] andrü[X.]kbar ist (Merkmal M6 i. V. m. Merkmal M5).

4.2 Da keine der im Verfahren befindli[X.]hen Dru[X.]ks[X.]hriften das Merkmal M6 zeigt, können diese Dru[X.]ks[X.]hriften dem Fa[X.]hmann au[X.]h keine Anregung geben, eine Klemmflä[X.]he bei einem Wirbelkörperersatzimplantat vorzusehen, die gegenüber dem [X.] der beiden [X.] des Implantats geringfügig geneigt ist, so dass si[X.]h die Klemmflä[X.]he beim Zusammens[X.]hieben der [X.] dem [X.] des einen Anlageteils zunehmend annähert. Diese Maßnahme ist au[X.]h ni[X.]ht dem allgemeinen Fa[X.]hwissen des Fa[X.]hmanns zuzure[X.]hnen.

Das [X.] gemäß Patentanspru[X.]h 1 ist daher ni[X.]ht nur neu, sondern beruht au[X.]h auf einer erfinderis[X.]hen Tätigkeit des Fa[X.]hmanns.

5. Die Unteransprü[X.]he werden von der Patentfähigkeit des Patentanspru[X.]hs 1, auf den sie direkt bzw. indirekt rü[X.]kbezogen sind, getragen.

6. Au[X.]h die übrigen Unterlagen entspre[X.]henden an sie zu stellenden Anforderungen. Insbesondere ist in der geltenden Bes[X.]hreibungseinleitung außer der Dru[X.]ks[X.]hrift [X.] nunmehr au[X.]h der von der Prüfungsstelle ermittelte Stand der Te[X.]hnik gemäß den Dru[X.]ks[X.]hriften [X.] und [X.] gewürdigt.

7. Für eine Rü[X.]kzahlung der Bes[X.]hwerdegebühr sieht der Senat keinen Anlass.

Gemäß § 80 Abs. III [X.] kann die Bes[X.]hwerdegebühr zurü[X.]kgezahlt werden, wenn dies der Billigkeit entspri[X.]ht. Die Anordnung der Rü[X.]kzahlung der Bes[X.]hwerdegebühr ist immer dann billig, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sa[X.]hbehandlung der Erlass eines Zurü[X.]kweisungsbes[X.]hlusses ni[X.]ht in Betra[X.]ht gekommen wäre und damit die Bes[X.]hwerde sowie die Einzahlung der Bes[X.]hwerdegebühr hätte vermieden werden können ([X.] a. a. [X.] § 73 Rdn. 132).

[X.] und [X.] in der Bes[X.]hreibung unbere[X.]htigt gewesen sei, da es unzutreffend sei, wenn in dem angefo[X.]htenen Bes[X.]hluss davon ausgegangen werde, dass alle drei Dru[X.]ks[X.]hriften [X.], [X.] und [X.] für das Verständnis der Erfindung und deren S[X.]hutzfähigkeit von Bedeutung seien, sind hierin keine Billigkeitsgründe für die Rü[X.]kzahlung ersi[X.]htli[X.]h. Insbesondere beinhaltet die Sa[X.]hbehandlung dur[X.]h das Patentamt au[X.]h keinen sonstigen die Rü[X.]kzahlung der Bes[X.]hwerdegebühr re[X.]htfertigenden Verfahrensverstoß.

Na[X.]h § 34 Abs. 7 [X.] hat auf Verlangen des Patentamts der Anmelder den Stand der Te[X.]hnik na[X.]h seinem besten Wissen vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben und in die Bes[X.]hreibung aufzunehmen. Die auf § 34 Abs. 6 [X.] gründende Patentverordnung ([X.]) fordert hierzu gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 2, dass in der Bes[X.]hreibung der dem Anmelder bekannte Stand der Te[X.]hnik, der für das Verständnis der Erfindung und deren S[X.]hutzfähigkeit in Betra[X.]ht kommen kann, unter Angabe der dem Anmelder bekannten Fundstellen anzugeben ist.

[X.] und [X.], wie von der Anmelderin geltend gema[X.]ht, ni[X.]ht alle Merkmale des Oberbegriffs des Patentanspru[X.]hs 1 verwirkli[X.]ht sind, oder ob diese Dru[X.]ks[X.]hriften dem [X.] ni[X.]ht so nahe kommen wie die Dru[X.]ks[X.]hrift [X.]. Denn au[X.]h die Dru[X.]ks[X.]hriften [X.] und [X.] zeigen, wie voranstehend in diesem Bes[X.]hluss ausgeführt (vgl. Abs[X.]hn. 4.1 b) und [X.])) Wirbelkörperersatzimplantate, deren axiale Länge wie beim [X.] veränderbar und mit einer Klemmeinri[X.]htung bzw. Feststelleinri[X.]htung fixierbar ist. Die Dru[X.]ks[X.]hriften [X.] und [X.] sind daher dem Stand der Te[X.]hnik zuzure[X.]hnen, der für das Verständnis der Erfindung und deren S[X.]hutzfähigkeit in Betra[X.]ht kommen kann. Die Aufforderung der Anmelderin dur[X.]h die Prüfungsstelle in ihrem Erstbes[X.]heid, unter Berü[X.]ksi[X.]htigung von § 34 Abs. 7 [X.] die Bes[X.]hreibung zu überarbeiten und den aufgezeigten Stand der Te[X.]hnik unter Angabe der Fundstellen zu würdigen ist somit re[X.]htli[X.]h ni[X.]ht zu beanstanden.

Von einer mündli[X.]hen Verhandlung hat der Senat na[X.]h § 78 Nr. 3 [X.] abgesehen.

Der Senat konnte die Ents[X.]heidung ohne mündli[X.]he Verhandlung treffen. Die [X.] hat zwar hilfsweise einen Antrag auf mündli[X.]he Verhandlung gestellt, dem bei einer beabsi[X.]htigten Ents[X.]heidung zu Lasten der Anmelderin grundsätzli[X.]h gemäß § 78 Nr. 1 [X.] au[X.]h stattzugeben wäre. Bei einer sa[X.]hgere[X.]hten Auslegung ist der Antrag aber dahingehend zu verstehen, dass der Termin hilfsweise nur dann beantragt ist, wenn der Senat in der Hauptsa[X.]he zu Lasten der Anmelderin ents[X.]heiden will. Dies ist ni[X.]ht ges[X.]hehen, da die Anmelderin in der Hauptsa[X.]he obsiegt hat. Eine mündli[X.]he Verhandlung ist bei einer Ents[X.]heidung in Bezug auf eine Nebenents[X.]heidung, wie die Frage der Rü[X.]kzahlung der Bes[X.]hwerdegebühr, trotz eines entspre[X.]henden Antrags ni[X.]ht zwingend [X.] § 78 Nr. 1 anzuberaumen (vgl. [X.], a. a. [X.], § 78 Rdnr. 17 Bu[X.]hstabe [X.]) und B[X.]E 13, 69 Leitsatz 2), da dieser Antrag ledigli[X.]h als bloße Anregung zu sehen ist und die Frage, ob die Bes[X.]hwerdegebühr zurü[X.]kzuzahlen ist, bereits von Amts wegen zu prüfen ist.