Bundespatentgericht, Beschluss vom 23.07.2018, Az. 26 W (pat) 504/15

Die Wortfolge

[X.] [X.]werke

ist am 17. März 2014 unter der Nummer 30 2014 027 402.7 zur Eintragung in das beim [X.] ([X.]) geführte Register angemeldet worden für Waren und Dienstleistungen der

Klasse 32: Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Trinkwasser;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; betriebswirtschaftliche Beratung zum Bezug und zur Versorgung mit elektrischer Energie, erneuerbaren Energien, Gas, Wasser, Fernwärme und Dampf; Energieberatung für Haushalt, Gewerbe und Industrie; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;

Klasse 37: Bauwesen; Reparaturwesen; Entstörung in elektrischen Anlagen sowie in Anlagen zur Produktion erneuerbarer Energien; Installation, Reinigung, Instandhaltung und Reparatur von elektrischen Anlagen und Leitungen, Pumpen, Abwasserleitungen, Fernwärmeleitungen, [X.] und Gasleitungen sowie von sonstigen Einrichtungen zum Bezug, Transport und Verteilung von elektrischer Energie, erneuerbaren Energien, Gas, Wasser, Fernwärme und Dampf; Errichtung und Instandhaltung von Schwimmbädern; Errichtung und Instandhaltung von Anlagen zur Müllverbrennung und zur Erzeugung von elektrischer Energie, erneuerbaren Energien, Biogas, Fernwärme und Dampf; Errichtung, Reinigung und Instandhaltung von Anlagen zur Wasserförderung und Abwasserreinigung sowie von Anlagen zur Produktion erneuerbarer Energien; Bau, Wartung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung;

Klasse 39: Transportwesen; Transport und Verteilung von elektrischer Energie, erneuerbaren Energien, Gas, Wasser, Fernwärme und Dampf; Transport von Abfällen und Abwasser; Abfallentsorgung; Einsammeln von Abfällen; Reinigungsdienstleistungen; Lagerung von Gas, Trinkwasser und Abfall; Betrieb der Straßenbeleuchtung;

Klasse 40: Materialbearbeitung; Erzeugung von elektrischer Energie, Fernwärme und Dampf, insbesondere aus erneuerbaren Energien; Förderung von Gas, Erdöl und Trinkwasser; Reinigung, Behandlung und Aufbereitung von Wasser und Abwasser; Verbrennung und Vernichtung von Abfall und Gasen; Reinigung von Gasen; Rückgewinnung von Materialien aus Abfallstoffen; Extraktion von Bestandteilen aus Abfallrückständen; Sortierung, Recycling und Aufbereitung von Müll und Abfall; Gaserzeugung;

Klasse 41: Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Betrieb von öffentlichen Schwimmbädern;

Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Wasseranalyse; Wasserqualitätskontrolle; Überprüfung der effizienten Nutzung von Energie; Technologieberatung zur alternativen Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien; Forschung im Bereich Energie, insbesondere im Bereich erneuerbare Energien; Entwicklung ganzheitlicher Energiekonzepte; ingenieurtechnische Leistungen auf dem Gebiet der Erzeugung von Strom und Gas, insbesondere im Bereich erneuerbare Energien; Entwicklung von Stromaggregaten.

Mit Beschluss vom 11. November 2014 hat die Markenstelle für Klasse 39 des [X.] die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 [X.] zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Anmeldezeichen sei aus allgemein bekannten Begriffen zusammengesetzt und weise lediglich in unmittelbar beschreibender Weise darauf hin, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von einem Versorgungsunternehmen stammten, dessen Geschäftstätigkeit auf die Großstadt [X.] konzentriert sei oder das seinen Sitz in dieser [X.] habe. Angesichts des deutlich erkennbaren Sinngehalts der Wortkombination habe der Verkehr keine Veranlassung, diese als betrieblichen Herkunftshinweis zu verstehen, zumal es sich wegen der häufigen Privatisierung von [X.]werken auch um ein privates Versorgungsunternehmen handeln könne. Gerade bei einer flächenmäßig ausgebreiteten Großstadt wie [X.] sei nicht auszuschließen, dass es dort schon aus historischen Gründen mehrere Anbieter von kommunalen Energieversorgern geben könne. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft hänge nicht von der Person der Markenanmelderin ab, so dass deren mögliche Monopolstellung unerheblich sei. Die Unterscheidungskraft lasse sich auch nicht mit dem Argument begründen, die Benutzung des Begriffs „[X.]werke“ in Kombination mit einer geographischen Herkunftsangabe sei nicht wettbewerbswidrig oder der Verkehr habe sich daran gewöhnt, in der häufigen Benutzung der Kombination des Namens einer Region oder Gemeinde mit dem Unternehmensgegenstand einen betrieblichen Herkunftshinweis zu sehen. Dies betreffe allein die Frage einer möglichen Verkehrsdurchsetzung. Die Anmelderin könne sich nicht auf vergleichbare Voreintragungen berufen, da diese keine Bindungswirkung entfalteten.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 39 des [X.]s vom 11. November 2014 aufzuheben.

Sie ist der Ansicht, nach der neueren Rechtsprechung des [X.] (GRUR 2017, 186 – [X.]werke Bremen) sei die Bezeichnung „[X.]werke“ in Verbindung mit einer geographischen Angabe hinreichend unterscheidungskräftig und es bestehe auch kein Freihaltebedürfnis. Eine [X.] über die öffentliche Trägerschaft der Anmelderin sei ebenfalls ausgeschlossen, weil deren Gesellschaftsanteile sich zu 100 % im Eigentum der landeseigenen [X.] Wasserbetriebe als Anstalt öffentlichen Rechts befänden.

Anmelderin waren ursprünglich die [X.] Wasserbetriebe als Anstalt öffentlichen Rechts. Nach Umschreibung auf die jetzige Anmelderin am 6. April 2017 ist diese in das Beschwerdeverfahren eingetreten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 [X.] statthafte Beschwerde ist zulässig und begründet.

[X.] [X.]werke“ als Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 32, 35, 37, 39, 40, 41 und 42 stehen keine Schutzhindernisse entgegen.

1. Dem Zeichen fehlt es nicht an der erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.].

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet ([X.] GRUR 2015, 1198 [X.]. 59 f. – [X.]]; [X.] 2018, 301 [X.]. 11 – [X.]; GRUR 2016, 934 [X.]. 9 – [X.]). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten ([X.] GRUR 2010, 228 [X.]. 33 – [X.]/[X.] [Vorsprung durch Technik]; [X.] a. a. O. – [X.]). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden ([X.] a. a. O. – [X.]). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen ([X.] GRUR 2004, 428 [X.]. 53 – [X.]; [X.] a. a. [X.]. 15 – [X.]).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt ([X.] 2013, 1143 [X.]. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist ([X.] GRUR 2006, 411 [X.]. 24 – Matratzen Concord/[X.]; [X.] 2014, 376 [X.]. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen ([X.] GRUR 2004, 674, [X.]. 86 – Postkantoor; [X.] 2012, 270 [X.]. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der [X.] oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden ([X.] a. a. [X.]. 12 – [X.]; GRUR 2014, 872 [X.]. 21 – [X.]). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen ([X.] a. a. O. – [X.]). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann ([X.] GRUR 2004, 146 [X.]. 32 – [X.]; [X.] 2014, 569 [X.]. 18 – [X.]); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer [X.] entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der [X.] wegführt ([X.] [X.] 2007, 204 [X.]. 77 f. – [X.]; [X.] 2014, 1204 [X.]. 16 – DüsseldorfCongress).

[X.] [X.]werke“, weil es weder einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt noch einen engen beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufweist.

sowie die [X.] im Energiebereich angesprochen.

bb) Die angemeldete Wortfolge setzt sich aus den beiden Wörtern „[X.]“ und „[X.]werke“ zusammen.

aaa) Das Wort „[X.]“ bezeichnet als Substantiv einen oder mehrere Einwohner der Bundeshauptstadt der [X.] und zugleich eines ihrer Länder. Die [X.] [X.] ist die bevölkerungsreichste und flächengrößte Gemeinde [X.] (https://de.wikipedia.org/wiki/[X.]). Dabei ist „[X.]“ keine hinreichend merkliche Abweichung von der zugrunde liegenden freihaltebedürftigen, geografischen Herkunftsangabe „[X.]“ (vgl. [X.], 148, 149, [X.]. 39 f. – [X.]; [X.] W (pat) 52/05 – [X.]; 28 W (pat) 24/04 – [X.]; 33 W (pat) 60/02 – [X.]; 28 W (pat) 16/11 – Ahrtaler; GRUR 1994, 627 – [X.]; 28 W (pat) 17/12 – Der [X.]; 28 W (pat) 15/12 – [X.]; 28 W (pat) 16/12 – [X.]). Auch als Adjektiv weist es nur auf die Zugehörigkeit zur [X.] bzw. zum Land [X.] hin.

bbb) Das Substantiv „[X.]werke“ ist ein gebräuchlicher und im Allgemeinverkehr bekannter Begriff, mit dem ein Wirtschaftsbetrieb bezeichnet wird, der sich in kommunaler Trägerschaft befindet, also von einer Kommune geführt oder beherrscht wird, und sich um die Grundversorgung der Bevölkerung, insbesondere mit Strom, Wasser und Gas, und/oder um die Abfall- und Abwasserentsorgung kümmert ([X.] 2017, 186 [X.]. 17 ff. – [X.]werke Bremen; [X.] W (pat) 540/12 – [X.]werke Braunschweig).

cc) Die angemeldete Wortfolge „[X.] [X.]werke“ weist somit in ihrer Gesamtheit auf ein Versorgungsunternehmen hin, das von dem Land [X.] geführt wird oder an dem das Land [X.] mehrheitlich beteiligt ist.

dd) Da die angesprochenen Verkehrskreise an die Verwendung des Begriffs „[X.]werke“ mit einer voran- oder nachgestellten Ortsangabe gewöhnt sind, sehen sie die im Begriff „[X.]werke“ zum Ausdruck kommende kommunale Trägerschaft durch die geographische Angabe „[X.]“ konkretisiert. Wegen dieser eindeutigen Spezifizierung des kommunalen Trägers haben sie schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 17. März 2014, die Wortkombination „[X.] [X.]werke“ als einen betrieblichen Herkunftshinweis aufgefasst. Denn diese weist in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auf die Herkunft aus einem ganz bestimmten kommunalen Unternehmen hin, nämlich auf ein Versorgungsunternehmen, das vom Land [X.] betrieben wird oder auf das das Land [X.] wegen seiner Mehrheitsbeteiligung einen bestimmenden Einfluss hat (vgl. [X.] 2017, 186 [X.]. 35 – [X.]werke Bremen).

2. Der Eintragung des [X.] für die angemeldeten Produkte und Dienste steht auch nicht das Schutzhindernis der Freihaltebedürftigkeit gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] entgegen.

a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] sind solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der [X.] oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Mit diesem Schutzhindernis wird das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern frei verwendet werden können und nicht aufgrund ihrer Eintragung als Marke einem Unternehmen vorbehalten werden ([X.] GRUR 2011, 1035 [X.]. 37 – 1000; [X.] a. a. [X.]. 38 – [X.]werke Bremen). Die Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] gebietet die Versagung der Eintragung auch dann, wenn die fragliche Benutzung als [X.] noch nicht zu beobachten ist, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft erfolgen kann ([X.] GRUR 2004, 674 [X.]. 56 – Postkantoor; [X.] 2017, 186 [X.]. 42 – [X.]werke Bremen). Für die Annahme einer zukünftig beschreibenden Angabe bedarf es allerdings der Feststellung, dass eine derartige Verwendung vernünftigerweise zu erwarten ist (vgl.

b) Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze kann ein gegenwärtiges oder zukünftiges Freihaltebedürfnis nicht angenommen werden.

Zwar ist es angesichts der Privatisierungstendenzen im kommunalen Bereich und der Liberalisierung des Energiemarkts nicht ausgeschlossen, dass zukünftig in [X.] kommunale Leistungen der Daseinsvorsorge auch von anderen Unternehmen angeboten werden, die sich überwiegend oder ausschließlich in privater Hand befinden. Der zu erwartende wirtschaftliche Wettbewerb auf dem örtlichen Markt der Grundversorgung wird aber nicht mit einer kennzeichenmäßigen Konkurrenz um die angemeldete Wortmarke „[X.] [X.]werke“ einhergehen. Denn das Verkehrsverständnis, bei einem die Kennzeichnung „[X.] [X.]werke“ benutzenden Anbieter handele es sich um ein mehrheitlich in der Hand des Landes [X.] befindliches Unternehmen, beruht nicht auf einem früheren städtischen Monopol bei der Erfüllung von Aufgaben der Daseinsvorsorge, sondern ergibt sich aus dem Sinngehalt der Bezeichnung (vgl.

3. Die Eintragung des [X.] ist auch nicht wegen [X.] nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 [X.] ausgeschlossen.

a) Nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 [X.] sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen. Die Aufzählung der zur Täuschung geeigneten Umstände ist nicht abschließend ([X.] a. a. [X.]. 12 – [X.]werke Bremen).

Bei der Beurteilung, ob ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 4 [X.] besteht, geht es um die Täuschung durch den [X.] selbst und nicht um die Prüfung, ob das Zeichen bei einer besonderen Art der Verwendung im Geschäftsverkehr geeignet sein kann, irreführende Vorstellungen zu wecken. Ist für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen eine Markenbenutzung möglich, bei der keine Irreführung des Verkehrs erfolgt, liegt das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 [X.] insoweit nicht vor (vgl. [X.] a. a. [X.]. 21 – [X.]werke Bremen).

Irreführende Angaben zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen, die nicht aus dem Inhalt oder der Aussage der Marke selbst folgen, sondern sich erst in Verbindung mit der Person oder dem Unternehmen des [X.] ergeben, sind grundsätzlich nicht zur Täuschung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4 [X.] geeignet. Der Markeninhaber kann das nicht an einen bestimmten Geschäftsbetrieb gebundene Zeichen nicht nur selbst benutzen, sondern es gemäß § 30 Abs. 1 [X.] lizenzieren oder nach § 27 Abs. 1 [X.] auf einen [X.] übertragen. Eine in der angemeldeten Marke enthaltene unternehmensbezogene Angabe kann allenfalls zur Täuschung geeignet sein, wenn sie in Bezug auf den Geschäftsbetrieb sowohl des Markeninhabers als auch eines jeden [X.] irreführend ist (vgl. [X.] a. a. [X.]. 22 – [X.]werke Bremen).

b) Da sich die Gesellschaftsanteile der Anmelderin zu 100 % im Eigentum der landeseigenen [X.] Wasserbetriebe als Anstalt öffentlichen Rechts befinden, ist vorliegend gar keine Irreführung und damit auch keine [X.] gegeben.

Aber auch wenn das Land [X.] über keinen oder nur geringen Einfluss auf die Unternehmenspolitik der anmeldenden GmbH verfügte, wäre eine generelle Eignung der angemeldeten Bezeichnung, das Publikum über die kommunale Trägerschaft des Anbieters der beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu täuschen, schon deshalb zu verneinen, weil eine nicht irreführende Benutzung denkbar wäre. Erstens könnte das Land [X.] im Zuge einer Rekommunalisierung einen bestimmenden Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der Anmelderin gewinnen. Zweitens könnte die Anmelderin die Marke an einen vom Land [X.] geführten oder beherrschten [X.] lizenzieren oder übertragen (vgl. [X.] a. a. [X.]. 26 – [X.]werke Bremen).