Bundespatentgericht, Beschluss vom 24.09.2014, Az. 15 W (pat) 15/14

Die Anmelderin reichte am 6. Oktober 2009 eine Patentanmeldung nach den [X.] über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des [X.] ([X.]) ein und nahm hierfür die Priorität der [X.] Patentanmeldung 10 2008 050 750.4 vom 6. Oktober 2008 in Anspruch. Die [X.] betrifft ein [X.]aukastensystem von Funktionseinheiten zum Mischen, [X.]earbeiten und/oder Trennen von Proben zur Anwendung in der biologischen/medizinischen Forschung und für die Diagnostik.

In der Veröffentlichung der Anmeldung vom 15. April 2010 durch das [X.] [X.] ([X.] [X.]) ist als Vertreter der Anmelderin vermerkt: „Anwalt: [X.]; in [X.]“.

Mit an den o. g. Vertreter (Patentanwalt Dr. [X.]) adressierten [X.]escheid vom 27. Juli 2011 hat die Prüfungsstelle 41. [X.] Geschäftsstelle mitgeteilt, dass für die [X.] die nationale Phase eingeleitet worden ist und die Anmeldung das Aktenzeichen 11 2009 003 386.5 erhalten hat. Der Anmelderin selbst ist vom Patentamt weder ein an sie adressiertes Exemplar noch eine Kopie des [X.]escheids zugesandt worden.

Mit Ausnahme des o. g. [X.]escheids hat die Prüfungsstelle ihre weiteren [X.]escheide und Nachrichten von da an bis zum Eingang der förmlichen Vertreterbestellung von Patentanwalt Dr. [X.] vom 19. April 2013 ausschließlich an die [X.] selbst gerichtet. Dies betrifft u. a. die [X.] über die Fälligkeit der dritten Jahresgebühr vom 4. März 2012 und den formalrechtlichen [X.] vom 28. März 2012, mit dem sie die Anmelderin zur Einreichung einer Erklärung darüber aufgefordert hat, wie das Recht auf das Patent an sie gelangt ist.

Mit Eingabe vom 12. April 2012 hat Patentanwalt [X.] auf eine versehent- lich für die bereits erloschene Voranmeldung gezahlte Jahresgebühr hingewiesen und gebeten, den [X.]etrag für die dritte Jahresgebühr der vorliegenden Anmeldung zu verwenden, wobei er eine Einzugsermächtigung für den Verspätungszuschlag beigefügt hat.

Sodann hat die Prüfungsstelle 41, wiederum mit ausschließlich an die Anmelderin selbst gerichteten [X.]escheid vom 14. August 2012, eine Nachfrist zur Erwiderung auf den [X.]escheid vom 28. März 2012 gewährt und den Erlass eines [X.]eschlusses in Aussicht gestellt. Nachdem hierauf keine Reaktion der Anmelderin erfolgte, hat sie die Anmeldung mit [X.]eschluss vom 29. Oktober 2012 gemäß § 42 Abs. 3 [X.] zurückgewiesen, wobei sie zur [X.]egründung auf den [X.]escheid vom 28. März 2012 verwiesen hat. Auch dieser [X.]eschluss ist an die Anmelderin selbst adressiert und (nur ihr) mit am 30. Oktober 2012 zur Post gegebenen Einschreiben zugestellt worden.

Mit Eingabe vom 19. April 2013 hat Patentanwalt Dr. [X.] die Vertretung für die Anmeldung angezeigt und mit weiterer Eingabe vom 3. Mai 2013 einen „Antrag auf Wiedereinsetzung“ gestellt. Darin nimmt er auf ein Telefonat mit dem Patentamt vom 19. April 2013 [X.]ezug, in dem man ihm mitgeteilt habe, dass die Anmeldung wegen Nichtabgabe der geforderten Erklärung „erloschen“ (S. 1 der Eingabe) bzw. „zurückgewiesen“ (S. 2 der Eingabe) sei. Zugleich teilt er in der Eingabe mit, dass die Rechte gemäß §§ 6, 7 ArbnErfG von den Erfindern an die Anmelderin übergegangen seien, so dass die versäumte Handlung hiermit nachgeholt worden sei. Als Wiedereinsetzungsgrund macht er sinngemäß geltend, dass das Patentamt seine [X.]escheide nicht – wie bei der Voranmeldung und der [X.] (gemeint wohl: in der internationalen Phase) - an ihn als Vertreter, sondern an die Anmelderin selbst zugestellt habe. Die mit der [X.]earbeitung von Patentanmeldungen nicht vertrauten Mitarbeiter der Anmelderin seien jedoch nicht auf solche [X.]escheide vorbereitet und mit der sachgerechten [X.]earbeitung überfordert gewesen, was näher ausgeführt wird.

Nachdem die Prüfungsstelle 41 hierauf mit [X.] vom 17. Mai 2013 mitgeteilt hat, dass sie den Wiedereinsetzungsantrag vom 3. Mai 2013 als unzulässig ansieht, da er auf Wiedereinsetzung in eine Frist gerichtet sei, deren Versäumnis nicht automatisch eine Rechtsfolge eintreten lasse, hat Patentanwalt Dr. [X.] mit Schriftsatz vom 29. Mai 2013 unter Zahlung der Gebühr [X.]eschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss vom 29. Oktober 2012 eingelegt und zugleich einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die [X.]eschwerdefrist gestellt. Den neuerlichen Wiedereinsetzungsantrag begründet er im Wesentlichen gleichlautend wie den ersten Antrag vom 3. Mai 2013.

Mit weiterem [X.]eschluss vom 30. Juli 2013 hat die Prüfungsstelle 41 den (ersten) Wiedereinsetzungsantrag vom 3. Mai 2013 als unzulässig verworfen und zugleich darauf hingewiesen, dass über den (zweiten) Wiedereinsetzungsantrag in die [X.]eschwerdefrist separat entschieden werde.

1. Die [X.]eschwerde ist zulässig. Insbesondere ist die [X.]eschwerdefrist des § 73 Abs. 2 [X.] nicht versäumt worden. Denn die [X.]eschwerdefrist hat mangels wirksamer Zustellung des angefochtenen Zurückweisungsbeschlusses vom 29. Oktober 2012 (bisher) nicht zu laufen begonnen und konnte damit nicht versäumt werden.

2. Der angefochtene Zurückweisungsbeschluss vom 29. Oktober 2012 ist nicht wirksam zugestellt worden und konnte somit keine Wirksamkeit erlangen.

a) Die vom Patentamt mittels Einschreiben bewirkte Zustellung erfolgte an den falschen Zustellungsadressaten und ist damit unwirksam. Das Patentamt hat die Zustellung zu Unrecht an die Anmelderin selbst gerichtet. Sie hätte jedoch nach § 7 Abs. 1 Satz 1 [X.] i. V. m. § 127 Abs. 1 [X.] und Abschnitt 3.5.3 der Hausverfügung Nr. 10 des [X.] an den Vertreter der Anmelderin, also Patentanwalt Dr. [X.], erfolgen müssen. Nach § 7 Abs. 1 Satz 1 [X.] i. V. m. § 127 Abs. 1 [X.] können Zustellungen an den bestellten [X.]evollmächtigten gerichtet werden. Nach § 7 Abs. 1 Satz 2 [X.] sind sie an ihn zu richten, wenn er eine schriftliche Vollmacht vorgelegt hat. Das der Verwaltung nach § 7 Abs. 1 Satz 1 [X.] gesetzlich gewährte Auswahlermessen hat das [X.] gemäß Abschnitt 3.5.3 seiner Hausverfügung Nr. 10 dahingehend eingeschränkt, dass unabhängig vom Vorliegen einer Vollmacht stets an den [X.]evollmächtigten zuzustellen ist. Zustellungen müssen daher an den Vertreter erfolgen, wenn dieser bestellt ist (vgl. [X.], Patentgesetz, 9. Aufl., § 127,Rn. 53).

b) Vorliegend ist nach den [X.] davon auszugehen, dass Patentanwalt Dr. [X.]aumbach spätestens zum Zeitpunkt des Eingangs seiner Eingabe vom 12. April 2012 ([X.]itte um Umbuchung von eingezahlten Gebühren) und damit auch bei Erlass des Zurückweisungsbeschlusses vom 29. Oktober 2012 bestellter Vertreter der Anmelderin war.

aa) Möglicherweise umfasste bereits die [X.]estellung des Anwalts für die internationale Phase der [X.] zugleich auch deren nationale Phase. Eine solche Erstreckung einer Anwaltsbestellung auf die nationale Phase wird allerdings im Hinblick auf die gänzlich unterschiedlichen Vertretungsvorschriften der verschiedenen [X.]estimmungsländer nach der wohl herrschenden Meinung verneint (vgl. [X.], a. a. [X.], § 25, Rn. 17, m. [X.], vgl. insb. [X.] für internationale ([X.]) Anmeldungen“ (derzeitiger Stand: Sept. 2013), Ziff. 1.6 a. E.). Auch der Senat ging in einer jüngeren Entscheidung davon aus, dass die [X.]estellung eines anwaltlichen Vertreters bei Eintritt in die nationale Phase nicht fortwirkt (Senatsentscheidung vom 11. Januar 2007, [X.] (15 W (pat) 37/03)).

Jedenfalls für die Fälle, in denen – wie hier – das [X.] sowohl das Anmelde- als auch das [X.]estimmungsamt ist, erscheint diese Ansicht allerdings überdenkenswert. Denn auch bei einer Anmeldung, die nach den Vorschriften des [X.] eingereicht wird, handelt es sich um ein rechtlich einheitliches Anmeldeverfahren. Dies ergibt sich bereits aus dem [X.]estimmungen des [X.]. Nach dessen Art. 11 Abs. 3 und 4 steht jede internationale Anmeldung, die die Erfordernisse des Absatzes 1 erfüllt, einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung gleich. Zudem wird im [X.] sowohl in den die sogenannte internationale Phase betreffenden Artikeln 1-21, als auch den die nationale Phase betreffenden Art. 22 ff. stets von der (!) „internationalen Anmeldung“ gesprochen. Gleiches gilt für das Gesetz über internationale Patentübereinkommen ([X.]), in dessen [X.]estimmungen ebenfalls nur einheitlich von einer „internationalen Anmeldung“ die Rede ist (vgl. Art. [X.] §§ 1-8 [X.]). Es muss sich also um eine einheitliche Patentanmeldung handeln, egal in welcher Phase sie sich befindet.

Zwar sind bestimmte Handlungen vorzunehmen und Fristen einzuhalten, um das Verfahren in die sog. nationale Phase zu überführen, das [X.] führt jedoch, unabhängig von rein verwaltungsmäßigen Zäsuren, wie der Vergabe eines neuen Aktenzeichens, nur ein einziges Anmeldeverfahren aufgrund eines einzigen Erteilungsantrags durch.

Ist das [X.] dann sowohl Anmelde- als auch [X.]estimmungsamt, so erscheint es bei inländischen Anmeldern, bei denen Fragen des Inlandsvertretererfordernisses keine Rolle spielen, fraglich, ob mit dem Eintritt in die nationale Phase automatisch von einer [X.]eendigung der Vertreterbestellung auszugehen ist. Die von der herrschenden Meinung und auch bisher vom Senat dazu vertretene Auffassung könnte insoweit zu pauschal formuliert sein.

bb) Dies bedarf vorliegend aber keiner abschließenden Klärung. Selbst wenn man mit der herrschenden Meinung davon ausgeht, dass die [X.]estellung eines anwaltlichen Vertreters für die internationale Phase selbst bei gleichem Anmelde- und [X.]estimmungsamt nicht auch die spätere nationale Phase mit erfasst, ja selbst, wenn die Vertreterbestellung sogar ausdrücklich auf die internationale Phase begrenzt worden wäre, so liegt hier nach den [X.] - bereits zum Datum des angefochtenen [X.]eschlusses - eine (evt. erneute) [X.]estellung von Patentanwalt [X.]aumbach als Vertreter der Anmelderin vor.

Die Vertretung eines Anmelders muss nicht ausdrücklich oder förmlich erfolgen, sie kann auch konkludent vorgenommen werden oder sich aus den [X.] ergeben. Hier hatte das Patentamt bei Einleitung der nationalen Phase die Mitteilung hierüber nicht etwa an die Anmelderin sondern an Patentanwalt Dr. [X.] adressiert ([X.]escheid vom 27. Juli 2011). Ob dies versehentlich geschehen ist, worauf dem Senat bekannt gewordene Hinweise hindeuten, ist dabei unmaßgeblich. Der Adressat des [X.]escheides, Patentanwalt Dr. [X.], durfte sich angesichts dieses [X.]escheids bis auf weiteres noch als Ansprechpartner des Patentamts, mithin als anwaltlicher Vertreter der Anmelderin ansehen.

Spätestens durch den Schriftsatz von Patentanwalt Dr. [X.] vom 12. April 2012, mit dem er um Umbuchung der versehentlich zur erloschenen Voranmeldung gezahlten Jahresgebühr auf die vorliegende Anmeldung gebeten hat, musste dann klar sein, dass er die Vertretung der Anmeldung auch für die nationale Phase übernommen und konkludent angezeigt hat. Zwar mögen Erklärungen eines Patentanwalts in Zusammenhang mit der Zahlung von Jahresgebühren für sich genommen nicht ohne weiteres als (konkludente) Anzeige der Vertretung auszulegen sein, zumal nicht nur der Anmelder sondern auch jeder Dritte Jahresgebühren entrichten kann. Hat aber zuvor das Patentamt einen [X.]escheid (hier: Mitteilung über den Eintritt in die nationale Phase vom 27. Juli 2011) an den bereits in der internationalen Phase tätigen Anwalt adressiert und gibt es von keiner Seite eine „Korrektur“ bzw. Richtigstellung der damit suggerierten Anwaltsvertretung, so muss, wenn der betreffende Anwalt dann weiter für die Anmeldung aktiv wird, aufgrund der Gesamtumstände davon ausgegangen werden, dass er als Vertreter der Anmelderin auftreten will. Spätestens in der Eingabe vom 12. April 2012 ist demnach eine konkludente [X.]estellung als Vertreter zu sehen.

Damit hätten alle weiteren [X.]escheide und [X.]eschlüsse an Patentanwalt Dr. [X.]aumbach als den bestellten [X.]evollmächtigten der Anmelderin zugestellt werden müssen (§ 7 Abs. 1 Satz 1 [X.] i. V. m. § 127 Abs. 1 [X.] und Abschnitt 3.5.3 der Hausverfügung Nr. 10 des [X.]). Die Zustellung des angefochtenen [X.]eschlusses an die Anmelderin statt an den bestellten [X.]evollmächtigten ist damit unwirksam (vgl. [X.], a. a. [X.], § 127, Rn. 31). Folglich hat der angefochtene [X.]eschluss keine Wirksamkeit erlangt.

3. Das Patentamt wird das Prüfungsverfahren nunmehr fortsetzen und dabei zu prüfen haben, ob ihm die in den beiden Wiedereinsetzungsanträgen enthaltenen Erklärungen über den Übergang der Erfinderrechte aufgrund von §§ 6, 7 [X.] ausreichen, um den gerügten Mangel zu beheben.

4. Die [X.]eschwerdegebühr ist nach § 70 Abs. 3 [X.] aus [X.]illigkeitsgründen zurückzuzahlen. Infolge der fehlerhaften Zustellung liegt ein Verfahrensfehler vor, der von vornherein das Wirksamwerden des angefochtenen [X.]eschlusses verhindert und so zu einer – bei ordnungsgemäßer Verfahrensführung – vermeidbaren [X.]eschwerde geführt hat. Die Rückzahlung der [X.]eschwerdegebühr entspricht daher der [X.]illigkeit (vgl. [X.], a. a. [X.], § 73, Rn. 152).