Bundesgerichtshof, Entscheidung vom 03.11.2016, Az. I ZR 101/15

[X.]:[X.]:[X.]:2016:031116UIZR101.15.0

BUN[X.]SGERICHTSHOF
IM
NAMEN
[X.]S
VOLKES
TEILURTEIL
I [X.]
Verkündet am:
3. November 2016
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle
in dem Rechtsstreit
Nachschlagewerk:
ja
[X.]Z:
nein
[X.]R:
ja

[X.] [X.]
[X.] Art.
9 Abs.
2 Buchst.
b, Art.
100, Art.
101, Art.
102 Abs.
1;
ZPO §
62 Abs.
1, §
240
a)
Werden mehrere Beklagte auf markenrechtlicher Grundlage auf Unterlas-sung, Auskunft, Vernichtung, Schadensersatz und Abmahnkosten in [X.] genommen und tritt hinsichtlich eines der Beklagten die Unterbre-chung des Prozesses gemäß § 240 ZPO ein, darf hinsichtlich der anderen Beklagten ein Teilurteil ergehen.
b)
Über eine auf Nichtigerklärung der [X.] gerichtete Widerklage mehrerer Beklagter darf, wenn der Prozess gegen einen der Beklagten gemäß § 240 ZPO unterbrochen ist, hinsichtlich der anderen Beklagten durch Teilurteil entschieden werden.
c)
Bei der Beurteilung, ob der Verkehr die Verwendung eines Zeichens nicht als markenmäßig wahrnimmt, weil er dem Zeichen infolge einer vor der beanstandeten Handlung erfolgten Gewöhnung nur eine rein beschrei-bende Bedeutung entnimmt, hat eine [X.] außer Betracht zu bleiben, gegen die der Markeninhaber vorgegangen ist.
[X.], Urteil vom 3. November 2016 -
I [X.] -
[X.]

LG
[X.]

-
2
-

Der [X.] Zivilsenat des [X.] hat auf die mündliche Verhand-lung vom 3. November
2016 durch [X.]
Dr.
Büscher, die Richter Prof.
Dr.
Schaffert, Dr.
Kirchhoff, Prof.
Dr.
Koch und Feddersen

für Recht erkannt:
Es
wird festgestellt, dass das Verfahren hinsichtlich der Beklagten zu 2, soweit es in die Revisionsinstanz gelangt ist, unterbrochen ist.
Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des [X.] -
5. Zivilsenat -
vom 27.
März 2015 aufgehoben, soweit zugunsten der Beklagten zu 1 erkannt worden ist.
Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Be-rufungsgericht zurückverwiesen.
Von Rechts wegen
-
3
-
Tatbestand:
Die Klägerin, ein in [X.]

ansässiges Textilunternehmen, ist Inhaberin
der am 6. März 2001 angemeldeten und am 16. Februar 2004 für eine Vielzahl von Waren, darunter
Badezimmerwäsche, Badetücher, Strandhandtücher, Bett-
und Tischüberzüge, Betttücher, Bettdecken, Decken, Kissenbezüge, Federbettbezüge, Gesichts-handtücher, Haarhandtücher, Handtücher für den gewerblichen Gebrauch (für Hotels, Krankenhäuser, Laboratorien), Kopfkissenbezüge, Steppdeckenbezüge, Lacken [gemeint wohl: [X.]], Gesichtstücher aus Textil, Hand-
und Badetü-cher aus Textil, Badezimmer Matten
eingetragenen [X.] Nr. 002116275 "[X.] [X.]"
(Klage-marke 1). Die Klägerin ist weiterhin
Inhaberin der am 22. März 2007 angemel-deten und am 15. Mai 2008 für "Badwäsche, Badetücher, Strandtücher"
sowie "[X.]"
eingetragenen [X.] Nr.
005778031 "[X.] [X.] GREEN EARTH"
([X.] 2).
Im Mai 2010 verkaufte die Beklagte zu 1, Einkaufsgesellschaft der Su-permarktketten A.

Nord und A.

Süd, Handtücher in der folgenden Aufma-
chung, die ihr die Beklagte zu 2,
eine Textilherstellerin, geliefert hatte
(Abbil-dung Anlage
K
8):
1
2
-
4
-

Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung ihrer Marken und hat die [X.] erfolglos vorgerichtlich abgemahnt.
Sie stützt ihr Begehren vorrangig auf die [X.] 1, nachrangig auf die [X.] 2.
Die Klägerin hat beantragt,
1.
die Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verur-teilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr das Zeichen "Microcot-ton"
für
den Vertrieb von Handtüchern zu benutzen, insbesondere dieses Zeichen auf Handtüchern, ihrer Aufmachung, ihrem Etikett und/oder ihrer Verpackung anzubringen, unter diesem Zeichen Handtücher anzubieten und/oder anbieten zu lassen, in den Verkehr zu bringen
und/oder in den Verkehr bringen zu lassen, zu diesem Zweck zu besitzen, unter diesem [X.] einzuführen und/oder einführen zu lassen, auszuführen und/oder ausführen zu lassen und/oder in der Werbung, insbesondere im In-ternet, für Handtücher zu
benutzen und/oder benutzen zu lassen, jeweils wenn dies geschieht wie aus der Anlage K 8 ersichtlich;
2.
die Beklagten zu verurteilen, der Klägerin unter Vorlage aller entsprechen-den Rechnungen Auskunft zu erteilen über den Umfang der [X.] gemäß vorstehender Ziffer 1, insbesondere über die Herkunft und den Vertriebsweg der unter Ziffer 1 beschriebenen Produkte unter An-gabe von Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer und Auftraggeber, sowie die Men-ge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Artikel;
3
4
-
5
-
3.
die Beklagten zu verurteilen, der Klägerin unter Vorlage aller entsprechen-den Rechnungen über den Umfang der Verletzungshandlungen gemäß [X.] Ziffer 1 Auskunft zu erteilen und zwar unter detaillierter Auf-schlüsselung aller mit den bezeichneten Waren erzielten Umsätze und [X.], aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren und unter Angabe des Umfangs der betriebenen Werbung, aufgelistet nach Kalendervierteljah-ren und Werbeträgern, Auflagenhöhen und Verbreitungsgebieten und Ver-breitungszeiträumen;
4.
festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden
zu ersetzen, der dieser aus den
in Ziffer 1 beschrie-benen Handlungen
bereits entstanden ist oder künftig noch entstehen wird;
5.
die Beklagten zu verurteilen, die in ihrem Besitz befindlichen Gegenstände, die mit dem Zeichen "[X.]"
gekennzeichnet sind, nämlich [X.], deren Etiketten, Verpackungen
und Kataloge zu vernichten;
6.
die Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin jeweils einen Betrag in Höhe a-siszinssatz seit dem 16. September 2010 zu zahlen.
Die Beklagten haben widerklagend beantragt,
die Unionsmarke 2 116 275 "[X.] [X.]"
für nichtig zu erklären,

hilfsweise, die vorgenannte Unionsmarke für verfallen zu erklären.
Das [X.] hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt
(LG Ham-burg, Urteil vom 4.
Oktober 2011
312
O
558/10, juris). Auf den Hilfsantrag der Widerklage hat das [X.] die
[X.] 1
in Bezug auf die folgenden Waren für verfallen erklärt:
[X.], Tischtücher, Rollos, Tücher, Baumwollstoffe, Gardinen, Federbet-ten, Stoffe, Stoffe für den textilen Gebrauch, Möbelbezüge, Taschentücher, Haushaltswäsche, [X.] für den Haushalt, Servietten und Windeln, Steppdecken, Duschvorhänge, [X.], Tischunterlagen, [X.], [X.], [X.], die nicht in einer anderen Klasse enthalten sind, Stückwaren aus Textil, Wandbehänge aus Textil, Textilien und Güter aus Textil, Textilien und textile Güter, die nicht in anderen Klassen beinhaltet sind, Make-up Entfernungstücher aus Textil, Polsterstoffe, gewobene Güter und Textilien, Teppichrückenverstärkungen, Teppiche, Läufer, Matten, Türvorleger, [X.], Wandverkleidungen und Wandbehänge.
5
6
-
6
-
Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht die Klage ab-gewiesen und auf die Widerklage die [X.] 1 für nichtig erklärt ([X.], Urteil vom 27.
März 2015
5
U
230/11, BeckRS 2016, 6264).
Mit Beschluss des [X.] vom 27. Mai 2016 ist über das Vermögen der Beklagten zu 2 das Insolvenzverfahren eröffnet worden.
Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagte zu 1 beantragt,
verfolgt die
Klägerin ihre Klageanträge und den Antrag auf Abweisung der Wi-derklage weiter.

Entscheidungsgründe:
[X.] Das Berufungsgericht hat die Klage für zulässig, aber unbegründet, die Widerklage dagegen als begründet
erachtet.
Hierzu hat es ausgeführt:
Ansprüche wegen Verletzung der [X.]
1 bestünden nicht, weil
die angegriffene Verwendungsform keine markenmäßige Benutzung darstelle. Die Klage sei auch im Hinblick auf die [X.]
2
nicht begründet, weil diese Marke keine stärkere Rechtsposition vermittle als die [X.]
1.
Die auf die
Nichtigerklärung der [X.] 1 gerichtete
Widerklage sei wegen fehlender Unterscheidungskraft und wegen Vorliegens eines Freihaltebedürfnisses be-gründet.
I[X.] Durch die Eröffnung
des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Beklagten zu 2 ist der zwischen der Klägerin und der Beklagten zu 2 anhängige Rechtsstreit gemäß § 240 ZPO unterbrochen. Diese Unterbrechung berührt jedoch das Prozessrechtsverhältnis zwischen der Klägerin und
der Beklagten zu 1 nicht. Insoweit ist der Rechtsstreit durch Teilurteil zu entscheiden.
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-
7
-
1. Ein Teilurteil ist hinsichtlich der Klage zulässig.
a) Nach der Rechtsprechung des [X.] darf ein Teilurteil nur ergehen, wenn es von der Entscheidung über den Rest des geltend ge-machten prozessualen Anspruchs unabhängig ist, so dass die Gefahr einander widerstreitender Erkenntnisse, auch durch das Rechtsmittelgericht, nicht be-steht. Ein Teilurteil ist schon dann unzulässig, wenn nicht auszuschließen ist, dass es in demselben Rechtsstreit zu einander widersprechenden Entschei-dungen kommt (vgl. [X.], Urteil vom 25.
November 2003 -
VI
ZR
8/03, NJW 2004, 1452; Urteil vom 7.
November 2006 -
X
ZR
149/04, [X.], 156
Rn.
12; Urteil vom 11. Mai 2011 -
VIII ZR 42/10, [X.]Z 189, 356 Rn. 13; Urteil vom 23.
September 2015 -
I [X.], [X.], 1201 Rn. 26 = [X.], 1487 -
[X.]/Santander-Rot).
Ein Teilurteil kann danach grundsätz-lich nicht für oder gegen einzelne von mehreren Streitgenossen ergehen.
In der Rechtsprechung des [X.] ist allerdings anerkannt, dass gegen einen einfachen Streitgenossen ein Teilurteil trotz der Gefahr einer widerstreitenden Entscheidung im weiteren Verfahren ergehen kann, wenn das Verfahren durch Insolvenz oder Tod des anderen Streitgenossen unterbrochen ist. Diese Ausnahme ist gerechtfertigt, weil die Unterbrechung des Verfahrens zu einer faktischen Trennung des Rechtsstreits führt
und regelmäßig nicht vo-raussehbar ist, ob und gegebenenfalls wann das unterbrochene Verfahren auf-genommen werden wird. Da die übrigen Prozessbeteiligten keine prozessuale Möglichkeit haben, die Aufnahme des Verfahrens und damit den Fortgang des Prozesses insgesamt zu bewirken, wäre es mit ihrem Anspruch auf effektiven Rechtsschutz nicht vereinbar, wenn die Unterbrechung des Verfahrens eine Entscheidung nur deshalb nachhaltig verzögerte, weil die abstrakte Gefahr [X.] widersprüchlichen Entscheidung nach einer eventuellen Aufnahme des [X.] besteht (vgl. [X.], Urteil vom 19.
Dezember 2002

VII
ZR
176/02, NJW-RR 2003, 1002, 1003; [X.], [X.], 156 Rn. 15 f.; [X.], 343 13
14
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-
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-
Rn. 22 -
Oracle; [X.]Z 189, 356 Rn. 17; [X.], [X.], 1201 Rn. 29

[X.]/Santander-Rot).
b)
Danach ist der Erlass eines Teilurteils
über die
Klage
im Streitfall zu-lässig, weil die Beklagten einfache
Streitgenossen sind.
aa) Notwendige Streitgenossenschaft im Sinne des § 62 Abs. 1 ZPO be-steht, wenn das Rechtsverhältnis aus prozessualen oder materiell-rechtlichen Gründen allen Streitgenossen gegenüber nur einheitlich festgestellt werden kann (vgl. [X.], Urteil vom 26. Oktober 1984 -
V [X.], [X.]Z 92, 351, 353
f.; [X.]/Vollkommer, ZPO, 31. Aufl., § 62 Rn. 2 ff.). Eine prozessual [X.] notwendige Streitgenossenschaft liegt etwa vor, wenn gesetzliche Vorschriften die Rechtskraft des gegenüber dem einen Streitgenossen ergan-genen Urteils auf den anderen Streitgenossen erstrecken ([X.], Urteil vom 15.
Juni 1959 -
II ZR 44/58, [X.]Z 30, 195, 198 ff.; [X.]Z 92, 351, 353 f.). Eine Streitgenossenschaft ist materiell-rechtlich eine notwendige, wenn ein Recht aus materiell-rechtlichen Gründen nur von mehreren Berechtigten oder gegen mehrere Verpflichtete gemeinsam ausgeübt werden darf, die Klage also wegen fehlender Prozessführungsbefugnis abgewiesen werden müsste, wenn sie nur von einem einzelnen Mitberechtigten oder gegen einen einzelnen Mitverpflichte-ten erhoben würde ([X.]Z 92, 351, 353; [X.], Urteil vom 24. Januar 2012

X
ZR 94/10, [X.]Z 192, 245 Rn. 19 -
Tintenpatrone II).
bb) Im Streitfall
werden die Beklagten von der Klägerin als einfache Streitgenossen
in Anspruch genommen. Die von der Klägerin gegenüber den Beklagten geltend gemachte Haftung auf Unterlassen besteht für jeden von mehreren Schuldnern selbständig und unabhängig voneinander (vgl.
[X.], [X.] vom 15. April 2008 -
X [X.], [X.], 460 Rn. 8 = [X.], 952). Gleiches gilt für die Geltendmachung von Ansprüchen auf Auskunft, Vernichtung und Abmahnkostenersatz. Auch die gesamtschuldnerische Scha-16
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18
-
9
-
densersatzhaftung mehrerer Beklagter begründet keine notwendige Streitge-nossenschaft, weil es dem Kläger freisteht, alle Gesamtschuldner gemeinsam oder auch nur einzelne von ihnen gerichtlich in Anspruch zu nehmen.
2.
Über die Widerklage kann ebenfalls im Wege des [X.] werden.
Dies gilt unbeschadet des Umstands, dass die Beklagten hinsicht-lich ihrer auf Nichtigerklärung der [X.] 1 gerichteten Widerklage not-wendige Streitgenossen sind.
Erheben mehrere Streitgenossen Nichtigkeitsklage gegen ein registerge-bundenes Schutzrecht, so sind sie notwendige Streitgenossen
aus prozess-rechtlichen Gründen, weil die durch Gestaltungsurteil ergehende Nichtigerklä-rung des Schutzrechts gegenüber jedem der Kläger einheitlich ergehen muss und sie zudem Wirkung
gegenüber jedermann hat (vgl. zum Patent [X.], [X.] vom 2. Februar 2016 -
X [X.], juris Rn. 6).
Dies gilt gemäß Art. 52 Abs. 1, Art. 55 Abs. 2 der Verordnung ([X.]) 2015/2424 des [X.] und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Änderung der Verordnung ([X.]) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und der [X.] ([X.]) [X.] der [X.] zur Durchführung der Verordnung ([X.]) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und zur Aufhebung der [X.] ([X.]) Nr. 2869/95 der [X.] über die an das [X.] für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Ge-bühren ([X.] L 341 vom 24.12.2015, S. 21; Unionsmarkenverordnung

[X.]) auch für die nach Art. 100 [X.] erhobene Nichtigkeitsklage gegen eine [X.]. Im Falle einer solchen Nichtigkeitsklage steht die notwendige Streit-genossenschaft dem Erlass eines Teilurteils für oder gegen einzelne von meh-reren Streitgenossen jedoch nicht entgegen. Es
liegt nach den §§ 145, 147 ZPO, die als verfahrensrechtliche
Vorschriften nach Art. 101 Abs. 2 [X.] an-wendbar sind, im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts, mehrere
Nichtig-keitsverfahren
zu verbinden oder auch zu trennen.
Besteht aber die Möglichkeit, 19
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-
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-
durch Verfahrenstrennung hinsichtlich einzelner Streitgenossen separat zu [X.], ist es auch zulässig, ohne Abtrennung über die Nichtigkeitsklage des Streitgenossen zu entscheiden, hinsichtlich dessen das Verfahren nicht nach §
240 ZPO unterbrochen ist (vgl. [X.], Teilurteil vom 2.
Februar 2016

X
ZR
146/13, juris
Rn. 7).
II[X.] Die Revision der Klägerin ist begründet. Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung können die von der Klägerin geltend gemachten [X.] aus der [X.] 1 nicht verneint werden (nachfolgend III 1
und 2). Das Berufungsgericht hat der [X.] der Beklagten zu 1 zu [X.] stattgegeben (dazu III 3).
1.
Mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung kann der von der Klägerin aus der [X.] 1 geltend gemachte Unterlassungsanspruch gemäß Art. 102 Abs. 1, Art.
9 Abs. 2 Buchst. b [X.] und Art.
102 Abs.
1, Art.
9 Abs.
1 Satz
2 Buchst.
b [X.] nicht verneint werden.
a) Nach dem Zeitpunkt der behaupteten Zuwiderhandlungen ist das im Streitfall maßgebliche Recht durch die am 23. März 2016 in [X.] getretene Unionsmarkenverordnung novelliert worden. Die im Streitfall maßgebliche Vor-schrift des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b [X.] ist durch Art. 1 Nummer 11 [X.]
zwar ergänzt und geändert worden. An die Stelle des Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b [X.] ist die Vorschrift des Art. 9 Abs. 2 Buchst. b [X.]
getreten. [X.] Änderungen haben aber keine Auswirkungen auf die im Streitfall entschei-dungserheblichen Voraussetzungen der Verwechslungsgefahr und das Erfor-dernis des Handelns im geschäftlichen Verkehr (vgl. [X.], Urteil vom 28. April 2016 -
I
ZR
82/14, [X.], 810 Rn.
18
= [X.], 1252

profit-bricks.es).
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-
11
-
b) Die Revision wendet sich mit Erfolg gegen die Beurteilung des [X.], die beanstandete [X.] stelle keine markenmäßi-ge Benutzung dar.
aa) Das Berufungsgericht hat eine markenmäßige Verwendung verneint. Es handele sich ausschließlich um eine produktbeschreibende Verwendung des Zeichens, weil es dem Betrachter nicht in hervorgehobener Form nach Art
einer Marke gegenübertrete, sondern in die Warenbeschreibung zwischen der Zahl "2"
und dem Wort "Handtücher"
eingebettet sei und am rechten Rand die er-kennbar herkunftshinweisende Bezeichnung "aquarelle"
auffalle. Der Verkehr werde in dieser [X.] keine Mehrfachkennzeichnung erkennen. "[X.]"
sei zwar ein Kunstwort,
das keine unmittelbare Wortbedeutung habe. Es wecke jedoch nachhaltige Assoziationen zum allseits bekannten [X.] "Mikrofaser". Jedenfalls bei der Verwendung für [X.],
die als flauschig und voluminös beschrieben würden, sei "[X.]"
auf den [X.] Blick sinntragend, weil diese Eigenschaften feine, sehr weiche Fasern vor-aussetzten. Der Begriff "[X.]"
sei in [X.] schon vor der bean-standeten Handlung als Sachbeschreibung für Textilien verwendet worden, so dass eine entsprechende Prägung des [X.]ses erfolgt sei. [X.] Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.
bb) Eine Markenverletzung nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. b [X.] kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn eine markenmäßige Verwen-dung der beanstandeten Bezeichnung vorliegt. Eine markenmäßige Verwen-dung oder -
was dem entspricht -
eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die beanstandete Bezeichnung im Rahmen des Produkt-
oder Leistungs-absatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dient. Die Rechte aus der Marke nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. b [X.], dessen Anwendung eine Verwechslungsgefahr voraussetzt, sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benut-24
25
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-
12
-
zung des Zeichens durch einen [X.] die Hauptfunktion der Marke, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte ([X.], Urteil vom 11. April 2013 -
I [X.], [X.], 1239 Rn. 20 = [X.], 1601 -
VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; Urteil vom 30.
Juli 2015 -
I
ZR
104/14, [X.], 1223 Rn. 21 = [X.], 1501 -
Posterlounge). Eine rein be-schreibende Verwendung, die weder die Herkunftsfunktion noch andere Mar-kenfunktionen beeinträchtigt, stellt keine Benutzung im Sinne des Art. 9 Abs. 2 Buchst. b [X.] dar (vgl. [X.], Urteil vom 18. Juni 2009 -
C-487/07, [X.]. 2009, [X.] = [X.], 756 Rn. 61 -

; [X.], Urteil vom [X.] 2001 -
I [X.], [X.], 814, 815 = [X.], 987 -
Festspiel-haus; Urteil vom 20.
Dezember 2001 -
I [X.], [X.], 812, 813 = [X.], 985 -
FRÜHSTÜCKS-DRINK II; Urteil vom 13. März 2008
-
I [X.], [X.], 912 Rn. 19 = [X.], 1353 -
metrosex).
Hat ein Wort beschreibenden Charakter, wird es vom Verkehr eher als Sachhinweis und nicht als Kennzeichen aufgefasst (vgl. [X.], [X.], 912 Rn. 19

Metrosex; [X.], Urteil vom 18. Dezember 2008 -
I [X.], [X.], 772 Rn. 59 = [X.], 971 -
Augsburger Puppenkiste). Dabei wird die [X.] auch durch die konkrete Aufmachung bestimmt, in der die [X.] Bezeichnung dem Publikum entgegentritt (vgl. [X.], Urteil vom 12.
Juni 2008 -
C-533/06, [X.]. 2008, [X.] = GRUR
2008, 698 Rn. 64
[X.]
[X.]; [X.], Urteil vom 20. Dezember 2001 -
I [X.], [X.], 809, 811 = [X.], 982 -
FRÜHSTÜCKS-DRINK I; Urteil vom 14. Januar 2010

I
ZR 92/08, [X.], 838 Rn. 20 = [X.], 1043 -
DDR-Logo; Urteil vom 9. Februar 2012 -
I [X.], [X.], 1040 Rn. 19 = [X.], 1241 -
pjur/pure).
Eine blickfangmäßige Herausstellung oder die Verwendung eines Zeichens im Rahmen der Produktkennzeichnung spricht für eine mar-kenmäßige Verwendung (vgl. [X.], [X.], 1040 Rn. 19 -
pjur/pure).
-
13
-
Die Beurteilung der Frage, ob der Verkehr eine Bezeichnung als [X.] versteht, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. Im Revisions-verfahren ist daher nur zu prüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und ohne Widerspruch zu Denkgesetzen und [X.] geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getra-gen wird ([X.], [X.], 1239 Rn. 21 -
VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; [X.], 1223 Rn. 21 -
Posterlounge).
cc) Mit diesen Grundsätzen steht die Beurteilung des Berufungsgerichts nicht im Einklang.
(1) Keinen Bestand hat die Beurteilung des Berufungsgerichts, infolge der Einbettung des Begriffs "[X.]"
zwischen der Zahl "2"
und der [X.] "Handtücher"
handele es sich um eine [X.], die nicht her-vorgehoben in Art einer Marke sei und die der Verkehr ausschließlich als pro-duktbeschreibende Angabe
und nicht als Mehrfachkennzeichnung
wahrnehme.
Diese Beurteilung wird von den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht ge-tragen.
Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die beanstandete Zeichen-verwendung
im Rahmen eines Produktetiketts in
einer größeren Schrift als der übrige Text abgefasst und anders als dieser nicht in schwarzer Schrift gehalten, sondern
dunkelfarbig unterlegt
ist. Der Verkehr entnimmt einer solchen in einem Produktetikett enthaltenen Darstellung, die durch Schriftgröße und graphische Gestaltung nach Art einer Überschrift betont wird, typischerweise einen Hinweis auf die Herkunft des Produkts
(vgl. [X.], [X.], 809, 811

FRÜH-STÜCKS-DRINK I).
Hierbei steht einer herkunftshinweisenden Wahrnehmung nicht entgegen, dass die hervorgehobene Textzeile mit den Zeichen "2"
und "Handtücher"
auch zweifelsfrei produktbeschreibende Bestandteile enthält. An einer hinreichenden Hervorhebung fehlt es auch nicht deshalb, weil das Etikett 27
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14
-
mit dem Zeichen "aquarell"
am rechten Rand über ein ebenfalls als [X.] wahrgenommenes [X.] verfügt. Diese Kennzeich-nung wirkt dem potentiell herkunftshinweisenden Charakter der graphisch her-vorgehobenen Textzeile nicht entgegen. Die Annahme des Berufungsgerichts, eine Mehrfachkennzeichnung sei im Bereich der Heimtextilien nicht verbreitet anzutreffen, wenn an anderer Stelle bereits ein deutlicher
Herkunftshinweis [X.] sei, entbehrt einer hinreichenden tatsächlichen Grundlage.
(2) Zu Unrecht hat das Berufungsgericht weiter angenommen, der Begriff "[X.]"
sei rein beschreibend, weil er zwar ein Kunstwort
sei, das keine unmittelbare Wortbedeutung in sich trage, jedoch nachhaltige Assoziationen zum allseits bekannten Begriff "Mikrofaser"
wecke und jedenfalls bei der [X.] für [X.], die als flauschig und voluminös beschrieben würden, auf den ersten Blick sinntragend
sei.
Dieser Beurteilung liegt ein unzu-treffender
rechtlicher Maßstab
zugrunde.
Ein Begriff,
der
gewisse Unschärfen aufweist und deshalb die Eigen-schaften eines Produkts nicht fest umreißt, kann zwar einen beschreibenden Anklang haben
([X.], [X.], 1040 Rn. 31 -
pjur/pure). Eine beschrei-bende Benutzung als Sachangabe für Waren und Dienstleistungen setzt nicht voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat (vgl. [X.], Beschluss vom 13. März 2008 -
I [X.], [X.], 900 Rn. 15 = [X.],
1004

SPA II).
Einem in der maßgeblichen
Sprache nicht vorhandenen Fantasie-
und Kunstwort mit eigenschöpferischem Gehalt kann jedoch auch bei bestehendem beschreibenden Anklang grundsätzlich nicht jegliche Unterscheidungskraft ver-sagt werden (vgl. [X.], Urteil vom 28. Juni 2007 -
I [X.], [X.], 258 Rn.
24 = [X.], 232 -
INTERCONNECT/T-InterConnect;
Urteil vom 24.
Februar 2011 -
I [X.], [X.], 826 Rn. 16 = [X.], 1168

[X.]/[X.]). Um einen solchen Fall handelt es sich vorliegend.
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15
-
Nach den zutreffenden Feststellungen des Berufungsgerichts handelt es sich bei dem Begriff "[X.]"
um ein Kunstwort, das keine unmittelbare Wortbedeutung hat. Die Annahme des Berufungsgerichts, der Begriff sei auf den ersten Blick sinntragend, steht, wie die Revision mit Recht rügt, hierzu [X.] im Widerspruch.
Nicht frei von [X.] ist auch die weitere Annahme des [X.], der
in [X.] angesprochene Verkehr assoziiere aufgrund der gleichartigen Wortbildung den geläufigen Begriff "Mikrofaser", so dass "[X.]"
in Bezug auf [X.] als Beschreibung der flauschi-gen und voluminösen Beschaffenheit verstanden werde. Tatsächliche Anhalts-punkte für ein solches Verständnis hat das Berufungsgericht nicht festgestellt; sie sind auch nicht ersichtlich. Gegen ein rein beschreibendes Verständnis spricht weiter, dass die vom Berufungsgericht angenommenen Assoziationen mehrere Gedankenschritte voraussetzen, die die Zuschreibung des vom [X.]
gesehenen [X.] zu der beanstandeten Bezeichnung [X.] als naheliegend erscheinen lassen.
Feststellungen über ein rein be-schreibendes Verständnis in anderen Mitgliedstaaten der [X.] hat das Berufungsgericht nicht getroffen.
(3) Die Revision wendet sich weiter mit Erfolg gegen die Beurteilung des Berufungsgerichts, der Begriff "[X.]"
sei in [X.]
bereits vor der beanstandeten Handlung
in einem Maße beschreibend für Textilien verwendet worden, dass hierdurch das [X.] im Sinne eines beschreiben-den [X.] geprägt worden sei.
Das Berufungsgericht hat seine Würdigung
auf
von den Parteien vorge-legte Anlagen gestützt. Der
Auszug aus einem Bestellkatalog der Firma T.

enthalte die Beschreibung von Handtüchern "aus [X.]"
sowie daneben die in einem Kästchen angebrachte Definition dieses Begriffs. Diese Verwen-33
34
35
36
-
16
-
dung durch einen großen Anbieter mit einem umfangreichen Filialnetz präge das [X.],
auch wenn die Klägerin gegen
diese Werbung
vorge-gangen sei und eine
Unterlassungsverpflichtungserklärung dieses Anbieters erwirkt habe.
Die Klägerin selbst habe in einer Produktinformation
unter einem als Marke erkennbaren, graphisch gestalteten Zeichen "[X.]"
die [X.] "Badehandtuch aus [X.]"
angebracht. Eine solche be-schreibende Verwendung durch den Markeninhaber selbst sei zur Beeinflus-sung des [X.]ses besonders geeignet. Der Begriff "Microcot-ton"
erscheine hier als Sachangabe und
das gestaltete Zeichen als [X.]. In einer Produktwerbung der Firma G.

K.

, einem Ver-
triebspartner der Klägerin,
heiße es "[X.] ist unglaublich voluminös und dennoch leicht und hat einen wundervollen, seidig-weichen Griff". In Bezug auf Produkteigenschaften werde hier die Schreibweise "[X.]"
und für das Produkt selbst die Schreibweise "[X.]"
verwendet.
Diese Würdigung ist nicht frei von [X.].
Eine Berücksichtigung der vom Berufungsgericht herangezogenen Zei-chenverwendung durch die Firma T.

kommt von Rechts wegen nicht in Be-
tracht. Im Rahmen des Art. 12 Abs. 2 [X.] steht ein Vorgehen des [X.] gegen [X.], die zur Entwicklung der Marke zu
[X.] beschreibenden Bezeichnung führen, einer Löschung der Marke wegen Verfalls entgegen (vgl. [X.] Urteil vom 27. April 2006 -
C-145/05, [X.].
2006, [X.] = [X.], 495
Rn.
25 und 34 -
Levi [X.]/[X.]; Urteil vom 6.
März 2014 -
C-409/12,
[X.], 374 Rn. 33 f. = [X.], 411 -
Korn-spitz).
In gleicher Weise hat bei der im Rahmen der Prüfung des Art. 9 Abs. 2 [X.] erfolgenden Beurteilung, ob der Verkehr die Verwendung eines Zeichens nicht als markenmäßig wahrnimmt, weil er dem Zeichen infolge einer vor der beanstandeten Handlung erfolgten Gewöhnung nur eine rein beschreibende 37
-
17
-
Bedeutung entnimmt, eine [X.] außer Betracht zu bleiben, ge-gen die der Markeninhaber vorgegangen ist.
Im Übrigen entspricht, wie die Revision zu Recht
rügt,
die Würdigung des Berufungsgerichts nicht den Anforderungen des § 286 ZPO.
Die vom [X.] herangezogenen Verwendungsbeispiele
belegen kein rein be-schreibendes Verständnis des Begriffs "[X.]". Die Kombination mit der Präposition "aus"
bezeichnet zwar das Material, aus dem die jeweils [X.] hergestellt ist, lässt aber auf den beschreibenden Charakter des [X.] Begriffs nicht schließen, wenn
dieser Begriff selbst -
wie im Streitfall (siehe Rn. 31
ff.) -
nicht rein beschreibend ist. Dem Verkehr ist geläufig, dass die Beschaffenheit von Textilien im Falle der Verwendung von neuartigen Aus-gangsstoffen -
etwa Kunstfasern -
unter Verwendung von Eigennamen angege-ben wird, ohne dass der Verkehr den
Begriff deshalb inhaltlich rein beschrei-bend verstünde. Gegen ein beschreibendes [X.] spricht im Fal-le des Bestellkatalogs der Firma T.

sowie der Produktwerbung der Firma
G.

K.

zudem der Umstand, dass die
Anbieter die Notwendigkeit einer
Definition des -
aus sich heraus offenbar nicht verständlichen -
Begriffs "[X.]"
für notwendig erachtet haben.
Danach rechtfertigen die vom Berufungsgericht herangezogenen [X.] nicht die Annahme, das Verständnis des angesprochenen Verkehrs in [X.] sei
bereits vor der beanstandeten Handlung im Sinne eines rein beschreibenden [X.] geprägt worden.
(4) Das angegriffene Urteil erweist sich nicht deshalb aus anderen Grün-den als zumindest teilweise richtig (§ 561 ZPO), weil sich aus den von der
[X.]
zu 1
vorgelegten Unterlagen ergäbe, dass in einem anderen Mitglieds-staat der [X.] der Begriff "[X.]"
rein beschreibend [X.] würde. Es ist nicht festgestellt und auch nicht ersichtlich, dass für die in 38
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-
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-
englischer, [X.] und
französischer Sprache vorgelegten [X.] etwas anderes
gilt
(siehe Rn. 34).
c) Das angegriffene Urteil erweist sich auch nicht deshalb als richtig (§
561 ZPO), weil -
wie das Berufungsgericht angenommen hat -
markenrechtli-chen Ansprüchen der Klägerin die Schutzschranke des Art. 12 Buchst. b [X.] entgegenstünde.
Nach Art. 12 Buchst. b [X.] gewährt die Unionsmarke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem [X.] zu verbieten, Zeichen oder Angaben ohne Un-terscheidungskraft oder über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Be-stimmung, den Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder über andere Merkmale der Ware oder Dienstleistung im geschäftlichen Verkehr zu benutzen. Diese Vorschrift privilegiert die Benutzung beschreibender Angaben über Merkmale der Ware oder Dienstleistung; sie gestattet
jedoch
nicht
die Verwendung von kennzeichnungskräftigen Marken Dritter ([X.] [X.]/[X.]/[X.], 3.
Edition, Stand 25.8.2016, Art. 12 Rn. 5). Von einer rein beschreibenden [X.] kann nach dem Vorstehenden nicht ausgegangen werden. Vielmehr weist die beanstandete Verwendung des Zeichens "[X.]"
allenfalls einen beschreibenden Anklang auf.
2. Danach
können auch
die von der Klägerin auf der Grundlage der [X.] 1 geltend gemachten Ansprüche auf Auskunft, Schadensersatz und Abmahnkostenersatz nicht mit der vom Berufungsgericht gegebenen [X.] verneint werden.
3. Die Revision wendet sich weiter mit Erfolg gegen die auf die [X.] erfolgte Nichtigerklärung der [X.]
1.
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-
a) Das Berufungsgericht hat angenommen, das Markenwort "[X.] [X.]"
sei schon nicht hinreichend unterscheidungskräftig. Baumwolle sei ein maßgeblicher Grundstoff der in das Warenverzeichnis aufgenommenen Stoffe und Textilien. Der Bestandteil "[X.]"
werde auch von Adressaten, deren Muttersprache nicht [X.] sei, als "Baumwolle"
verstanden, so dass er unmittelbar beschreibend sei. Der Bestandteil "[X.]"
bedeute "klein"
und sei daher ebenfalls unmittelbar beschreibend. Das [X.] verstehe der Verkehr im Zusammenhang mit Textilien ohne weiteres als Angabe der Be-schaffenheit im Sinne "feiner Baumwollfasern". Jedenfalls bestehe das Eintra-gungshindernis des Freihaltebedürfnisses, weil es sich um eine Wortkombinati-on handele, die im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale dienen könne. Die [X.] bestünden jedenfalls für den Bereich [X.]s, so dass die Unionsmarke für nichtig zu erklären sei. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.
b) Das Berufungsgericht hat zu Unrecht das Eintragungshindernis feh-lender Unterscheidungskraft gemäß Art. 7 Buchst. b [X.] bejaht.
aa) Nach Art. 7 Buchst. b [X.] sind Marken von der Eintragung ausge-schlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskraft im [X.] dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in
Rede ste-henden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und die Waren oder Dienstleistungen damit von den-jenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. [X.], Urteil vom 21. Januar 2010 -
C-398/08, [X.]. 2010, [X.] = [X.], 228 Rn. 33 -
Audi/[X.] [Vorsprung durch Technik]; [X.], Beschluss vom 23.
Oktober 2014

I
ZB
61/13, [X.], 581 Rn. 16 = [X.], 248 -
Langenscheidt-Gelb; Beschluss vom 21. Juli 2016 -
I [X.], [X.], 1167
Rn. 13 = [X.], 1364 -
[X.], mwN). Die Hauptfunktion der Marke besteht da-45
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47
-
20
-
rin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Ein-tragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das [X.] zu überwinden ([X.], Beschluss vom 4.
Dezember 2008 -
I
ZB
48/08, [X.], 778 Rn. 11 = [X.], 813 -
Willkommen im Leben; Beschluss vom 24. Juni 2010 -
I [X.], [X.], 1100 Rn. 10 = [X.], 1504 -
TOOOR!; [X.], [X.], 872 Rn. 12 -
Gute Laune Drops; [X.], 581 Rn. 9 -
Langenscheidt-Gelb; [X.], 1167
Rn. 13 -
[X.]).
Bei der Prüfung absoluter [X.] ist auf den Zeitpunkt der [X.] und das zu diesem Zeitpunkt bestehende Verkehrsver-ständnis abzustellen (vgl. [X.], Beschluss vom 18. April 2013 -
I [X.], [X.], 1143 Rn. 15 = [X.], 1478 -
Aus Akten werden Fakten; [X.] vom 17. Oktober 2013 -
I [X.], [X.], 483 Rn. 21 = [X.], 438 -
test; Beschluss vom 9. Juli 2015 -
I [X.], [X.], 1012 Rn.
10 = [X.], 1108 -
Nivea-Blau; [X.], [X.], 1167 Rn.
22

[X.]).
Feststellungen zur Verkehrsauffassung liegen im Wesentlichen auf tat-sächlichem Gebiet und sind revisionsrechtlich nur darauf überprüfbar, ob die tatrichterliche Würdigung einen zutreffenden Rechtsbegriff zugrunde gelegt, nicht gegen Denkgesetze oder Erfahrungssätze verstoßen oder wesentliche Umstände unberücksichtigt gelassen hat (vgl. [X.], Urteil vom 13.
Juni 2012
-
I
ZR
228/10, [X.], 1273 Rn.
19 = [X.], 1523 -
Stadtwerke Wolfsburg; Urteil vom 22. Januar 2014 -
I [X.], [X.], 382 Rn. 20 = [X.], 452 -
REAL-Chips; [X.], [X.], 1012 Rn. 21 -
Nivea-Blau; [X.], Beschluss vom 9. November 2016 -
I [X.], [X.], 186
Rn. 15
= [X.], 183
-
Stadtwerke Bremen).
Diesem Maßstab hält die Würdigung des Berufungsgerichts nicht stand.
48
-
21
-
bb) Der Beurteilung des Berufungsgerichts, die
[X.]
1 sei nicht unterscheidungskräftig, liegt ein unzutreffender rechtlicher Maßstab zugrunde. Der Begriff "[X.]"
weist keinen ausschließlich beschreibenden Gehalt auf, weil es sich
um ein Fantasie-
und Kunstwort mit eigenschöpferischem Ge-halt handelt (siehe Rn. 31
ff.). Die [X.] 1 ist auch keine bloße Aneinan-derreihung beschreibender Bestandteile, deren Eindruck nur unmaßgeblich von dem abweicht, der durch die Zusammenfügung der Bestandteile entsteht (vgl. [X.], Urteil
vom 12. Februar 2004 -
C-363/99, [X.], 674 Rn. 98
f.

Postkantoor). Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass der Bestandteil "[X.]"
vom [X.] Verkehr als "klein"
und der Bestandteil "[X.]"
als "Baumwolle"
verstanden wird. Das Berufungsgericht hat weiter angenommen, "kleine Baumwolle"
gebe es begrifflich nicht. Die weitere Feststellung des [X.], infolge der Assoziation des geläufigen Begriffs "Mikrofaser"
ver-stehe der Verkehr die Bezeichnung "[X.] [X.]"
als Beschreibung einer
besonders fein gewebten Baumwollstruktur, zeigt, dass die Kombination der beiden beschreibenden Bestandteile einen Eindruck erzeugt, der von demjeni-gen einer bloßen Aneinanderreihung der Bestandteile erheblich abweicht, weil ein neuer Begriffsinhalt assoziiert wird.
c) Das Berufungsgericht hat ferner zu Unrecht angenommen, dass die [X.] 1 eine beschreibende Angabe im Sinne des Art. 7 Buchst. c [X.] darstellt. Unter diese Vorschrift fallen Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch nach dem
Verständnis des Verbrauchers die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf ei-nes ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können. Jede erkennbare Abwei-chung in der Formulierung einer angemeldeten Wortverbindung von
der [X.], die im üblichen Sprachgebrauch der betroffenen [X.] für die Bezeichnung der Ware oder der Dienstleistung oder ihrer wesentli-chen Merkmale verwendet wird, ist geeignet, einer Wortverbindung die für ihre 49
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-
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-
Eintragung als Marke
erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen. Die
Feststellung, dass es sich bei der [X.] 1 um ein Kunstwort handelt, das keinen unmittelbaren Begriffsinhalt aufweist, dessen Sinn sich dem Verkehr im Wege der Assoziation eines anderen geläufigen Begriffs erschließt, führt zu der Annahme, dass die [X.] 1 kein im Sinne des Art. 7 Buchst. c [X.] rein beschreibendes Zeichen ist (vgl. Rn. 33).
4. Da keine vernünftigen Zweifel an der Auslegung des im Streitfall an-wendbaren Unionsrechts bestehen,
ist ein Vorabentscheidungsersuchen an den Gerichtshof der [X.] gemäß Art. 267 A[X.]V nicht [X.] (vgl. [X.], Urteil vom 6. Oktober 1982 -
283/81, [X.]. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 -
C.[X.]L.F.[X.]T.; Urteil vom 1. Oktober 2015 -
C-452/14, [X.]. 2015, 1152 Rn. 43 -
Doc Generici, mwN).
IV. Danach ist das Berufungsurteil auf die Revision der Klägerin aufzu-heben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das [X.] zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 ZPO).
Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:
1. Das Berufungsgericht wird Feststellungen zur rechtserhaltenden Be-nutzung der [X.]n
zu treffen haben, die die Beklagte
zu 1
bestritten hat.
2. Die beanstandete [X.] dürfte als markenmäßig zu [X.] sein, weil der Begriff "[X.]"
nicht rein beschreibend ist und die Art der Gestaltung des Produktetiketts unter Verwendung dieses Begriffs vom Verkehr als herkunftshinweisend wahrgenommen wird.
3. Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr wird wegen eines be-schreibenden Anklangs von geringer Kennzeichnungskraft der [X.]
1
auszugehen sein. Es dürfte hochgradige Zeichenähnlichkeit vorliegen, weil die 51
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-
im Schriftbild bestehenden Unterschiede der Annahme einer Zeichenidentität entgegenstehen (vgl. Urteil vom 28. April 2016 -
I [X.], [X.], 1301
Rn. 61 = [X.], 1510
-
Kinderstube).
Büscher
Schaffert
Kirchhoff

Koch
Feddersen
Vorinstanzen:
[X.], Entscheidung vom 04.10.2011 -
312 O 558/10 -

[X.], Entscheidung vom 27.03.2015 -
5 [X.] -