Bundespatentgericht, Beschluss vom 14.04.2021, Az. 29 W (pat) 580/19

Das [X.] (schwarz/rot)

ist am 5. April 2019 zur Eintragung als Marke in das beim [X.] ([X.]) geführte Register für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Werkzeuge, insbesondere als Online-Bestelldienst im [X.]

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 2. Oktober 2019 hat die Markenstelle für Klasse 35 des [X.] die Anmeldung unter Bezugnahme auf den Beanstandungsbescheid vom 24. Juni 2019 wegen fehlender Unterscheidungskraft und Bestehens eines [X.] gemäß §§ 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2, 37 Abs. 1 [X.] zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, das angemeldete [X.] werde durch den Wortbestandteil "WERKZ[X.]G [X.]" bestimmt. In Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen stelle diese Bezeichnung einen werblichen Sachhinweis auf deren Gegenstand dar. Die nationalen Verkehrskreise würden erwarten, dass es sich um (irgend-)ein auf Werkzeuge spezialisiertes Handelsunternehmen handele. Eine derart vordergründige Sachaussage stünde dem Verständnis der Bezeichnung als betrieblicher Herkunftshinweis entgegen. Die grafische Ausgestaltung bewege sich im werbeüblichen Bereich und sei nicht geeignet, den sofort erkennbaren Textgehalt zu überlagern oder von dem Verständnis als Sachaussage wegzuführen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des [X.]es vom 2. Oktober 2019 aufzuheben.

Zur Begründung trägt sie vor, bei Zeichen, die aus mehreren Bestandteilen bestünden, genüge es nicht, dass für jeden dieser Bestandteile ein beschreibender Charakter festgestellt werde, damit das Zeichen in seiner Gesamtheit als beschreibend im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] angesehen werden könne. Vielmehr müsse ein solcher Charakter für die gesamte Neuschöpfung festgestellt werden. Ein beschreibender Charakter liege nicht vor, wenn ein merklicher Unterschied zwischen dem Zeichen in seiner Gesamtheit und der bloßen Summe seiner Bestandteile bestehe. Dies sei bei dem Anmeldezeichen der Fall. Die Markenstelle habe in ihrer Begründung nur auf den Textgehalt des Zeichens abgestellt und nicht das Zeichen in seiner Gesamtheit beurteilt. Sie habe dabei außer [X.] gelassen, dass das Zeichen eine grafische Gestaltung aufweise, die weit über das werbeübliche Ausmaß hinausgehe und den angesprochenen Verkehrskreis vom Textgehalt der Marke wegführe. Schon die grafische Anordnung und die unterschiedliche Schriftgröße des Markentextes führe dazu, dass beim Betrachten die [X.]ickrichtung und somit die Aufmerksamkeit nach schräg rechts unten gelenkt werde, und der [X.]ick des Betrachters am in der Signalfarbe [X.] dargestellten "A" in dem Wort "[X.]" hängen bleibe. Geführt von dem ebenfalls in [X.] dargestellten Pfeil werde gestalterisch auf das wiederum in [X.] dargestellte "Z" verwiesen. Die dadurch signalisierte Zusammengehörigkeit werde der Verkehr sofort als "von A bis Z" übersetzen. Durch diese pfiffige Gestaltung und gekonnte [X.]ickführung könne das Zeichen nicht nur die Aufmerksamkeit des Verbrauchers fesseln und einen bleibenden Eindruck hinterlassen, sondern auch den Textgehalt überlagern und von ihm wegführen. Der Betrachter werde die Marke in ihrer Gesamtheit auf [X.] als "WERKZ[X.]G [X.] VON A BIS Z" wahrnehmen. Darin liege jedoch keine unmittelbar beschreibende Angabe, denn "A bis Z", was so viel bedeute wie "allumfassend", stelle für Einzelhandelsdienstleistungen bzw. für Online-Bestelldienste im [X.] in Bezug auf Werkzeuge keinen bedeutenden Umstand und somit kein Merkmal im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] dar. Aus diesen Gründen verfüge das Zeichen auch über die erforderliche Unterscheidungskraft, denn diese bemesse sich ausschließlich danach, ob das angemeldete Zeichen als solches unterscheidungskräftig sei, ohne dass weitere Elemente hinzugedacht oder weggelassen werden dürften.

Zur Ergänzung wird auf den Hinweis des Senats vom 8. Januar 2020 einschließlich der mitübersandten Recherchebelege sowie auf den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

Die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 [X.] zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens haben sich die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 14. Januar 2019 geändert. Eine für die Beurteilung des Streitfalls maßgebliche Änderung der Rechtslage folgt daraus nicht ([X.], 411 Rn. 8 - #darferdas? [X.]). Die [X.] der fehlenden Unterscheidungskraft aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und des [X.] aus Art. 3 Abs. 1 Buchst. [X.] 2008/95/[X.] ([X.]) finden sich nun in Art. 4 Abs. 1 Buchst. b und [X.] ([X.]) 2015/2436 ([X.]) und werden unverändert umgesetzt durch § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 [X.].

2. Der Eintragung des angemeldeten [X.]s (schwarz/rot)

als Marke steht hinsichtlich der beanspruchten Dienstleistungen das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] entgegen. Die Markenstelle hat der angemeldeten Bezeichnung daher zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 [X.]).

a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet ([X.] [X.], 1198 Rn. 59f. – [X.]/[X.]]; [X.] 2012, 304 Rn. 23 – Smart Technologies/[X.] [[X.] DAS [X.]]; [X.], 228 Rn. 33 – [X.]/ [X.] [Vorsprung durch Technik]; [X.], 608 Rn. 66 f. – [X.]ROHYPO; [X.], 932 Rn. 7 - #darferdas?, [X.], 301 Rn. 11 – [X.]; [X.], 934 Rn. 9 – [X.]; [X.], 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – [X.]; [X.], 1143 Rn. 7 – [X.]). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten ([X.] a. a. [X.] – [X.]/ [X.] [Vorsprung durch Technik]; [X.] - #darferdas?; a. a. [X.] – [X.]). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden ([X.] – [X.]; a. a. [X.] – [X.]). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen ([X.] [X.], 428 Rn. 53 – [X.]; [X.] Rn. 15 – [X.]; a. a. [X.] Rn. 10 – [X.]; a. a. [X.] Rn. 16 – for you; [X.] [X.], 1151 – marktfrisch).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt ([X.] GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – [X.] werden Fakten) sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist ([X.] [X.], 411 Rn. 24 – Matratzen Concord/[X.]; [X.], 943 Rn. 24 – [X.] 2; [X.] WRP 2014, 449 Rn. 11 –grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen ([X.] [X.], 674 Rn. 86 – Postkantoor; [X.] Rn. 8 - #darferdas?; [X.], 270 Rn. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der [X.] oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr - etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden ([X.] [X.], 934 Rn. 12 – [X.]; GRUR 2014, 872 Rn. 21 - [X.]; GRUR 2014, 569 Rn. 26 - [X.]; [X.], 1143 Rn. 9 - [X.]; [X.], 270 Rn. 11 - Link economy; [X.], 640 Rn. 13 - hey!; [X.], 952 Rn. 10 - [X.]). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen ([X.] GRUR 2014, 1204 Rn. 16 – [X.]; a. a. [X.] Rn. 16 – [X.]; a. a. [X.] Rn. 23 – TOOOR!).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt das angemeldete Zeichen nicht, da die angesprochenen Verkehrskreise, bei denen es sich sowohl um das unternehmerisch tätige Fachpublikum als auch um den Endverbraucher handelt, in diesem Wortzeichen wegen der darin enthaltenen Sachaussage keinen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkennen werden.

aa) Das angemeldete Zeichen setzt sich aus den untereinanderstehenden jeweils in Großbuchstaben geschriebenen Wörtern "WERKZ[X.]G" und "[X.]" zusammen, wobei das Wort "Spezialist" in einer kleineren Schriftgröße gehalten ist als das darüberstehende Wort "Werkzeug". Beide Wörter sind so untereinander angeordnet, dass der Buchstabe "A" des Wortes "Spezialist" unter dem Buchstaben "Z" des Wortes "Werkzeug" steht; beide Buchstaben sind im Gegensatz zu den übrigen schwarzen Buchstaben in [X.] gehalten. Von dem (roten) Buchstaben "A" führt ein roter Pfeil halbkreisförmig über rechts nach oben zu dem (roten) Buchstaben "Z".

Bei derartigen, aus mehreren Bestandteilen kombinierten Zeichen ist es zulässig, zunächst die Bestandteile getrennt zu betrachten, sofern, wie die Beschwerdeführerin zu Recht vorträgt, die Beurteilung des Schutzhindernisses auf einer sich anschließenden Prüfung der Gesamtheit dieser Bestandteile beruht (vgl. [X.] [X.], 943, 944 - [X.].2; [X.], 229, 230 - BioID). Dieser Vorgabe ist die Markenstelle in ihrer Begründung gefolgt.

Der Begriff "Werkzeug" bezeichnet einen "für bestimmte Zwecke geformten Gegenstand, mit dessen Hilfe etwas [handwerklich] bearbeitet oder hergestellt wird" (www.duden.de/rechtschreibung/Werkzeug). Ein "Spezialist" ist "jemand, der auf einem bestimmten [Fach]gebiet über besondere Kenntnisse, Fähigkeiten verfügt"; auch ein "Facharzt" wird als Spezialist bezeichnet (www.duden.de/rechtschreibung/Spezialist), wobei diese Bedeutung in Kombination mit dem Wort "Werkzeug" nicht in Betracht kommt. Die Kombination der beiden Begriffe zu dem Gesamtbegriff "Werkzeugspezialist" bezeichnet somit jemanden, der sich mit Werkzeugen gut auskennt. Die Zusammenfügung der beiden beschreibenden Begriffe "Werkzeug" und "Spezialist" führt nicht zu einer ungewöhnlichen Änderung, die hinreichend weit von der [X.] wegführt (vgl. [X.] [X.], 674 Rn. 98 f. – Postkantoor; [X.] [X.], 162, 163 RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Vielmehr wird die [X.] "Spezialist" durch den vorangestellten Begriff "Werkzeug", der das Fachgebiet beschreibt, in dem sich der Spezialist besonders auskennt, sogar noch konkretisiert. Insofern handelt es sich um eine sprachübliche Wortbildung, die sich in vergleichbar gebildete Wortzusammensetzungen einreiht, wie zum Bespiel "[X.]", "Elektronikspezialist", "[X.]", "Computerspezialist" u. v. m. (vgl. Anlage 3 zum [X.] vom 8. Januar 2020, [X.]. 39-40 d. A.). Zur Erfassung des [X.] bedarf es keiner gedanklichen Analyse und/oder Interpretation.

Wie die Markenstelle bereits zutreffend dargelegt hat, lässt sich schon im Zeitpunkt der Anmeldung des beschwerdegegenständlichen Zeichens die beschreibende Verwendung des Begriffes "Werkzeugspezialist" als Hinweis auf "auf Werkzeuge spezialisierte Handelsunternehmen" feststellen (vgl.  Anlagen 3 und 4 zum [X.] vom 8. Januar 2020, [X.]. 39 und 41 d. A.). Es kann somit ohne weiteres von einem entsprechenden Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise ausgegangen werden.

bb) Für die Dienstleistungen der Klasse 35 "Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Werkzeuge, insbesondere als Online-Bestelldienst im [X.]" eignet sich die Bezeichnung "WERKZ[X.]G [X.]" als Sortimentsangabe, mit der schlagwortartig darauf hingewiesen wird, dass es sich um ein Einzelhandelsdienstleistungsunternehmen handelt, das sich auf Werkzeuge spezialisiert hat bzw. spezielle Werkzeuge anbietet und in diesem speziellen Sortimentsbereich über besondere Kenntnisse/Fähigkeiten verfügt.

cc) Auch die grafische Ausgestaltung des angemeldeten Zeichens

wirkt nicht schutzbegründend.

Zwar ist von dem Grundsatz auszugehen, dass einer Wortelemente enthaltenden Bildmarke - unbeschadet der fehlenden Unterscheidungskraft dieser Wortelemente - als Gesamtheit Unterscheidungskraft zugesprochen werden kann, wenn die grafischen Elemente ihrerseits charakteristische Merkmale aufweisen, in denen der Verkehr einen Herkunftshinweis sieht ([X.] [X.], 229[X.] [X.], 229  Rn. 73, 74 – BioID; [X.] [X.], 1153 – antiKALK; GRUR 1991, 136[X.] [X.], 229  Rn. 73, 74 – BioID; [X.] [X.], 1153 – antiKALK; GRUR 1991, 136[X.] [X.], 1153 – antiKALK; GRUR 1991, 136, 137 - [X.]). Dabei vermögen allerdings einfache grafische [X.] [X.], 1153 – antiKALK; GRUR 1991, 136, 137 - [X.]). Dabei vermögen allerdings einfache grafische Gestaltungen oder Verzierungen des [X.], an die sich der Verkehr etwa durch häufige werbemäßige Verwendung gewöhnt hat, eine fehlende Unterscheidungskraft der Wörter ebenso wenig aufzuwiegen, wie derartige einfache grafische Gestaltungselemente auch für sich wegen fehlender Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden können. Es bedarf vielmehr eines auffallenden Hervortretens der grafischen Elemente, um sich dem Verkehr als Herkunftshinweis einzuprägen ([X.] - antiKALK; [X.], 710[X.] - antiKALK; [X.], 710, 711 Rn. 20 - [X.]). Daran fehlt es hier.

[X.] - antiKALK; [X.], 710, 711 Rn. 20 - [X.]). Daran fehlt es hier.

Wie der Senat bereits in seinem Hinweis vom 8. Januar 2020 ausgeführt hat, ist die versetzte Anordnung von Wortbestandteilen werbeüblich und hat als solche keine individualisierenden Züge (vgl. [X.], Beschluss vom 17.12.2009, 25 W (pat) 153/09 – psoriasis netzwerk). Sie führt auch nicht zu einer vom Markentext ablenkenden bzw. die Lesefähigkeit beeinträchtigenden [X.]ickführung. Der von dem roten Buchstaben "A" zum roten Buchstaben "Z" führende Pfeil weist ebenfalls keine betriebsindividualisierende Eigenart auf, sondern wird lediglich als dekoratives Element wahrgenommen. Denn Ornamente, Umrahmungen etc. von Bildern oder Wörtern sind dekorative und werbeübliche Gestaltungen, die der Verkehr regelmäßig nicht als betrieblichen Herkunftshinweis wahrnimmt (vgl. [X.] in [X.]/[X.]/Thiering, [X.], 13. Aufl., § 8 Rn. 332). Der in einem Halbbogen von unten nach oben führende Pfeil fügt sich in diese häufig eingesetzten, werbeüblichen Darstellungsformen ein (vgl. auch [X.], Beschluss vom [X.], 30 W (pat) 523/18 -

Unterstellt man das von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Verständnis im Sinne von "[X.] bis Z" bzw. "allumfassend", so liegt darin erst recht eine sachbezogene Angabe, die nur den Begriff "Spezialist" vertieft und nicht zur Unterscheidungskraft des [X.] führen kann. Schließlich entspricht auch die farbliche Ausgestaltung in [X.] und [X.] den werbeüblichen Gepflogenheiten, so dass auch daraus keine Schutzfähigkeit abgeleitet werden kann (vgl. [X.], Beschluss vom 26.05.2020, 26 W (pat) 520/18 – [X.]; Beschluss vom 17.02.2020, 26 W (pat) 524/18 – silber [X.]; Beschluss vom 19.01.2010, 27 W (pat) 110/09 – it.mta).

Die grafische Ausgestaltung vermag somit - anders als die Beschwerdeführerin meint - die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] nicht zu begründen.

dd) Das Anmeldezeichen stellt nach alledem lediglich eine werbende Sachaussage für die beanspruchten Dienstleistungen dar und ist somit nicht geeignet, als individualisierender betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen.

3. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] vorliegt, kann dahinstehen, ob die angemeldete Bezeichnung darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.]§ 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] für die fraglichen Dienstleistungen freihaltungsbedürftig § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] für die fraglichen Dienstleistungen freihaltungsbedürftig ist.