26. Senat | REWIS RS 2021, 7092
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Markenbeschwerdeverfahren – widersprüchliche, unverständliche Entscheidung - fehlende Differenzierung zwischen den einzelnen Waren und Dienstleistungen – wesentlicher Mangel - Zurückverweisung an das DPMA
In der Beschwerdesache
...
betreffend die Markenanmeldung 30 2019 016 026.2
hat der 26. Senat ([X.]) des [X.] am 12. April 2021 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin [X.] sowie [X.] von Hartz und Schödel
beschlossen:
1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 32 des [X.] vom 11. Dezember 2019 wird aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das [X.] zurückverwiesen.
2. [X.] wird angeordnet.
I.
Die Wortfolge
[X.] [X.]
ist am 10. Juli 2019 zur Eintragung als Marke in das beim [X.] ([X.]) geführte Register angemeldet worden für Waren und Dienstleistungen der
Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen, insbesondere Hemden, Hosen, Hüte, Kappen, Jacken, Mützen, Pullover, Schals, Sweater, T-Shirts;
Klasse 30: Kaffee; Tee; Kakao; Kaffee-Ersatzmittel; [X.]; [X.]-Tee; Yerba-[X.]-Tee; [X.] [nicht medizinisch] aus Glukose auf Koffeinbasis;
Klasse 32: Biere; Mineralwässer; kohlensäurehaltige Wässer; [X.]; Fruchtsäfte; Sirupe für die Zubereitung von Getränken; Präparate für die Zubereitung von Getränken; alkoholfreie Getränke; alkoholfreie Getränke, insbesondere auf [X.]-Basis; nichtalkoholische koffeinhaltige Getränke; koffeinhaltige Getränke; koffeinhaltige [X.]; [X.]; [X.] [nicht für medizinische Zwecke]; fermentierte alkoholfreie Getränke;
Klasse 33: Alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]; alkoholische [X.]: fermentierte Spirituosen;
Klasse 35: Werbung; Werbung, Marketing und Verkaufsförderung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Auskünfte in [X.] in Bezug auf alkoholfreie Getränke; Auskünfte in [X.] in Bezug auf alkoholische Getränke; Präsentation von Waren und Dienstleistungen in Einzelhandelsgeschäften und Onlineshops; Betrieb von Einzelhandelsgeschäften und Onlineshops, nämlich Vermittlung und Abschluss von Verträgen über den An- und Verkauf von Waren sowie über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen [für Dritte]; Betrieb eines Onlineshops und E-Mail-Dienste, nämlich Bestellannahme, [X.] und Rechnungsabwicklung; Ausstellung und Vorführen von Waren; Zusammenstellung von Waren für Dritte zu Präsentationszwecken; Präsentation von Waren für Dritte zu Verkaufszwecken; Import- und Exportdienste; Bestelldienste; Beschaffungsdienste für Dritte sowie Einzelhandelsdienstleistungen, insbesondere über das [X.], mit folgenden Waren: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, insbesondere Hemden, Hosen, Hüte, Kappen, Jacken, Mützen, Pullover, Schals, Sweater, T-Shirts; Beschaffungsdienste für Dritte sowie Einzelhandelsdienstleistungen, insbesondere über das [X.], mit folgenden Waren. Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel; Beschaffungsdienste für Dritte sowie Einzelhandelsdienstleistungen, insbesondere über das [X.], mit folgenden Waren: [X.], [X.]-Tee, Yerba-[X.]-Tee, [X.] [nicht medizinisch] aus Glukose auf Koffeinbasis; Beschaffungsdienste für Dritte sowie Einzelhandelsdienstleistungen, insbesondere über das [X.], mit folgenden Waren: Biere, Mineralwässer, kohlensäurehaltige Wässer; Beschaffungsdienste für Dritte sowie Einzelhandelsdienstleistungen, insbesondere über das [X.], mit folgenden Waren: [X.], Fruchtsäfte, Sirupe für die Zubereitung von Getränken, Präparate für die Zubereitung von Getränken; Beschaffungsdienste für Dritte sowie Einzelhandelsdienstleistungen, insbesondere über das [X.], mit folgenden Waren: alkoholfreie Getränke, alkoholfreie Getränke, insbesondere auf [X.]-Basis; Beschaffungsdienste für Dritte sowie Einzelhandelsdienstleistungen, insbesondere über das [X.], mit folgenden Waren: nichtalkoholische koffeinhaltige Getränke, koffeinhaltige Getränke; Beschaffungsdienste für Dritte sowie Einzelhandelsdienstleistungen, insbesondere über das [X.], mit folgenden Waren: koffeinhaltige [X.], [X.], [X.] [nicht für medizinische Zwecke], fermentierte alkoholfreie Getränke; Beschaffungsdienste für Dritte sowie Einzelhandelsdienstleistungen, insbesondere über das [X.], mit folgenden Waren: alkoholische Getränke [ausgenommen Biere], alkoholische [X.], fermentierte Spirituosen;
Klasse 39: Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Transport von alkoholischen Getränken; Dienstleistungen im [X.] mit dem Transport von alkoholfreien Getränken; Lagerung von alkoholischen Getränken: Lagerung von alkoholfreien Getränken; Beratung und Information in Bezug auf vorgenannte Dienstleistungen, soweit in dieser Klasse enthalten;
[X.]: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen; Dienstleistungen zur Beherbergung von Gästen.
Mit Beschluss vom 11. Dezember 2019 hat die Markenstelle für Klasse 32 durch einen Beamten des gehobenen Dienstes die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] zurückgewiesen. Zur Begründung hat sie zunächst auf den Beanstandungsbescheid vom 10. September 2019 Bezug genommen, in dem ausgeführt worden war, dass „[X.]“ einen aus gerösteten, koffeinhaltigen Blättern der [X.]pflanze zubereiteten Tee und die [X.]pflanze selbst bezeichne, und daher darauf hinweise, dass die Waren der Klassen 30, 32 und 33 [X.] enthielten und bei den Dienstleistungen der [X.] [X.] zum Einsatz komme. Weiter hat sie ausgeführt, die angemeldete Bezeichnung beschränke sich auf „eine Angabe ohne erkennbaren herkunftshinweisenden Gehalt“. Die Doppelverwendung führe zu keinem anderen Verkehrsverständnis. Die Verdopplung von Wörtern sei ein Stilmittel der modernen Werbepsychologie und werde nur verwendet, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen. Durch die wiederholte Wiedergabe entstehe kein neuer Begriffsinhalt. Die Wiederholung verstärke vielmehr den beschreibenden Charakter. Im Zusammenhang mit der Prüfung der markenrechtlichen Unterscheidungskraft sei nicht „auf jede einzelne Ware (= beschreibende Angabe) einzugehen“. „Diese Art der Rechtsprechung zu beschreibenden Angaben“ sei „veraltet und im Hinblick auf Unterscheidungskraft nicht anzuwenden. [X.]. hierzu allgemein [X.] in [X.]/[X.]/Thiering, aaO., [X.]. 410.“ „Kein im Wörterbuch der [X.] ([X.])“ gelistetes Wort, „oder ein Wort der markenrechtlich beachtlichen Welthandelssprachen“ hätten „dieses Mindestmaß an markenrechtlicher Unterscheidungskraft.“ Im [X.] daran folgen im Wesentlichen Ausführungen zu den Voraussetzungen der Freihaltebedürftigkeit und zur allgemeinen Bedeutung von [X.]. Der Beschluss endet mit dem Satz „Da schon bei vorliegen eines Tatbestandes die Eintragung zu versagen ist, bedarf es keiner Feststellungen in wie weit die Anmeldung auch nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] zurückzuweisen wäre.“
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie ist der Ansicht, das Anmeldezeichen verfüge nach den Maßstäben der [X.]Entscheidung „Baby-dry“ (Urt. v. 20. September 2001 – [X.]/99 P) über das erforderliche Minimum an Unterscheidungskraft. Das Wort „[X.]“ sei mehrdeutig und interpretationsbedürftig. Schon in der [X.] sei eine eindeutige Begriffsbestimmung nicht möglich, weil es für den [X.], [X.]-Tee oder [X.] stehen könne und als Nachname, z. B. des bekannten [X.] Fußballspielers [X.], existiere. Im [X.] werde „mate“ mit „verpaaren“, „Kamerad“ oder „Sexualpartner“ übersetzt. In der [X.] könne es „glanzlos“ oder „dumpf“ bedeuten und im [X.] sei es die Abkürzung für „Mathematik“. Die konkret angemeldete Wortfolge finde sich in keiner [X.]. Daher sei kein unmittelbarer inhaltsbeschreibender Sachhinweis erkennbar. Aufgrund der Doppelung komme dem Anmeldezeichen in der Art eines Wortspiels eine gewisse Originalität zu, weil es sich entweder um die Wiederholung desselben Wortes handelt, also die Verwendung des rhetorischen Stilmittels der Repetitio, oder entsprechend dem Stilmittel der Diaphora um die Wiederholung eines Wortes mit unterschiedlicher Bedeutung, wie z. B. „Kumpel [X.]“. Das [X.] könne „glanzlose Mathematik“, „Kamerad Mathematik“ oder „Kamerad [X.]“ bedeuten. Es fehle zudem ein hinreichend konkreter Zusammenhang mit den einzelnen beanspruchten Waren und Dienstleistungen, mit denen sich die Markenstelle nicht auseinandergesetzt habe. Der pauschalen Behauptung der Markenstelle, das Anmeldezeichen sei beschreibend, werde widersprochen. [X.] existiere nicht als Aroma oder Bestandteil von Kaffee, Fruchtsaft oder Kakao. Es sei auch nicht ersichtlich, welche Bedeutung dem Anmeldezeichen in Verbindung mit Bekleidungsstücken, Schuhwaren oder Kopfbedeckungen der Klasse 25, mit Bier der Klasse 32, mit alkoholischen Getränken der Klasse 33, mit Werbung, Büroarbeiten oder Geschäftsführung der Klasse 35, mit Transportwesen der Klasse 39 oder mit Beherbergungsdienstleistungen der [X.] zukommen solle. Die beanspruchte Wortfolge sei nicht geeignet, Informationen zu Art oder Beschaffenheit der in Rede stehenden Produkte und Dienste zu vermitteln. Assoziationen seien dafür nicht ausreichend. Wenn die Auffassung der Markenstelle zuträfe, dass kein Wort aus einem Nachschlagewerk Aufnahme ins Markenregister finden dürfe, wären nur Fantasiebegriffe eintragungsfähig, was nicht der Realität entspreche. Ferner seien zahlreiche Marken mit dem Bestandteil „[X.]“ für die [X.] 30, 32 oder 33 in den Registern des [X.] und des [X.] eingetragen. Wegen der Einzelheiten wird auf die Anlage 4 zur Beschwerdebegründung verwiesen.
Die Anmelderin beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Markenstelle für Klasse 32 des [X.] vom 11. Dezember 2019 aufzuheben.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
II.
Die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 [X.] statthafte Beschwerde ist zulässig und führt gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 [X.] zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und zur Zurückverweisung der Sache an das [X.].
1. Das Verfahren vor dem [X.] leidet an einem wesentlichen Mangel, weil die Entscheidung ungenügend begründet worden ist.
a) Nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 [X.] kann das Beschwerdegericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn das Verfahren vor dem Patent- und Markenamt an einem wesentlichen Mangel leidet. Von einem wesentlichen Mangel des Verfahrens im Sinne des § 70 Abs. 3 Nr. 2 [X.] ist auszugehen, wenn es nicht mehr als ordnungsgemäße Grundlage für die darauf beruhende Entscheidung des [X.] anzusehen ist ([X.], 86, 87 – [X.]). Das gilt insbesondere für völlig ungenügende oder widersprüchliche Begründungen (BPatGE 7, 26, 31 ff.; 21, 75).
b) Im vorliegenden Fall ist die Begründung widersprüchlich, unverständlich und differenziert nicht zwischen den einzelnen Waren und Dienstleistungen.
aa) Widersprüche ergeben sich daraus, dass die Markenstelle, obwohl sie ihre Zurückweisung der Anmeldung auf die fehlende Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 [X.] stützt und am Ende ausdrücklich erklärt, das es deshalb keiner Feststellungen zu § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] bedürfe, unmittelbar davor die Voraussetzungen des Schutzhindernisses der Freihaltebedürftigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.] darstellt.
bb) Ferner widerspricht sich die Markenstelle, wenn sie ausführt, im Zusammenhang mit der Prüfung der markenrechtlichen Unterscheidungskraft sei nicht „auf jede einzelne Ware (= beschreibende Angabe) einzugehen“, weil diese „Art der Rechtsprechung zu beschreibenden Angaben“ „veraltet und im Hinblick auf Unterscheidungskraft nicht anzuwenden“ sei, und dann als Beleg auf den Kommentar [X.] in [X.]/[X.]/Thiering, [X.], 12. Aufl., § 8 [X.]r. 410 verweist, aus dem sich das Gegenteil ergibt. Denn zum einen bezieht sich die zitierte [X.] auf das [X.] (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 [X.]) und nicht auf dasjenige der fehlenden Unterscheidungskraft, zum anderen heißt es dort schon zu Beginn: „Die Entscheidung über den beschreibenden Charakter einer angemeldeten Marke ist grundsätzlich für jede der beanspruchten Waren/DL zu begründen“. In der dazugehörigen Fußnote 1170 werden zahlreiche bestätigende [X.] und [X.] genannt.
cc) Die Befassung mit dem konkreten Anmeldezeichen beschränkt sich im angefochtenen Beschluss darauf, dass die Markenstelle auf den Beanstandungsbescheid Bezug nimmt, in dem der Begriff „[X.]“ definiert und als Inhaltsstoff der Waren der Klassen 30, 32 und 33 sowie als Gegenstand der Dienstleistungen der [X.] genannt worden war, und auf die Feststellung, dass die angemeldete Bezeichnung „eine Angabe ohne erkennbaren herkunftshinweisenden Gehalt“ sei.
aaa) Bei der Prüfung der absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 [X.] sind aber grundsätzlich alle beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zu würdigen ([X.] GRUR 2007, 425 [X.]r. 32, 36 – MT&C/[X.]; [X.], 952 [X.]r. 9 – [X.]), wobei eine globale Begründung ausreicht, soweit dieselben Erwägungen eine Kategorie oder Gruppe der angemeldeten Waren und/oder Dienstleistungen betreffen ([X.] a. a. O. [X.]r. 37 – MT&C/[X.]; [X.], 339 [X.]r. 91 – [X.]/[X.]). Das bedeutet aber nur, dass dieselbe für verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen maßgebliche Begründung nicht für jede einzelne Position des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses wiederholt werden muss, sondern dass Gruppen von Waren und/oder Dienstleistungen zusammengefasst beurteilt werden können. Gegen diese Begründungspflicht wird daher verstoßen, wenn verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen ohne weitere Begründung gleich behandelt oder überhaupt nicht gewürdigt werden.
bbb) Die Markenstelle geht nicht darauf ein, weshalb dem Anmeldezeichen in Bezug auf die Waren „Kaffee; Kakao; Kaffee-Ersatzmittel“ der Klasse 30 und die Getränke „Biere; Mineralwässer; Fruchtsäfte“ der Klasse 32 die Unterscheidungskraft fehlen soll. Eine Begründung für die mangelnde Schutzfähigkeit hinsichtlich der Bekleidungswaren der Klasse 25, der Werbe-, Geschäftsführungs- und Handelsdienstleistungen der Klasse 35, insbesondere Einzelhandelsdienstleistungen mit teefremden Produkten und der Transportdienste der Klasse 39 fehlt völlig.
ccc) Als Begründung reicht es nicht aus zu behaupten, kein im Wörterbuch der [X.] aufgeführtes Wort oder kein Wort der markenrechtlich beachtlichen Welthandelssprachen verfügten über ein „Mindestmaß an markenrechtlicher Unterscheidungskraft“. Soweit die Markenstelle damit die Fallgruppe als einschlägig ansehen sollte, wonach das Anmeldezeichen aus einem gebräuchlichen Wort besteht, das – etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, fehlen dazu jegliche tatsächlichen Feststellungen, insbesondere eine auf die Waren und Dienstleistungen bezogene Recherche über Bedeutung und Verwendung der angemeldeten Bezeichnung.
c) Die Markenstelle hat es damit vorliegend versäumt, den verfahrensge-genständlichen Zurückweisungsbeschluss zu begründen (vgl. § 61 Abs. 1 Satz 1 [X.]).
d) Aus diesem Grund sieht der Senat nach § 70 Abs. 3 Nr. 2 [X.] von einer eigenen abschließenden Sachentscheidung ab und verweist die Sache an das [X.] zurück. Ungeachtet der Bedeutung, die dem Gesichtspunkt der [X.] im Rahmen der gebotenen Ermessensausübung zukommt, kann es nicht zu den Aufgaben des Patentgerichts gehören, in der Sache die dem [X.] obliegende Erstprüfung einer Anmeldung zu übernehmen (vgl. BPatG 24 W (pat) 524/15 – kerzenzauber; 26 W (pat) 518/17 – modulmaster). Dabei sind ferner sowohl der sonst eintretende Verlust einer Entscheidungsinstanz als auch die Belastung des Senats u. a. aufgrund der Schließung des 27. [X.] Ende 2019 mit einem hohen Stand an vorrangigen Altverfahren sowie der durch die [X.] bedingte Terminierungsstau zu berücksichtigen, die eine zeitnahe Behandlung des Verfahrens nicht zulassen.
e) Die Markenstelle wird daher erneut in die Prüfung einzutreten haben, ob ein Freihaltebedürfnis bzw. eine fehlende Unterscheidungskraft des angemeldeten Zeichens festzustellen ist.
aa) Für das weitere Verfahren ist zunächst zu berücksichtigen, dass es im Markenrecht keinen Grundsatz gibt, wonach bekannten Wörtern der [X.] oder einer Welthandelssprache jegliche Unterscheidungskraft fehlt.
bb) Ferner unterscheidet sich die Wortmarke „[X.]“ durch die grammatikalisch unkorrekte Nachstellung des Adjektivs vom vorliegenden Anmeldezeichen, das dasselbe Wort nur wiederholt. Soweit in der Entscheidung des [X.] zu „[X.]“ ([X.], 1145) „eine übliche Art und Weise“ einer Beschreibung der Waren und/oder Dienstleistungen als Voraussetzung für ein Eintragungsverbot verlangt worden ist, ist diese Rechtsprechung seit langem ausdrücklich aufgegeben worden (vgl. [X.] GRUR 2011, 1035 [X.]r. 40 – 1000; so auch BPatG 25 W (pat) 593/12 – [X.] [X.]; 30 W (pat) 23/05 – [X.]). Schon in den dem [X.]-Urteil nachfolgenden Entscheidungen des [X.] sind deutlich höhere Anforderungen an die Eintragungsfähigkeit von [X.] gestellt worden, nämlich ein merklicher Unterschied zu der bloßen Zusammenfügung beschreibender Bestandteile ([X.] a. a. O. – [X.]; a. a. O. – Postkantoor; a. a. O. – [X.]).
cc) Die Annahme einer beschreibenden Bedeutung setzt nicht voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich damit eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat. Von einem beschreibenden Begriff kann vielmehr auch dann auszugehen sein, wenn das Zeichenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage und nicht klar umrissen ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt ([X.] GRUR 2004, 146 [X.]r. 32 – [X.]; GRUR 2004, 680 [X.]r. 38 - 42 – [X.]; [X.] 2014, 872 [X.]r. 25 – [X.]; GRUR 2014, 569 [X.]r. 18 – [X.]; GRUR 2013, 522 [X.]r. 13 – [X.] schönste Seiten)
dd) Schließlich dürfte die Markenstelle die beschreibende Bedeutung des Wortes „[X.]“ im Beanstandungsbescheid in Bezug auf Tee sowie Getränke, die einen entsprechenden Inhaltsstoff enthalten können, zutreffend erfasst haben. Die Wiederholung desselben Wortes dürfte insoweit auch keine Schutz begründende Verfremdung bewirken (vgl. BPatG 25 W (pat) 553/11 – [X.]). Ob dies allerdings für die weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Fall ist, bedarf einer dezidierten Prüfung.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr war nach § 71 Abs. 3 [X.] anzuordnen. Dies entspricht der Billigkeit, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Beschwerde bei korrekter Sachbehandlung vermieden worden wäre.
Meta
12.04.2021
Beschluss
Sachgebiet: W (pat)
§ 70 Abs 3 Nr 2 MarkenG, § 61 Abs 1 S 1 MarkenG
Zitiervorschlag: Bundespatentgericht, Beschluss vom 12.04.2021, Az. 26 W (pat) 535/20 (REWIS RS 2021, 7092)
Papierfundstellen: REWIS RS 2021, 7092
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Die hier dargestellten Entscheidungen sind möglicherweise nicht rechtskräftig oder wurden bereits in höheren Instanzen abgeändert.
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